Last Modified: 2010年2月12日(金)14時49分53秒
Ｂｙ 松本 直樹
５年前のときの冒頭と同じことを書いておきます（４年前も３年前も一昨年も、昨年もそうでした）。「私が出席した研究会で、私が後から思ったことをメモしておきます。レポーターの話は必ずしも書きませんし、また書いた場合でもそれはレポーターの著作権? に属する話なので、副次的な範囲に留めます。そういうこともあって、また私が誤解している可能性もあるので、レポーター名や他の発言者のお名前は、イニシャルだけにしておきます。」
ご意見などご連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまでお願いします。上記のように、他の方にご迷惑の及ぶことの無いように考慮している積もりですが、たとえイニシャルだけでも出しては困るとか、そんなことは言っていないとか、むしろ実名にしてくれとか、ご要望がありましたら何でもご連絡ください。可能な限り従います。
東京弁護士会の勉強会でレポータをしました。ＦＭ復調器事件最判（判決文のテキストコピー）と関係のあるような話です。
ブログの方で、こことここで、木村先生との往復書簡で、まとめを書かせていただきました。
牧野先生のレクチャーで、とっても盛況でした。
称呼・観念・外観の類似は、基礎付けるもので、それらに基づいて、総合判断として類似判断がされる、というのが現在の判例法、と理解しました。かつてはこれと違って、どれか一つでも認められると、それで原則的には自動的に類似の結論とされていたのですね。それだと、選択的に、たとえば称呼類似自体が要件事実と言うことになります。これは昔のことで今は違うというお話ですが、質問者からのコメントでは、審査実務では結構昔に近いような場合もあるかのようにも言われていました。どうなのでしょうか。
小僧寿司のケースに見られるような、取引状況を考えに入れる、という話の関係で思ったことですが、攻守が入れ替わると、類似かどうかが変わる、ということになりそうです。実際上それで良いとは思うけれど、「類似」という言葉を改めて考えると、ちょっとヘンともいわれそう、と思いました。
無効の抗弁（１０４条の３）をめぐって、いろいろなお話を伺いました。近時の判例など、自分の不勉強を感じました（さすがに昔のやつは知っている話ばかりでしたけど）。H19.2.27(多関節装置)やH21.2.27(クリップ)の訂正の可能性を扱ったケース、読んでおかなくては。
Ｋ先生の特徴的な議論として伺ったのは、“明らか要件を１０４条の３についても読み込もう”というご見解です。最近見たものとして、木村先生の疑念を思い出しました、「『すべてを裁判所へ。』こんなに急進的にやっていいのだろうかと、少し不安である。」とのこと、通じるものがあります。104条の3が「飛躍」だったとした上で、それを批判的に見て、侵害訴訟での無効判断を余り果敢にやるのはどうか、とのご指摘です。
特に原告代理人になった時を思えばまったく賛成のご意見ですが（その立場なら当たり前ですけど）、それでどうなるのかについては、疑問が残ります。中止を増やすことを考えるべきなのでしょうか。中止ならまあいいとも言えますが、それ以外は（明白に無効ではないとして請求認容判決をしてしまうのだと）、たとえば再審の可能性を考えると、“明らか”ではないとした時にどうすることで事が上手く運ぶというのか、よく分からなくなります。そんなことはないですよね、キルビー最判前だって認容していたわけではないのですから。
以下は、箇条書き的に:
・法改正をし過ぎでしょう、というご指摘。これもちょうど木村先生のブログを思い出しました（私も不躾なことを書きましたが）。不競法についてですけど。異議制度の復活という議論もあるとのことで、その関係で、あれはなくしたのが拙速だったではないか、ということ。平成６年になくなったものを復活させるわけで、なぜ止めたのかなあ、と思っているうちに、復活の議論がされているわけで、ついて行けない、とおっしゃっていたけど、もっと率直に表現するなら、拙速に過ぎるということですね。じっくりと時間をかけてやっていただきたい、とのこと。もっともです。
・無効の抗弁があるにもかかわらず、無効審判が、それも後々でもあり得ることからの問題点、のご指摘。かねがね思っていた点です（ここなどで。）。
・自由技術の抗弁説のサポートに、ボールスプライン最判（均等の最判の）の判示を、とのご指摘。ちょっと難しいように思うのですが。つまり、ここは、仮定的な技術的範囲を否定しているだけなので、現に成立している特許について言う話ではないと思います。もっとも、そういう場合には特許無効に違いなく、それで請求棄却なので、それでイイのだと思うのですよ。その結論を否定するわけではない。
連日の、侵害訴訟での無効判断の関係の話題です。今度はＯ先生のお話を伺いました。本日は、再審の可能性の話を中心に（ちょうど昨日は話がそこまで十分に行かなかったという感じなので、続き、と言えそうです）。
議論を伺っていて、意外に感じたほどに、後の無効審決の場合の再審に否定的な方が多かったですね。昨年、東弁でＭ先生のレポートでの同様の話の時とは、ずいぶんと違う印象です。人が違うからか、時期が違うからか。両方でしょうかね。それも、本日の否定論は裁判官の方々が多かったことを思うと、私のあの事件はかなり惜しかった、という感じがしています。
まあ、あの事件は、確定判決の時期がキルビー最判後ではあるものの、104条の3よりは前だった、というところが大きいのかも知れません。少なくとも、現時点での見方としては、104条の3以降のケースに対しては先例価値無し、と考えたいですね。
Ｏ先生のお話は、実に学者らしく論理的に場合分けを検討されていています。なので逆に、“そんなことしないだろう”という突っ込み所も沢山ありますが、いや、そこが良いところです。新鮮なターミノロジーも満載で、「プロ無効」とか「別世界説」とか。「プロ無効」は言い得て妙ですね、まったくそう思います。ただし、現行法がプロ無効だと言い切ってしまうと、現実に多くの場合に原告が負けとされてしまうわけですから、少なくとも原告代理人になった場合には、困ります。「プロ無効にも見える法制」と呼びたいです。また、「別世界説」というのは、民訴で普通の相対的解決というのはそういうものなのですから、わざわざ言わなくて良いのではないでしょうか。いや、そういうアンチテーゼとして使うターミノロジーなのかな?
訂正の可能性を問題とする裁判例について、訂正に時間がかかるものか、それで射程がどうか、という議論もかなりされていました。
o先生が、クレーム解釈が当初の想定よりも広くなったがために、後から無効を主張したくなることもあるのでは、といったご指摘をなさっていました。場合によってはもっともな話ですが、また、余り心配することはないようにも思います。請求を棄却する手段として特に狭い解釈があるだけで、それ以外に大きく変動するようなことはないように思いますから。それで、最終的に請求が認められないような場合に、そう意地悪なことを裁判所かすると考える必要はないように思いました。
O先生のお話を伺いました。「倍増計画」として、事件が多いのが良いというのを前提としたお話ですが、まず、知財事件といっても訴訟であるからにはそれは紛争を意味してるわけで、ただ多ければ良いという話ではありません。こういう意味では、基本コンセプトからいろんな反論があり得るお話です。が、私は、基本的には倍増を目指すべきというのはもっともなご提案だと思います。アメリカやドイツと比べて、あまりにも少なすぎる現状ですから、これは単に紛争が少なくて良いということではありえず、権利保護が不十分な状況にあると理解しなければいけないと思われるからです。
だって、余りの少なさなのですよ。東京地裁が年に１００件、大阪が多分５０件くらい、という話だったのですが、この１００件は３５条対価事件を含んでいるとのこと。これに対して米国は2800件とトンデモない数字です。
確か、平成の初め頃に150件くらいだったのが、数年間で倍増くらいになったはず。それが元に戻ったどころか、さらに減っちゃったんですね。米国との数字の違いは、本当にすごいです。でもまあ、そんなものかも。『日本の殺人』を見ると、殺人事件は50倍くらいですからね（関係ないけど）。
第一の、成功事例を知らしめる必要がある、という話は、確かにもっともなことではあります。でも、実際日本では、知らしめるべき成功事例が少なすぎるかも知れません。そこに難があります。日亜化学の例は確かに成功例と言えそうですが、ほかにどれだけあるか、難しいです。
第二の、プロセス特許を行使しよう、というアイデアは、これももっともと思いました。無効になりにくいから良い、というのは、現在のキルビー判決以降の侵害訴訟の原告の難しさに対して、確かに適切な示唆です。注目する理由として十分に合理的です。
原理的にプロセス特許の難点は、侵害立証の難しさにあったわけですが、これに対しては明示義務や証拠開示などのサポートが出来ています。侵害立証が難しいというのは、無効主張も難しいことになりますが、そちらは変化がありません。そうすると無効になりにくいというメリットだけが残る、という方向へ変化してきていると理解できます。これは説得的な話だと思います。
明示義務の話が出た中で、制裁はないけれど、とおっしゃっていたので、ちょっと質問してみました。明示義務（104条の２: 具体的態様の明示義務）というからには、それを果たさないで単に否認というのでは、否認として扱って貰えない、のではないでしょうか? 極論では。
しかし、こういう考えは一般的ではないようですね。O先生にそう言われましたし、後からY先生にも「個性的」と言われました。もちろん、これで決着を付けるような事態は、ちょっと想像しにくいのは確かで、そういう意味では特殊な話なのは認めます。
でもしかし。条文で「...否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。」と、「ならない」というのですから、本当にそれを果たさないのなら“否認になっていない”と言うのは、そうおかしくもないと思います。少なくとも、審理を進めさせる後ろ盾として、そう言えるのは望ましい事と思います。
で、Ｉ部長からは「地裁の人たちに言っておきましょう。」と言われましたが、.....本望です。少なくとも、「そういう説もある」とはウソでなく言っていただけるかと思います、現にここに居ますから、Hi。
こういう考えは、他では見たことがなかったのは（少なくとも見た記憶がないのは）事実なのですが、私自身は以前から考えてきたことです。04年の担保研修の時の冒頭およびこの項「６. 当てはめ判断と要件事実、さらに」に、こうして書いています。そこで書いたとおり、「あくまで私の試論です。」なんですけれど、悪くないと思うのですがねえ。
でも、これで直接に結論を下すという機会が普通にあると思っているわけではありません。あくまで、極論というか、純粋理論というか、そういう話です。それでも、審理を進めさせるための裁判所からの指導の後ろ盾としては良いんじゃないでしょうか。
広い権利範囲を獲得するために、複数の実施例が必要とされる日本、原則一つでもＯＫの米国、というべきと思われる。米国でも、言い方としてはこうはなっていないのがむしろ通例だが、当初明細書のクレームであれば、ＯＫと強力に推定されるとされている。だったら、それを取り込んで原則と例外を語るなら、原則ＯＫで例外的にダメ、ということのハズ。
クレーム中で用途を規定しても、物としてクレームしている場合の、権利行使の範囲、について、日米比較検討の必要があると思った。ウニ用の抗がん剤、の例。
今年6月30日の知財高裁三部の中間判決（平成21(ネ)10006号の中間判決）を題材としたレポートを聞きました。地裁では、文言非侵害で均等侵害も不成立だったものが、高裁で、中間判決により均等侵害を認めるとなって、現在は損害論の審理中という経過です。この中間判決については、前に自分のブログでも一言書いたことがあります。
問題の特許（3725481号、ここに公報pdfのコピー）は、ゴルフクラブ（ウッド）のヘッドを、金属と強化プラスチックで作る際にそれを繋ぐ部分に工夫をするとの話です。金属に貫通穴をあけて、そこに強化プラスチックを縫い通し、これを利用して強固にプラスチックと金属とを接合させるという内容です。この金属の穴を通すものを、「縫合材」と呼んでいるんですね、クレームでは。ところが、明細書（特に実施例）を見ると、この部分は金属だけを縫っていて、金属とプラスチックを縫い合わせているわけではないのですね。プラスチックに穴をあけると、応力集中が生じて具合が悪いようです。それでもこれを「縫合材」としているので、既に言葉通りからは少々外れた特殊な言い方になってしまっています。
被告製品（ヨネックスのクラブ）の場合には、この縫合材に当たるとされるものが、さらに、つながっていないんですね（一応は）。１つずつの穴のところで分断されているのです（少なくとも、そういう繊維を入れる）。それでも、接合部において、プラスチック部が金属板を挟み込むように付いているので、両側でプラスチックと付くために、穴から抜けてしまったりせず、接合に役立つんですね。果たして、ここまでのものでも「縫合材」と言えるか、また均等というのか、が争いになりました。
地裁は、文言に当たらないとし、均等侵害も否定。高裁は、文言に当たるためには、せめてＵ字にはなっている必要あり（なので本件は文言には当たらない）、としながらも、均等侵害を肯定する中間判決をくだしました。
この高裁判決の難点は、文言の範囲を検討するのに妙に実質的なことを議論して、それで非該当だとしながら、でもその上で均等侵害は認めている、という形の落ち着きの悪さです。こうなってしまう理由は、明細書が最初から、その内容説明と「縫合材」という文言において、よくマッチしていない点にあります。言葉通りに文言的な技術的範囲を決められないのですね、最初から。難点はこうした明細書の方にあるので、高裁判決が落ち着きが悪いといっても、それは裁判所の責任ではないようにも思います。……微妙なところですが。
審理中の議論には余り出ていないようですが、私には、明細書の図１の(c)の図が（右にコピー）、侵害を認めたくなる大きな理由に見えます。ここでは、金属部分11をプラスチック部分21が挟み込むような形になって接合されているのですね。こうした接合を前提とするなら、その場合に金属の穴を通っている縫合材は、上側と下側の両方でプラスチック部とつながることになるので、たとえ分断されていても問題が無いことが自明です。それが被告製品の構造だ、という話になるはずです。
この図１(c)も実施例のハズなのですが（図面の説明ではそう書いてあるんですけど）、当初明細書の内容との関係とかいろんな点で、図１(c)は必ずしもこの縫合材のものの例として用意されていたわけではないという経過もあるようです（当初明細書の内容は、縫合材によるものだけではないようです）。実際、クレームの記載も、金属板は片面でプラスチックと接することを前提とした記載になっています。すなわち、「接着界面側とその反対面側」などの記載です。
原告説明図（地裁判決に添付されているもの）を見ると、Ａ（明細書実施例）からＥまでの変遷を説明していて、そのそれぞれの差異は僅かだからＥの被告製品も侵害だ、と説明しているのですが、いや、こんなに段階を踏まないと行けないのだと、むしろ違うのではないか、という反論も出てきそうです。その点、(c)を元にするなら、すぐに行けるように思うのですが。
もう一つは、作り方と関係した話です。金属板の穴を通す繊維を入れる際には確かにバラバラなんですが、工程についてのご説明を伺ってよく考えてみると、これは、本当にバラバラだというべきものなのかどうか、疑問が生じて来ます。（この話は、途中までは、研究会の場でも申し上げました。）
被告製品では、金属板の穴のそれぞれに、炭素繊維の「帯片」を入れて、その後、プラスチックを形成します。穴の中も、プラスチックが染みこんで入り込みます。
ところで、クレームの規定は、「繊維強化プラスチック製の縫合材」なのですね。この縫合材は「繊維強化プラスチック製」である必要があるわけです。そうすると、炭素繊維の帯片自体が「縫合材」に当たるのではなくて、プラスチックが染みこんで出来たものが「縫合材」相当のハズなのですね。（ここまでは研究会の場でも申し上げたと思います。）
そうしてみると、これは、本当に分断されたバラバラのものと言うべきか、疑問です。「炭素繊維の帯片」は確かにバラバラなのですよ。でも、「繊維強化プラスチック」としては、全部つながっているとも言えます。染みこませるときには、さらに接合対象のプラスチックで金属板の接合部の両面を覆うようになりますから、それによって全部つながるわけです。
ただし、これを余り強調すると、妙な話にもなります。その「縫合材」は、接合対象のプラスチックと一体になっています。この点でクレームの規定とは、はやり違っていることになります。まあ、そういう点を含めて均等と言えるか、という問題だとも考えられますが、その場合、単に金属板に穴を空けてプラと接合させた、とも見えることになって、先行例とかなり近いことにもなりそうです。でも、「帯片」をわざわざ穴に通すところは、先行例とはやはり違って、本件明細書と共通、という議論が出来そうです、ぎりぎりで。
（12月5日および8日加筆: 実際の高裁判決は、上記とは違っています。「縫合材」に相当するとされたのは、単なる「帯片」の方なのですね。しかし、クレームの「繊維強化プラスチック製の縫合材」と、炭素繊維の「帯片」とでは、ものとして違いすぎではないでしょうか。
この関係では（も）、明細書の説明が十分ではありません。ちょっと考えてみると、明細書の言う「縫合材」も、実は被告のもののような作り方をすることになるように思うのです。つまり、「繊維強化プラスチック」で出来た「縫合材」というのですから、繊維の入った強化プラスチックを縫うようにしてつくる、というよりは、先に繊維だけを縫って（いくつの穴を通すかはともかくとして）、そこにプラスチックを染みこませるというか、加えるという形をとるのが普通だと思うんですね。この際に縫合材のところだけプラスチックを入れて、そこに部材としてのプラを接着する（場合によっては融着か。それも接着と言えるうちなのだろう）、という作り方をするのか、それとも被告のように一体に作るのか、いろいろあると思うのですが、なんにしても明細書の説明は簡易に過ぎていると思うのです。）
この事案は、とにかく微妙です。侵害否定も（地裁のように）、文言侵害肯定も、均等侵害肯定も（高裁のように）、いずれもあり得ます。敢えて私の私的意見を書けば、均等侵害肯定です（穏健な範囲の積もりですが、プロパテント論者ですから）。
侵害肯定としても、何故に文言侵害でなくて均等なのかと言えば、クレーム自体の書こうとしたところからは微妙に外れるかな、と思うからです。いや、クレームの書き方も、なんとも素直でない言葉遣いなので、この話にはヒネリが生じてしまうのですが、それにしても、本件のはクレーム規定の言葉からは外れる、でも同じことだ、と言えそうです。また、均等侵害の議論の機能として、価値判断こそをしているというのを明らかにすることがあると思うので、その意味でこの場面でもそれが働くべきだ、と考えるものです。
本件は、結論として侵害を認めるべきかどうか、なんとも微妙なところだとは思うのですが、どういった事情が結論に特に影響を与えることになりそうか、もう少し考えてみたいと思います。
まず、先行技術の状況ですね。それによって、本件発明の“発明としての勘所”がどこなのか、が変わってくるわけです。近い先行例があるんだったら、かなり細かいところになって然るべきです。審査過程で考慮されていない先行技術は、米国流なら無効との関係でだけ根拠にできるもので、文言侵害の判断のためのクレーム解釈には根拠と出来ませんけれど、均等との関係では総合判断をするものです、私はこれを合理的だと思っており、均等侵害の判断においてこそこういう要素は確かに重視されるべきです。これは、均等侵害との関係では無効というのはない、ということでもあります。
それで本件の場合に、もしも、“ゴルフクラブでの接合の際に、金属板の穴に一度ずつだけ繊維を通して補強した”という先行技術があったというのであれは、これはもちろん、均等侵害否定です。クリアな第４要件非充足ですね。
でも、そういうのは無さそうです。そうなると、侵害を認める話になりそうです。いや、私はプロパテント論者ですので、それで一向に構わないのですが（ちょっとヘンな言い方ですけど）、この事案のこの見えている状況でならともかくとして、そこからちょっと想像される先行技術状況を考えた場合に、均等侵害は疑問だが５要件の議論からは肯定することになってしまう場合、というのがありそうに思えてきます。５要件の議論は、結構、プロパテントなんだ、という言い方も出来るかと思います。
それは、先行技術の影響を考えるのに、第４要件は不十分ではないか、ということです。第４要件のように、「対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できた」とまでは言えなくても、先行技術状況から特許の意義を限定して考えるべきで、それと被告製品は違う、という場合、どう対処するか、ということです。これは、第１要件違反にする場合もあるのでしょうが、落ち着きが悪そうです。第４要件があるのに、という意味で、妙な格好になるかな、ということです。
これは、第１要件を考えるに当たって、自身の明細書を中心に行くのか、そこに出ていない先行技術までもどれだけ考慮するべきなのか、ということでもあります。後者を余り考えるのは、第４要件が別にあるのに妙な感じもします。しかし、第４要件だけでは不十分（な場合がある）とも思うのです。
ウィキペディアの「繊維強化プラスチック」の項目には、次のくだりがあります:
「繊維の混入方法には大きく2種類ある。細かく切断した繊維を均一にまぶす方法と、繊維に方向性を持たせたままプラスチックに浸潤させる方法とがそれで、ガラス繊維は前者、炭素繊維は後者の方法が採られることが多い。ただし繊維の方向の引張には強いが、繊維と直角方向の引張には弱く（強度に異方性がある）、通常は板状の繊維の層を、繊維方向が異なるように複数枚重ねる（積層する）ことが行なわれる。それでもなお、ある層と上下の層との接着は問題となる（層間剥離、デラミネーション）ため、繊維層間を縫う（ステッチング）ことや、繊維の三次元化といった手法が開発されている。」
「縫う（ステッチング）」という言い方が、繊維強化プラスチックの分野で存在するのですね。本件発明の金属との接合も、これの一種というか、応用として成立したから、こういう言い方をしているのかな、と思いました。接合相手の金属板を、強化繊維層の一つと見立ててれば、ちょうど同じことになるのですね。そういう方向の議論によって、もしかしたら本件特許の無効というのも可能性はあるのかも知れません。
でも、このくらいの状況だけなら、有効で侵害との結論も十分にあり得るものと思っています。そういう強化法を、ゴルフクラブの接合部に採用すること、で十分な発明であり得ます（異論はありそうですが）。そして、侵害の成否については、「繊維層間を縫う」例として１度だけ通過させるようなものがあったなら、却って侵害を認めやすくなるかな、とも思います。これは、近い先行技術の存在で却って侵害を認めるという点ではヘンなのですが……。
このウィキの記述にもう一歩くらい加わった物が先行例であったなら、上で書いたような、第４要件とはちょっとまた違うけれど、均等侵害を否定すべき状況になるのかも知れない、と思いました。
もう一つ、これでよく請求認容になったなあと感心するのは、原告が実施していないらしい点です。もしも仮に、この発明を原告が実施していて、大変に具合良く機能しており、それで大いに儲けを出している、というのであれば、侵害を認めるのも大いに合理的な話になると思います。しかしどうもそうではないようなのですね。さしたる実施の実績はないようで、少なくともそういう主張は見られないとのことです。
それで居てこうして侵害を認めるのには、ちょっと抵抗を感じます、明細書の内容を先行技術状況を想像して評価してみて意義に疑問を感じることに加えて。
もっとも。侵害の成否を決めるのは技術的範囲であり（被告のものの内容について争いがないまたは認定がちゃんと出来ているのを前提とする限り）、それは主にクレームで決まるもの、他は審査過程でそれをどのようなものとして審査していたか、で決まる、という考えをとるべきなのかも知れません（米国流は少なくともそうです、secondary consideration は有効性の問題です）。そう思うと、これでよいということにもなるかも知れませんが、いや、この事案で認めたのは均等侵害なのですよ。そこが問題です。クレームで決まった技術的範囲に属するというのではないのです。
総合判断であるべき均等侵害の肯定事例と出来るか、という点で、原告の商業的成功があるわけではないらしい本件には、やはり疑問を感じます。米国流でもここはそういう議論をするはずです。
Ｔ先生から、日弁連の知財センター（知財制度委員会と知財政策推進本部が統合されたもの）での法改正の検討状況を伺いました。
特許法については、論点をリストアップしている状況で、未だ方向性がハッキリしたものはないように理解しました。それにしても、検討点は結構沢山ありますね。ダブルトラック関連とか、仮出願とか、審査を遅らせるオプションとか。
国際裁判管轄の話は問題のようです。こちらは、立法が現実的に差し迫っているとのご説明でした。来年の前半とか。その要綱案をご説明いただいたのですが、中でも9項が問題です。
（後でここに引用しておく予定）
これが成立すると、各国の特許の帰属をまとめて訴訟の対象にするのが出来なくなってしまいそうです。でも、この条文だけからは分からないと言えば分からないですね。日本への専属管轄、としているだけなので、他が出来ないかは明示されていないとも言えます。しかし、法務省の説明では、この条文は日本の管轄について規定しているのでこうなっているだけで（日本の法律なので日本の裁判所の管轄を規定しているという形になっているということのようです）、その裏返しの、外国についても専属管轄を前提としている、との話なのだそうです。
困ったことに、日弁連のコメントでは、9項も賛成になっているのだとか。知財センターには元々はコメントが求められていなかったというご説明もありました。
確かにこの種のものは最終的に執行が出来るのか問題ではあるので、日本でやっても無駄になる可能性がある、という議論は可能です。そういう観点からすると、このような専属管轄の規定が合理的だ、ということになるもので、そういう考えの立法検討のようです。
しかし不動産だったらそれでも良いですが、特許の場合というのは、一つの発明について対応特許が各国で成立するというのは普通のことで、それらをまとめて契約対象とするとか職務発明で帰属が争われるとか、そういう事があります。その際に、まとめて契約の関係の国の裁判所で解決するというのは、合理的な手続きです。これをまったく無視してしまうことになるのは、大いに疑問です。
改めて、ＦＭ復調器事件の第一事件を思い出しました。これは、米国特許の帰属について争われたもので、有名な最判の前のものです。地裁では、請求を認容して米国特許の移転登録手続き命ずる判決がくだされました。次の様な主文でした:
１ 被告は，別紙特許目録記載の特許につき，米国特許庁に対し，原告への譲渡の登録手続きをせよ。
２ 被告は，原告に対し，昭和61年11月27日から前項の給付を完了するまで年30万円の割合による金員を支払え。（３項以下省略）
給付の本案判決中に間接強制のような内容が盛り込まれているという、なんともよく考えられたというか、ちょっと奇妙というか、そういう判決なのですね。この頃の知恵が否定されるというか、忘れられているというか、ヘンな立法作業です。
Ｏ裁判官から、特定についてのお話を伺いました。主に2つの事案についてです。
一つは著作権についての事案で（だれでもできる在宅介護、という本の事案）、２件の訴訟によって結果的に二重に請求が認められてしまったようにも見える経過です。後訴の高裁判決では、前訴での目録の記載が微妙に違うので、二重とは断定できないとして、請求を認容しました（厳密には破棄差戻）。
これは、少なくともちょっと見たところでは、目録の記載に拘泥しすぎているようにも思われます。本当は、目録の記載その物が訴訟物というわけではなくて、それで指し示す“被告のあの本”（についての差止請求権や損害賠償請求権）が訴訟物なのであり、目録の記載が微妙に違うだけなら、これは同じ訴訟物なのだと考えるべきだと思います。
しかし。レポーターのＯ裁判官が強くご指摘になっていましたが、前訴の訴訟物がたとえ“あの本”であるにしても、後から見る場合にはその目録に依拠するしかないのですね。そうなると、目録の記載が多少とも違う以上は、“あの本”としても同じだというのは難しい、ということになるかも知れません。……いや、でも、お話を伺う限りではどうも同じ289冊について後の訴訟でも請求を認めてしまったように聞こえたのですが。しかし、それも全体をまとめて伺うからこう理解できるんであって、事件の推移としては必ずしも同じだということが良く分かった話ではないのかも知れないです。
それでもさらに気になるのは、経過です。第二事件の地裁は同じと認定したのに、それを高裁が破棄して認容したんですよね（厳密には取消で地裁に戻った上でのことです）。そう聞くと、高裁はわざわざ別だと認定したかのようで、そこまでの話なのかな、という疑問を感じてしまいました。しかしまた、別にこの地裁の認定に拘束力や推定力があるわけではないでしょうから、この疑問の方が妙な常識にとらわれているのかも知れません。
もう一つ、ついでに思ったのは（研究会の場でもちょっと申し上げましたが）、前訴において目録が間違ったままになってしまったのは、被告に責任があるようにも思われるのが理由なのかな、ということです。二重に認容されてしまったのは（仮にそうだと仮定しての話です）、一番目の事件での認容判決は間違っていたのであり、それと別に（実は重なっているのだけれど）、二番目の事件で認容する、というものであるわけですが、この二番目の訴訟から見れば、間違っているのは（仮に重なっているのなら、ということですが）一番目の判決であり、それについては被告にも責任があったので、二重である可能性があったとしても、現実的に妥当なんだと、このように考えたのだろうかと想像しているわけです。
もう一つは特許の事案で、非侵害で原告が敗訴したものの、また同じような訴訟を提起した事案です（また原告敗訴）。ただ、物件目録としてはちょっと違いがある、という案件です。
特許は、電話番号リストに対して、それぞれの番号が生きているかをチェックして仕分けするという装置および方法の特許です。基本的には、一つずつ電話して、反応を確かめたらすぐに切る、という、当たり前と言えば当たり前の内容です。クレームでは、その電話する際の呼設定で伝達能力（接続機器指定）をどうするかについての規定があるのです。
INSでは接続機器を区別して指定した発信が出来るのですね。このNECのページを参照。もっとも、本当に接続機器を識別しているわけではなくて、受ける側のターミナルアダプターでの設定によるわけですが。ここで特許によれば、無制限（無制限デジタル）とされているのですが、実際の被告装置は「音声」指定になっていると認定されています。それで非侵害、というのが第一訴訟です。
第二訴訟では、物件目録が微妙に異なります。「/INS1500」と付いているのですね。「Dr.Bell」と、第一訴訟での「Doctor」から省略形に替わっているのも違いといえば違いです。でも、「対象製品としては同一」と認定し、差止請求については既判力で遮断で却下、損害賠償請求については時期が違うので既判力ではないがでも信義則違反で棄却、との結論です。
目録の表示が微妙に異なっているだけで、モノとしては同じだ、という第二訴訟の判断は、もっともな話に見えます。著作権についての第一事案の方と違って、常識的な話に思われます。もっとも、「/INS1500」と付いているのは、この光回線が直接入れられるという趣旨なのかも知れません、もしもそうならモノとしては一応は違うという話にもなるかも知れません。もっとも、たとえそうでも訴訟の対象物としては同じだというのはあり得ます。
なお、非侵害の判断については、ここの規定がどれだけ意味があるのかは、明細書や審査経過を確認しないとよく分かりません。それでも、クレームに明示的に指定されているので、この点が違うなら非侵害だ、というのはもっともな議論ではありますが、余計なことを書いてしまっていただけ、のような気もします。また、判決が指摘している点も、被告のやっている音声指定の方がベターな点だけであり、これで非侵害というのには落ち着きが悪く感じます。仮に、かなり近い先行技術があって、この指定のところに妙味がある発明なのだ、という状況なら、これはもちろん非侵害ですが、そうは想像しにくいですよね。近い物があるんだったら、そもそも特許が成立してないと思われます。そうすると、仮に特許を認めるのだとした場合に、この指定があることがこの発明にどれだけ意味があるのかは、疑問です。それでも、全体として大した発明ではないと思って、クレームを杓子定規にとって均等侵害も認めない、で、こういう結論、というのももちろん理解できる話ではあります。
ちょっと妙な比較の仕方になりますが、著作権の例は二度とも認容、特許の例は二度とも棄却、と一貫しているのですね。いや、著作権の方は、仮に同じ289冊とすれば、一貫して認めてしまったのは二重に認めたことになり問題なのですけれど、それにしても、同じ289冊ではないとの建前? ですから、それで経緯を見るなら、二度とも同じように原告主張を認めたわけですね。被告の弁解（反対主張）のありようにもよりますが、これは、安定した認定の態度と言うか、一貫性というか、裁判官の同質性を物語っているというか、そんなことを感じるところがあります。
特許の事案の差止請求は（かろうじて）既判力での遮断が認められましたが、その他の著作権の二重? 請求も特許の損害賠償も、既判力の外とされています。それでも後者は信義則違反として既判力の場合とほぼ同様の結論ではありますが。
こうしてみると、既判力は狭いものだと改めて思います。これでよいのでしょうか。
まあそれでも、信義則違反をそれなりに定型的に運用するなら、それでよいのかも知れません。著作権の方は、ちょっと特殊な事案だと思われますし。
特許の方の事案ですが、要件(c)の扱いが妙なのですね。
物件目録としては、クレームの要件に従った書き方になっています。そして事実認定として、この要件を具備していないと判断しているのです。これは認定としてはもちろん了解可能ですが、物件特定の関係をよく考えてみると、非常に奇妙な表現になっています。
つまり、厳密に言うと、判決の認定によればこの物件目録のものは無いということになるのだと思うのです。被告の実際のものは要件(c)を具備しないのですから、要件(c)が該当するもの（それが目録のもの）が無いということになるわけですから。
少なくとも、争いのある属性を目録に書くという中途半端は、理論的にも妙なことになる、というのが分かります。
研究会の始まる前に、隣席のO先生から、再審取消のケースの話でからかわれて? いたのですが、その際に私は、“特許が無効になる方向になってからは、負けの判決ばかりでいやな事件なんですよ、近頃は”なんてことを言っておりました。そのついでに、Ｔ判事の論文では、「ついに」なんて言われて、待っていたみたいでイジワルなんですよ、とちょっと苦言? を申し上げました。そうしたら、向かい側にいらしたＴ判事が、「実際に」か「現実に」とは書いたけれど、「ついに」などとは書いてないはず、とおっしゃるのです。
確かめたところ、やはり、「遂に，実際に，」と書いてあるんですよ。いや、別にそれでいけないとか言うつもりはないんです。実際、こんな事が現実に起こるとは私も思っていませんでしたから。ここで、無効審決が確定で再審になることに対して疑問を呈しつつ、「現実には、一旦、侵害訴訟で明白無効ではないとされたような特許について、無効審決が出るようなことは極めてまれであろう。」と書いていたのでした。この「キルビー最判後を考える」でも、「４.５ 再審否定論」において、「もっとも、再審が問題となるような事態が現実に生ずるとは想像しがたい。そうすると、ここでの議論の当否が裁判例として表れることもまずあり得ないであろう。」なんて書いています。
この機会に、このＴ判事の論文のこの箇所を読み直しました。そうしたところ、上記言及部分の次のページに書いてある、事件の経過についての記述が、ちょっと違っていることに気付きました。以前は、ちゃんと読んでなかったんですね、すいません。ここの経過説明だと、まるで、当初の無効審判請求事件（36条違反の主張）が、取消判決を経て結局は無効審決につながったかのようです。そうではありません。当初の審判事件は、特許維持で確定しました。それとはまったく別の無効理由（製紙のためのパルプの処理に関する先行技術に基づく主張）で、別の審判請求事件でもって後に無効とされたのです。この被告の第三次および第四次の無効審判請求です。こちら（第三次）でも特許庁での審決では一旦は特許維持だったものが、高裁で取り消されて戻ってから無効審決、という経過をたどっているので、それと混同されたようですが、この無効審判請求事件は、第三次のものであり、当初のものとは別です。
こうした経過については、再審判決の上告受理申立理由書にまとめて書いたので、参考までにアップしておこうと思います。ここです。