Last Modified: 2005年7月29日(金)09時04分59秒
Ｂｙ 松本直樹
私が出席した研究会で、私が後から思ったことをメモしておきます。レポーターの話は必ずしも書きませんし、また書いた場合でもそれはレポーターの著作権? に属する話なので、副次的な範囲に留めます。そういうこともあって、また私が誤解している可能性もあるので、レポーター名や他の発言者のお名前は、イニシャルだけにしておきます。
ご意見などはメールで、ホームページの末尾にあるアドレスまでお願いします。上記のように、他の方に御迷惑の及ぶことの無いように考慮している積もりですが、たとえイニシャルだけでも出しては困るとか、そんなことは言っていないとか、むしろ実名にしてくれとか、ご要望がありましたら何でもご連絡ください。可能な限り従います。
（加筆: 次の05年分はこちら。）
Ｏ先生（弁護士）のご報告で、 Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc. そのコピー をご紹介いただきました（このケースは、元はＴ先生（弁理士）からのご紹介によるものです）。クレームを狭く解釈して非侵害、とやった例です。こういうのが、かなりの傾向とまでなっていますね。MS v. Multi のケースについては、Ｍ先生（元東京高裁判事）が、“昔ぼくらが（無効判断が出来ないために）苦労してクレーム解釈をしていた、そして米国から狭いと批判されていた、それとソックリ”と仰っていましたが、その通りと思いました。
近頃は、米国の裁判例で、クレームを狭く解釈して非侵害、とやる例が目立ちます。先週も、Phillips v. AWH Corp. (Fed.Cir. 8 April 2004)（左のリンク先は、私がCAFCの公式ページからダウンロードしたワードファイルをhtmlにしたものです。ジョージタウンのページにも未だ出ていなかったものですから。近頃は、米国でウェブの流行が下火になっているのか、こういうところも日米で逆転が生じつつある、という話、前にも書きましたね。）でそういうのが出ています。（9月13日加筆: このケース、7月21日付けで大法廷で再審理となりました。本来的な米国のクレームからは、さすがにちょっと異質、と考えられたのかも知れません。でも、万が一これで維持されると、この傾向が本決まりになるとも言えるわけですが。）
（2004年11月27日加筆: MSvMultiは、禁反言が問題となった面もあるようです。河野英仁「禁反言の効力とその適用限界」知財管理2004年11月号がこうした検討をしています。この文章が、ご自身の事務所のページにこうして掲載されています（こちらの事務所のこのサイト、結構いろいろ参考になる文章が掲載されています）。ここにキャッシュ。この解説によると、「後の継続出願の審査過程で生じた禁反言が、すでに成立した特許の権利範囲解釈にまで影響を及ぼすと判示された。」とのことです。これがそうとして、やはり伝統的な米国の侵害訴訟でのクレーム解釈に比して、非常に狭く解釈した例ということになると思います。）
Ｓ裁判官から、米国に於いて、ＰＴＯでの審査の際のクレーム解釈と、侵害訴訟での解釈とは違うのか、という話が出ていました。一応は分かっているつもりだったものの、その場では、これに一言でストレートにご返事できないでいたのですが、その後、次のような返事が適切かつ綺麗だろうと思うに至りました。
米国の侵害訴訟では、解釈態度がＰＴＯにおけるのとは違います。でもその違うというのは、実は、従前のＰＴＯでの経過においての解釈と“同じにする”ようにしよう、という考えが働くという点において違うと言うことです。
こういう説明は、余り一般的というわけではないと思います。でも、中身をよく考えてみると、まさにこういう話だと思い直しているところです。包袋禁反言という話もそうだし、ファイル中で言及されていない先行技術によって限定解釈したりはしない（そういう場合には無効とするのだ）という話も、いずれも、“その時点までの手続きにおいて、合理的に解釈されていたと考えられる技術的範囲の解釈を採用するのだ”という態度だと一言でまとめることができると思うのです。
普通にこういう言い方を米国に於いてしないのは、それが余りにも当たり前だからなのかも知れません。（7月20日加筆: それもあるとは思うのですが、でもまあ、審査過程に於けるのと同じにするというのが決定的というわけではない、というのが理由だとは思います。しかし、審査段階と侵害訴訟とでどう違うか、という対比を考えるなら、これはもう明白に、同じにしようという考えがあるところだと思われます）
蛇足ですがもう一言。ＰＴＯでは、“できるだけ広く解釈する”と言われていますが、それによって初めて、言葉通りに見て瑕疵の無い（特許性についての瑕疵がないということです）特許が成立することになるわけです。
三倍賠償と、専門家の意見を求める義務との関係で、……という話について、現状がそこまで秘匿特権を放棄しないと言うことになっているのか、疑問を感じました。妙に難しい状況があり得る、というのはその通りだとは思うのですが。……この話、後で加筆します。
Ｔ先生から、モンサントの遺伝子組み換え植物に関しての特許の話題が出ていました。花粉が飛んでいって、それでクレームに該当する植物が育つ結果となってしまったという事案に対して、その作物の生育の差止を認めたケースがカナダであるとかいうことでした。
ちょっと調べたら、色々見付かりました。まず、モンサントが勝訴したという話は、ここに出ています。日経の04年5月22日付け記事。この記事によると、除草剤（多分ラウンドアップ）に耐えるナタネに関する事件でカナダ最高裁でモンサントが勝訴したんですね。この記事だと、普通に侵害の話で、遺伝子特許と言うことでの物珍しさはありますが、特許が成立している以上は当然といえば当然と思われる話としてレポートされています。
でも、それが非常に理不尽な判決かも知れないという話は、こちらのコラム（2003年12月23日付け。こっちのコラムの認識では、むしろ、この遺伝子がカナダでは広くばらまかれてしまっていて、そのために欧州への輸出ができなくなっているのだとか。これが本当なら、むしろモンサントの方が損害を賠償するべき話になりそうです。どうも良く分かりません。
また、丁度6月30日の毎日新聞の一面左上に、関連する話についての記事が出ていましたね（ネットの同新聞で検索したところ、ここで今なら見られます）。ナタネについて、薬剤耐性のある遺伝子組み換え種（おそらくはラウンドアップ・レディ）が、鹿島で自生してしまっているという話です。
ついでに。2004年4月9日のCAFCの判決で、これとも関係のあるものがあります。私は最初、Ｔ先生はこの判決の話をしているのかと思ったのですが、違いました。CAFCの判決のケースは、ラウンドアップに耐性のある組み換え大豆について、農家が自分で翌年のための種を取っておいてそれを蒔くのに対してもロイヤリティを徴収する契約になっているのに対して、それがミスユースにあたるのか、という議論がされているものです。モンサントが勝ちました。ここに私がhtmlに変換したものをアップしておきます。元はipoのページから入手したワードファイルです。
弁理士会の記念のパネルディスカッション（04年7月1日）に出させていただきました。日経ＢＰ 知財AWARENESSの紹介記事。“最良のクレームとは何か”といったテーマで、ロッカー事件（東京地判昭和52年7月22日）を題材としてのディスカッションでしたが、ここでは裏話を書いておきます。
このケースは、「中間的機構の記載」が欠けているために「実施例」に基づく範囲に権利範囲を限定して解釈して請求を棄却した判決として知られています。確かに判決の結論にいたる論旨はその通りなのですが、先行技術をちゃんと読むと、それだけではないように見えてきます。
この話は、準備を終えた後の当日の直前になって、先行技術の米国特許を見て初めて明確に気がついたことなのですが、事案の実際からは請求棄却は当然と見えてくるように思います。次のアドレスに、問題の米国特許公報のＰＤＦを掲載しておきます。http://homepage3.nifty.com/nmat/USP03050169.pdf 本件判決がクレームの書き方について問題提起しているのは確かで、それについての議論の材料を提供しているのには違いなく、そうした物として今回のディスカッションもおかしくはないのですが、事案自体としては、実はこの米国特許の内容がかなり重要な話と思われるものです。
後述のように判決文はこの点で実はかなり慎重に書いてあって（そう思って読むと、そう分かる、というだけのものではありますが）、事実に反したところがないのですが、実用新案の明細書だけを読むと、この考案にはそれなりの利点があるように見えます。つまり、追加料金を投入して初めて扉が開くようにできる点で、先行米国特許よりも実際的に優れたところがあるかのように説明されています。米国特許では、鍵を回して初めて金銭投入口が開くので、追加料金を求めるようにできない、という説明です。
ところが実際の米国特許を見ると、これは正しくないのです。しかし、先行米国特許では鍵を回して初めて金銭投入口が開く、というのは正しいのです。ここが微妙なところです。
実は、当日もまだ私も米国公報を全部は良く読んでなくて、料金追加投入を求めることができることは明白な明細書と思われたものの（洗濯物を仕上げて、それをロッカーに戻しておいて、依頼者はクリーニング代を投入した上で扉を開けて受けとる、という使い方が詳しく説明されているのです）、また、鍵を回して金銭投入口を開くようにも書いてあって、よく分からないなあと思っていたのですが、そうなんです、“少しだけ回したところで金銭投入口が開く”のです。追加料金を投入するまでは、鍵はそこまでしか回せないようになっていて、そこで所定の追加料金を投入すると、初めて鍵を全部回せるようになり、それで扉が開くのです。
これと本件の考案とを比較すると、本件考案の利点と言えるのは、まさに“まったく回すことなく鍵を差し込んだだけで金銭投入口が開く”という純粋にその点だけなのです。追加料金投入を求める仕組みという点は、新たな利点ではなく、その点では同じなのです。これでは実用的に意味があるとは思えない話です。
むしろ、米国特許の公報を見ると、わざわざ、こういう風に少し回して初めて金銭投入口が開く仕組みにしているように見えます。そういう風な仕組みにするために、むしろ複雑な機構になっているように見えるのです。これは私が読んだ限りでは明確には書いてありませんが、考えてみると、このように回した方がむしろ良い点があると思われます。それは、間違った鍵（……というか、間違ったロッカーに、ですね、現実的には）によって追加料金を投入してしまうという誤操作を防ぐことができるからです。別の鍵でも断面形状が同じであればおそらくは差し込むことは可能で、ただ回すことは出来ないということになると思います。同じ装置の別のロッカー室の鍵などで、こういうことは起こりえると思われるので、米国特許のように、少し回すことを求める方が良い点があります。
こういう状況を理解した上で、侵害訴訟の判決文を見ると、実は、特許権者の主張としても“回さずに済む”と言うことだけが言われていて、追加料金投入を求めることができるというのを、米国特許に対しての自らの考案の利点として主張していることにはなっていないのですね（同じだという説明も積極的には無いところが、何とも不親切ですが）。実用新案公報の方では、この追加料金投入の点の利点が説かれているので、ついついそういう話のように思ってしまってきたのですが、判決文自体にはそういう議論が出てこないのです。
これはどうやら、侵害訴訟の方では、この実用新案が極めて詰まらない内容であると承知している、ということのように見えます。その上で、でも直截にその点を咎めるのではなくて、中間機構の不記載の点を指摘して非侵害として請求を排斥する形で事件処理しているわけです。その方が、進歩性の議論や、先行技術についての事実認定が不要であるため、そうしたのでしょうか。
判決がこうなっているについては、直ぐに特許無効（それも進歩性無し）でダメといえる時代ではなかった、ということが働いているのだとは思われます。侵害訴訟の方では、進歩性を咎めても、それでいきなり特許が無効というのはやりにくい、という考えもあって、そのくらいなら解釈で非侵害が良い、としたという面があると思います。そう思って読むと、そういっているフシがあります。
現行特許法102条1項の適用のためには、原告（特許権者）がその特許権を実施している必要があるか、という議論があります。実施している場合にこそ、適用可能となるのが通例だろうとは思われますが、事案によってはそれに限られるものでもないだろう、と改めて思いました。
確かに、権利者が実施していてこそ、侵害がなければそれを売れた、と言えるのが普通だとは思います。また、裏返しに言って、代わりに売れたかどうかは一般的に定かでないのが普通なのに、それを更に広げるのは問題がある、というのも、もっともなところはあります。それに、予測可能性という点でもそれなりにきついルールが存在することは意義があります。
でも、「更に広げる」のを常時許すわけにはいかないにしても、常時ダメとは言えないように思えます。条文には、そんな限定はないのですから。
それにしても、この条項の計算を「擬制」というのは、よく分かるところがあります（言葉の選択がぴったりなのかは確信はないですが）。「推定」というとは違うとは思うのです。侵害による損害というのは、侵害が無かった場合を確実に知るすべが原理的にあり得ないことから、何らかの事実を推定すると言うよりは、どう評価するのか、どういう計算をすると決めてしまうのか、という問題です。そういう意味で、この条項は、こういう計算（本文の計算）による損害を推定しているというものではあり得ず、むしろ、但し書きと合わせての算式による損害があるものとしてしまって良いよ、と言っているものだと思うのです。
Ｍ君の説明してくれた起草経過から見ても、これで良いように思われます。
彼の説明からすると、むしろ民法の一般的規定の解釈としてあり得るものとして導入されているのであり（フランスでは単なる判例法として成立しているものを日本で条文化することを意識しているのだという）、余り特殊な規定と考えるのは当たらないように思えてきます。また、推定では上手くない、として、但し書きと合わせたものとして、そういう引き算での損害認定を認めたもの、とも言っていたと思います（ちょっと記憶があやふや。でも、但し書きと合わせて、引き算での認定を認める条項であり、それは証取法19条の「前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。」を参考にした、との話でしたね。）。
もっとも。Ｍ君は昔から、民法自体が色々な変容の要請までを受け容れて内包してしまうべきと考える傾向が強いので、言うことを余り文字通りに受けとめるのもちょっと違うのかも知れません。というか、極めて柔軟な考え方をする、また逆に考えると民法帝国主義のような考え方なので、むしろ一般的には、こうした規定をもって極めて特殊なものだと位置づけると言うことも、あり得る話には思えます。彼自身、そうした解釈というのも十分にあり得るものだと言っていましたね。なお、私が思うには、統一的な法体系の中での話なので、基礎法たる民法と余りに離れたもののように特許法等を捉えるのはおかしいのであり、そういう意味でももっともな話ではありますが、でも彼のように優秀でないとなかなかそう統一的にものを見るのは難しいようにも思います。
（7月26日追記: 上記の話よりも、102条１項但書きの適用される場面がどれだけか、という話の方こそ、重要な話ですね。そちらについても、ほぼ同様の構造と理解しています。つまり。但し書きでの引き算を考えに入れての起草なので、他の競合品により「販売することができないとする事情」ということになるのを認めるべきと思うのです。
（9月27日さらに追記: 実施品であるべきだと言うのはかなり説得力があるのに比べて (上記のように、常時ダメという根拠は疑問とは思うのですが、でも説得力はある)、こちらの話の方が、但し書きがある以上は、競合品で「販売することができない」というのは、如何にも認められることがあって然るべきように思います。）
ＹＭ君のレポートを聞いて、損害事実説を考え直しました。知財の侵害の場合は、或る程度までは、差を考えるほかないような気がしてきます。ケガ自体が損害でしょ、という損害事実説に相当するのは、侵害行為があること自体を損害とする、ということだと思うのですが、そういうのはやっぱり考えにくいですね。
もう一つ。被告の広告故に売れた場合を、考慮に入れる、というのと、工場を新設するのは融資を受けさえすればよいと抽象的に考えるのと、違うのはどうか。……という話が出ていて、ちょっとコメントさせていただきました。
広告のコストを考えに入れる必要がある、ということで、これで整合的なのだと思いました。102条1項の場合、権利者側の利益率で計算するので、被告側でコストをかけて特に沢山売っている、という場合、それをカウントするのがそのままでは出来なくなってしまうのですね。
弁理士会の講師（侵害訴訟代理のための能力担保研修の講師）をしたのですが、その際に、侵害と非新規の関係について改めて考えました。
弁理士の仕事としては、出願が基本業務であり、侵害検討は本来のものではありません（だからこそのこの研修です）。個人差はありますが、侵害の成否は普段は考えていないと思います。
でも、と私は思ったのですよ。新規性の検討は弁理士として常にしていることであり、これと侵害の成否は（時間の前後を入れ替えれば）基本的に同じであることを理解して貰えば良いのではないか、と。文言侵害の成否と、或る先行技術で非新規となるかどうかは、出願の前後という時間関係を入れ替えて考えるなら、理屈ではまったく同じです。各要件を全部具備したものが、今あると文言侵害であり、出願時前にあると非新規です。
ところが。人によるとはいえ、こうした説明は余り理解を得ませんでした。場合によっては、わざわざ反対されてしまったりしました（不思議な話なのですが）。
なぜなのか考えてみました。これは一つには、「非新規」ということを純粋に考える場面というのは思いのほか少ないのですね。結局は進歩性が問題となる場合が支配的であり、要件の全部充足ということを厳密に考察したりしないのが普通、いや普通というか少なくともそういう考察には現実的な意味が乏しいということのようです。
侵害の方でも、仮に均等侵害を極めて柔軟に認めるのであれば、同じことにもなりかねませんが、実際には、要件充足を厳しく考えた上で、その僅かな修正としての均等侵害を考えています。なので、要件を厳密に考えるということは、侵害の方に特異なことになっているのかも知れません。
もう一つには、これは当たり前の話ですが、日本では侵害訴訟で有効性を扱わずに来たので（キルビー最判までは原則的に、ということ）、これらが同型であることを意識する場面が直接にはありませんでした。そのため、いかなる意味でもその様に話題にされることも少ないのですね。それでも、それだけなら、やはり、弁理士さんにお話するのには、有効な説明の仕方だと思うのですが。果たして理解の役にはたったのかどうか。
コーラル事件（＝サンゴ砂事件、ここにコピー）が題材でした。
この判決書では、国際裁判管轄や確認の利益の関係で、日本と米国ネヴァダ州との相互保証やその関係のネヴァダ州法が議論されています。……いや、議論というほどではないな、指摘されています。
しかし。この事案の確認の利益を考えるなら、まずは、不存在を確認することにより、後の“米国での差止請求訴訟”が妨げられるか、というのが直接の関心事になるべきです。本件判決は、それとは違う問題、すなわち日本での差止判決を仮定した場合の米国での執行、の方を主に議論しているように見えますが（それの裏返しである本件不存在確認訴訟の管轄は同じに考えられるべきだ、との理屈で）、それも考えてもしかるべきではありますが、上記のような確認の利益の方が直截なものと思われます。
その場合、想定するべきは、連邦地方裁判所です。ネヴァダ州で提起するのにしても、ネヴァダ州裁判所ではなく、ネヴァダ州所在の連邦地方裁判所です。特許侵害事件は連邦裁判所の専属管轄ですから（28 USC 1338、リンク先はコーネル、ここにコピー）。そうすると、問題となるのはまずは連邦法ですね。ただ、民事訴訟法の場合は伝統的に、その連邦地裁の所在する州の州法も関係があり得るのが、微妙なところですが。本件判決ないしそこでの当事者の主張は、この辺りの話を余り気にしていないようで、若干問題があります。
もっとも、本判決はネヴァダ州法を取り上げながらも、過去に日本で執行した裁判例に言及してそれは「米国ネヴァダ州連邦地方裁判所がした判決」についてとのこと。この点では適切なようでもある。ところが、その裁判例（東京地方裁判所平成３年１２月１６日判決 (判例タイムズ７９４号２４６頁・甲５３) ）自体が、「ネヴァダ州においては，我が国の民事訴訟法２００条（平成８年法律第１０９号による改正前のもの。現行民訴法１１８条）と重要な点で異ならない条件のもとで外国判決の効力を承認しているということができるから，同条４号にいう『相互の保証ある』場合に該当するものと認めることができる」旨を判示しているとのことで、どうやら（連邦法ではなくて）ネヴァダ州を問題としているようなのですね。何がなんだか良く分かりません。
以上の点には良く分からないところがありますが、それでも、米国との関係でも、理屈はともあれ意義はあるはずですし、日本の裁判所との関係で不存在を確定するだけでもやはり意義はあるはずです。本件判決もそう指摘しています。それで、確認の利益を肯定した結論は問題ないのだと思います。
ついでに。本件判決が主に取り上げている方の、仮に日本の裁判所で米国特許に基づく差止判決が出たら、それを米国ではどう執行するのか、というのもよく分からないことに気付かされました。そもそも連邦裁判所に行くのか、州裁判所に行くのか、からよく分からないです。
米国特許権の行使なので、その点からは如何にも連邦地裁なのですが（O先生はそういう見解でした）、執行判決のためだけならそういう内容的性質は関係なくなって、一般的な管轄権を有する州裁判所になるような気もします。よくは分からないのですが、28 USC 1338 (a) で連邦地裁に認められ州裁判所を排除しているのは「original jurisdiction」ですから、執行訴訟は別、というのが理屈のようにも思えます。
これとは別の視点で、むしろ、日本の裁判所の間接強制で解決するべきとも思われます。私は、ここではそう結論したのですが、欧州でのクロスボーダーインジャンクションでも実際上同様の扱いがされているように思います（法廷侮辱罪などによって）。
以上のように、何ともややこしい問題はありますが、本件の事案としては、これは不存在確認請求を認容というのはもっともな話と思われます。なにしろ、サンゴ砂を食品添加物に使うこと自体で発明とはとても思えず、実際粒度を規定する補正をして初めて成立した特許だというのに、そこから外れる原告製品が侵害であるわけがありません。被告は、より細かいのは規定のメッシュを通過するには違いないとか、粒度に意義はないとかも主張していますが、だったらむしろ、この特許が有効とは思えません。
こうしてみると、ヒルトンデービスの事案が思い出されます。あのケースの場合も、pHを規定してやっと成立した特許について、その規定値から外れるイ号が侵害になるわけがありません。もっとも、あの長大な最初のCAFC判決を目にしたときには、なかなかそうまで直截にはコメントできませんでしたが（初めに最高裁に行ってからは、そう言ってましたけど。私のWJ-HD.HTM (21 KB)を参照）。
そうした意味では、本件は、外国特許権の事件だとはいえ、判断を下すのにまったく困難のない事件だと思われます。国際裁判管轄を、外国特許権事件であることを特段の事情として否定するなど、考えるべきではありません。結論を下すに問題はないのですから。
最新号の知財管理の評釈では（阿部隆徳、知財管理54巻10号1485頁(2004年)）、47部だったら却下したかも知れない、という指摘がありました。1492頁右欄で、「仮に本件が東京地裁民事第47部に係属し，被告が外国特許法適用の困難性を主張し，米国特許法の迅速かつ容易な調査が可能でないと判断された場合には，国際裁判管轄が否定され、訴えが却下されていた可能性がある。」とされているのですね。「可能でない」との前提ならそうかも知れませんが、現実のこの事案では私は却下などということはないと信じます。
新102条１項についての話です。まず、自分（権利者）のコスト構造を出したくないので、どれだけ使われるか疑問、とも言われていたが、その割には主張されている、でも、薬品で余り使っていない印象、との話が出ていました。理由として考えられるのは、率が高すぎてしまって出しにくいのでは、……という話。
しかし、どうなのでしょう? 薬については、そういう原価構造であることは周知であって、出すのがはばかられるものでもないように思えます。コストは主に開発の方にかかるのであって、製造過程だけを取り上げれば高利益率なのは当然、です。
さて、議論がかなり盛り上がったのは、但し書きをどのくらいの範囲で認めるか、の論点です。レポーターの説である、立法趣旨から但し書きの適用場面を制限する議論を伺っていて、改めて思ったのですが、この規定を「擬制」というのは分かるのですが、但し書きがあるのは最初からなので、余り制限して考えるとというのはどうなんでしょうかねえ。「擬制」というのは、確かに「推定」とは書いていないし、但し書き以外での減額をしないとの運用を可能にする立法なのだと思うのですよ。でも、現に但し書きがある形で作られたわけで、その範囲での立法、と言うべきと思われるのです。必ずしも100％明確というわけではない趣旨から、厳然と存在している但し書きを余り否定するというのは、やはり無理を感じます。
しかしまた、この点以上に（私にとって）勉強になったのは次のことです。どうも私は、但し書きの適用を殆ど認めないかのような説と思っていたのですが、そういう訳でもないのですね。単に競合品があるというのではダメといっても、時的に限定されたニーズのものであれば、但し書きに当たることを認めるなど、意外にそういう場合があるという印象を受けました（私が従前不勉強すぎたのかも知れませんが）。そういった状況というのは、他の論者が但し書き適用の場面として想定しているところと、それなりに重なるように思います。
さらに、単に競合だけではダメ、といっているときの競合というのは、本当には競合していない場合を含めてむしろそちらを念頭に置いて居るようにも思いました。そういったことをいろいろ考えると、私が従前思っていたほどには、相違は大きくないのかも知れない、と再考した次第です。
もっとも、そんなふうに余り違いがないとかいうのは、むしろ不本意という面もあるとは思います。趣旨というか、原理的な仕組みを論じることによって、法改正の意義を大きなものとする議論であるわけで、それを矮小化してしまうかも知れません。個別の事案で但し書きになることは考えるとしつつも、その着地点をスライドさせる意義はあるわけです。
もうちょっと考えてみました。「解釈」の態度としては、自説が“あり得る”解釈だという場合に、あたかも（あり得ると言うだけでなく）“必然的だ”というかの説明をする、というのは、実は「解釈」としてもっともなのかも知れませんね。
以前にも書いた（ここに移しました）、Phillips v. AWH Corp. (Fed.Cir. 8 April 2004)について、H先生のレポートでした。未だ大法廷判決が出ていないのですが（112条6項ではないとしながらも非侵害を維持したパネル判決が取り消されただけ）、話を聞いて、次のようなことを改めて認識しました。
以前に書いたときには、狭く解釈して非侵害としたパネル判決で、米国のトラッドなのとは異質なのかとも思いました。でも、中身を見ると、特に狭く解釈したというのではなくて、明細書通りに読んでいるだけです。さすがにこれは、これでよいように思います。
この件の特許 USP4,677.798（ここに公報のpdf (549KB)）は、仮設刑務所などに使えるモジュール型の壁で、複層で出来ていてその間に baffle があるのですが、それが baffle でありさえすれば良いというのが特許権者の主張、それに対して被告は、ここで言う baffle は斜めの物に限られる、という主張です。それは、明細書中に、斜めなので弾丸がそらされるために、薄い表面板でも貫通しない、という利点の説明が繰り返し書いてあるからなのですね。
まず、事案の内容としてはどうなるか、という話です。原告主張のように広く解釈したとして、それでうまくいくかというと、そうは思えないです。素直に考えれば、無効になるだけです。非侵害ではなくて無効、というのを区別して要求することがあるのは米国の流儀ではありますが、原告の方で一所懸命主張する意味はありません。
ただ、本件の手続きの現状は、地裁で非侵害の略式判決がされてしまったのですね。その解釈が否定されるなら、たとえ理屈では最終的に無効とされるべきとしても、トライアルがなされるべき、それも陪審のトライアルで、しかも obvious かどうかという問題が判断される、ということになります（Ｏ先生にご指摘頂いたように）。原告としては、そこでの可能性を追求しているのかも知れません。
……しかしそれにしても、ちょっとひどい事件ではないか（原告敗訴に決まっている）、と思わざるを得ません。
これを裏返しに考えると、手続的にこういう現状が生じているのは、マークマンで解釈を裁判官の権限というのを強調したことからの帰着、という面があるのだということを改めて思わされます。陪審トライアルの不確実性を避ける手段になっているように思えます。
さて。被告のものは90度についているようです。そうすると、たとえ原告主張を認めて baffle について辞書的な意味を採用するとしても、それで該当するのか、邪魔板として働くのか、というのを疑問に想っておりました。この点、Ｋ先生のご説明だと、たとえ90度でも、斜めに来た弾丸に対してはその進路を変えるので、 baffle と言えるという議論なのだろう、とのことでした。なるほど。しかし、たとえ進路を変えても、やっぱり建物の中の方に向かってしまいますよね。それで良いのでしょうか? あ、変えさえすれば一応は baffle と言い得る、という理屈なんでしょうか? きっとそうなんでしょうね。しかしそれは、いかにも無理な議論ですよね。やはり90度のものはここで言う baffle ではないと思うなあ。
原告の議論でそれなりの点を敢えて探せば、クレーム２との比較からいって、クレーム１のバッフルは斜めでないものを含む、という議論ですね。claim differenciation というやつです。でも、これがそれ程の説得力を持つ場面ではないように思えます。いつでも必ず違って解さなければならないというわけではないですし。
Ｏ先生からは、内部的な証拠については参照して良いが外部的なものはダメというのが既にこれまでの裁判例で確定しているのに、今また問題であるかのように言われるのはなぜか、というご指摘がありましたが、本件の議論はそういう話ではないですよね。それは、無理矢理そうとしているというわけではなくて、実際にそういうもんだと思います。本件原告にしても、辞書を見たらいけないと言っているわけではなくて、逆です。そういう意味で辞書は外部的証拠ではなく、内部的証拠よりもさらに前の段階で検討される、ordinary meaning （一般的な意味）を知るための手がかりとして常に参照することが許されているものなわけです。ただ、その一般的な意味（辞書のもたらすところの）、それ一本槍で行くのか（＝原告の主張）、それとも明細書の他の箇所を見て合理的に意味を考えて良いのか（＝被告の主張）、という所が争点である訳です。明細書の他の箇所から意味を限定して考えて良いのか、ということです。
この辺りについて、本件判決（パネルの多数意見）は次のように先例を引用しています。“[A] claim term will not carry its ordinary meaning if the intrinsic evidence shows that the patentee distinguished that term from prior art on the basis of a particular embodiment, expressly disclaimed subject matter, or described a particular embodiment as important to the invention.” CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1366-67 (Fed. Cir. 2002). 外部的な証拠（extrinsic evidence; 審査中には検討されなかった先行技術など）にもとづいて、無効を避けるべく狭く解釈するということはしないけれど、ここで言うように、ordinayr meaning の通りではなく狭く解釈することは、内部的証拠に基づいてはやることなのですね。
ただこういうことを強調すると、Ｓ先生もおっしゃってましたが、一般論につながると言うよりは、かなり矮小な議論になってしまいます。本件の明細書がどうか、というだけの問題になりますから。大法廷で取り上げているクエスチョンは、もう少し一般化されており、その点で事案から離れている感じですが、大法廷というのはそういうものだとのご指摘もありますね（ｏ先生）。でもそれは、余り行き過ぎると、英米法の伝統に反しているような気もします。case and controversy を前提とする司法権の性質に反しているというか。なにしろヘンな事件とは思われ、もうちょっとマシな事件でやった方が良かったんじゃないか、というのはｏ先生のご指摘の通りと思いました。
繰り返しになりますが、本件原告の主張する、常にとにかく辞書に合致しさえすればそれで十分なのだ、という議論は、極めて奇妙な話だと思います。ここで言うバッフルには当たらない、という場合が当然あっていいはずです。本件が実際にそれに当たるのか、そういう意味で被告の主張が妥当かどうかというのは、問題として残りますが、その可能性を排除するような議論が支持されるべきものとは思えません。
それでも、やり方というか、手順を確定したいというニーズがあって、こういう問題を取り上げているのでしょうね。特に被告の対応方針の決め方に影響を与えると思います。もしもここで原告の言うような議論を認めるのであれば、被告としては、クレーム解釈によって非侵害を主張するというのは多くの場合に考えにくくなり、迷うことなく無効主張に突き進む、という作戦となります。そうした仕組みにするのかどうかを確認したい、というのが、大法廷で取り上げる意味なのでしょう。
常識的には、“ここで言うバッフルには当たらない”との議論の可能性が認められるべきものと思います。さらに、私は、本件では被告の言うことをそのまま受けとって良いと思います。けれども、たとえそうならないとしても、原告のいう主張は認められないと言うところでの差戻、までがせいぜいでしょう。
日本の伝統的なやり方は、無効判断が出来なかったせいもありますけれど、裁判官は話が分かっている判断者だということを前提として、先行技術に基づく調整をしたりした上での侵害判断を当然としてきました。さらに言えば、出来る限りすべての決着をそこでつける、というものでした。あるべき調整をした上での結論を、クレーム解釈でもって導いてしまうのですね。本件での被告の主張は当たり前で、もっとさらに実質的な調整をクレーム解釈の名の下にやってきたわけです。
これに比べて、無効の問題は無効の問題とする、特に外部的な証拠は基本的に無効の問題の方の根拠にこそなるのだ、とするのが米国流ではあります。審査ではその外部証拠を見ずにいたのだから、外部証拠とは関係なく技術的範囲を想定しているはずで、それに従うのが原則。仮にそれだと外部証拠と衝突するというなら（＝それだと外部証拠たる先行技術を技術的範囲内としてしまう、ということ (05年7月28日加筆)）、それは無効の問題、ということです。クレーム解釈の働きは小さいと言うことでもあります。考えてみると、日本流はなんとも難しい作業であり、そういうことを普通の米国の地裁裁判官やましてや陪審員にはやらせられない、ということもあるでしょう（いや、米国流ですら、満足に出来ていないとしか思えないが）。
それでも、明細書を見て考えるというのは当たり前です。本件の原告（05年7月28日誤記修正）の主張のようにはならないものと信じます。
O先生のレポートで、102条１項の裁判例の総復習が出来ました。
但書きの適用をどの程度認めるべきかについて、私の思ったことを書いておきます。１項の趣旨から、単に非侵害代替品があるというのでは但書きを適用すべきではないとする三村説でも、被告の方に特有の長所などがあるとの議論と組み合わせての主張なら、但書き適用になるはず、と思うのです。三村説では、代替品が存在していても、被告品が現に（代替品に打ち勝って）売れていたなら、被告品がなければ原告品がそれに代わって売れていたはず、という主張を認めるべきとします。でも、代替品に打ち勝って被告品が売れていたのは、原告品にはない長所が理由であれば（その特許ではなくて）、原告品が取って代われるとは言えないはずのように思います。
これは反論ではなくて、三村説自体の内容だと思うのですが、とにかく、そういう中身まで考えて、代替品というのを余り簡単に認めるのは適切ではないのはもっともと思いますし、但書きの主張のためには被告品の売れ方についても説得的に説明できて然るべきと思います。
もう一つ、別の話題。このケースについて、現に被告もとても儲けているので決して高すぎない、といった事を申し上げましたが、それは確かですが、さらにもう一点、これはかなり上手く訴訟対応が出来た、特異な成功例なのですね。その場合でも、台数の点などでは不十分であり、そういう意味では日本の特許訴訟の認容額が高くなりすぎているということはないと思います。ただし、このケースの被告はそのまま真似たわけではなく、それなりに自分の装置を差異化していたものではあり、そういう場合でもこれだけの責任を負うことがあり得ると思うと、事業化の際には慎重に検討する必要があると改めて思います。均等侵害のケースの方は、その意味ではましてそうなのですが、でもあちらは侵害の判決が出てから（仮執行が停止されていたにしても）売った分が多く、そういう意味では大胆というか無謀というか、……と思っています。
特許権侵害を主張したが結果的に非侵害だったという場合に、どこまで、虚偽陳述流布の不正競争行為（不正競争防止法２条１項14号）に該当することになるのか、という話です。ゴーマニズム宣言の、名誉毀損のケースの方の最判（平成16年7月15日、ここにコピー）が、どう参考にされるべきか、議論になりました。
この最判の事案は、小林よしのり氏の『ゴーマニズム宣言』を、漫画を引用（その部分についてはコピーですね）しながら批評した本に対して、小林氏が著作権侵害だと主張していたことが、名誉毀損だ、と逆に主張してのケースです（小林氏が被告。なかなかややこしい重層的な争いです）。著作権侵害の点については別件があり、そちらでは「本件採録が複製権侵害であるとは認められないが，コマの配置を変えて採録した部分１箇所については同一性保持権を侵害したものであると認められるとして，上記採録に係る部分を含む被上告人著作の出版等の差止め及び２０万円の慰謝料の支払を命じた控訴審の判決が確定している。」とのことです（本件の最判より）。つまり、別件で著作権侵害ではないとされたので、そうだと主張していたことが問題となったわけです。
この平成16年7月15日の最判では、名誉毀損を認めた原審を破棄して、請求を棄却しました。“侵害だ”という点は間違っているけれど、それは「法的な見解の表明」であり、「法的な見解の表明は，事実を摘示するものではなく，意見ないし論評の表明の範ちゅうに属する」として、そこが違うだけなら、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り，上記行為は違法性を欠く」ということになるとされたものです。
なお、原審は、「このように法の解釈適用のみが問題となっている事項であっても，その問題について裁判所による公権的かつ確定的な判断が確実に示されるべき事項については，最高裁平成６年（オ）第９７８号同９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁の判示する『証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項』に類するものということができ，意見ないし論評の表明ではなく，事実を摘示するものとみるのが相当である。」としていました。本件最判はこれを否定したものです。
小林よしのり氏の記述は、確かに「事実」としてはウソは書いていなくて、ただ著作権侵害との結論が結果的に否定された、という話なのですね。もっともこの話は、「事実」というのがどこまでを指すのか、によって微妙ではあり、そここそが争点であるわけですが、双方の主張内容を含む状況をかなりちゃんと書いているようです。「ゴーマニズム宣言シリーズのカットが上告人小林に無断で採録されているとの事実を指摘した上で」、「漫画に対する批評を正確に行うための『引用権』」などとのと呼んでもよいかも知れない。」という「被上告人の意見を原文のまま紹介し」、それに対してなお漫画の絵をそのまま載せているなどしているからやはり侵害だ、としていたもので、この最後の点が結局は否定されたとはいえ、間違いはそれだけです。
さて。特許侵害についての問題は、次のような話です。特許権者が、あるものについて侵害と主張して、それをユーザーなどにも流布したあげくに、それが侵害ではないということになったとします。そうすると、侵害との話は虚偽だったことになり、侵害主張の流布は虚偽陳述流布の不正競争行為ということになる可能性がある訳ですが、上記最判によれば、侵害かどうかは「法的な見解の表明」であって逸脱でなければＯＫ、ということになるのか。
研究会での議論では、こうした可能性に対して、否定的というか、限定の必要があるというコメントが目立ったように感じます（Ｏ先生とか）。それは、侵害かどうかについての司法判断を待たずに、侵害との主張を広く流布するのは、一種の自力執行のようなもので、それが間違っていたなら責任をとるべきだ、という考えと思われます。確かにもっともな話ではあります。また、近頃特許権の実効性が高まっているので、警告が強く効く場合があるのですね。ですから、警告に対しての制限というか限定というか、必要な面はあるとは思います。強い特許権に対する抑制とも言えますね。
しかし、そうしたリスクのために、侵害の可能性を伝えることが出来ないような状況というのは、おかしいかな、とも思います。侵害と思われるもののメーカーに警告するともに、それを販売している業者に対しても警告する、というのは、侵害品であるなら販売するのも侵害行為なのですから、許容されて良いはずです。
またさて。ゴーマ最判は、「事実」と「法的な見解」の区分けを前面に出して、後者だったら間違っていても言っても良い、としたと言えますが、こうした基本的な点は、大いに賛成したいところだと思うのです。「事実」についてなら、違っているならそれは「ウソ」であり、人に迷惑をかけるような「ウソ」は禁じられるのです。しかし「法的な見解」については、公権的な考えとたとえ違っていても、それはむしろ相対的なものであり、ウソの場合と違って、表明を禁じられてはいけない。表現の自由の考えから言って、こうした区別はまったく必要なことだと思われます。
それは特許侵害についての話でもその通りで、「ウソ」はいけないけれど、見解の表明は自由です。たとえ公権的に支持されない場合ですら、ウソを伴わずになら、少数見解を表明しても許されるはずです。また、不競法の場合、「虚偽」と言っているわけですので、ますますそういう話になるものと思います。
この論点はまた、実際の警告の仕方をどうするかにもつながる話です。侵害との結論だけでなく、むしろ状況や内容を説明した方が良いように感じました。結論だけだと、結果的に非侵害となった場合に、その前提としたところに「ウソ」も入っていた、ということにもなりかねないと思うのです。これに対して、ちゃんと説明をしていれば、勿論その場合にその説明内容が性格であることが前提となりますが、反論内容なども取り上げてちゃんと説明していれば（実際、ゴーマ事件の小林氏はそうしていたわけです）、リスクは小さくなるように思われます。
そう思って我が身のことを見直したのですが、まあ大体は望ましいようにやっているのですが、特許はともかくとして、意匠や商標については難しいですね。結論以外の説明というのが、既に反論を受けている場合ですら、余りにシンプルで言うべきものが乏しいですから。