Last Modified: 2010年4月1日(木)16時00分13秒
ウェブページ掲載: 2010年4月1日
対象事件: 知的財産高裁平17（行ケ）第10179号
事件名: 特許取消決定取消請求事件
年月日等: 平18.7.11 知財高裁第3部判決
掲載誌（裁判例の）: 判タ1268号308頁，判時2017号128頁
初出（この原稿の）: 別冊判例タイムズ25号 『平成20年度 主要民事判例解説』、判例タイムズ社のページ、Fujisanのページ、そのデジタル版のページ（デジタル版というのがあるのですね、全然安くないので売れなさそうですけど）.
審決取消訴訟の審理範囲を論じた裁判例です。51年大法廷判決は審理範囲をとても限定していて、特に現在の状況下では、妥当性に疑問があります。これとの関係で、審理範囲を実質的に広くした裁判例であり、興味深いです。米国の In re Swanson やそこで働いた近時の法改正とは方向が逆です。もっとも、プロパテントの程度が違うので、逆方向に動くことで実は相互に接近している、というのが正しい見方なのだと思うのですが。
Ｂｙ 松本 直樹
「... 刊行物１ないし３に記載された各発明は，いずれも本件の特許異議の申立てについての審理において特許法２９条１項３号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実であり，したがって，刊行物３に記載された発明についても，特許異議の申立てについての審理において本件発明２との関係で特許法２９条１項３号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたということができるから，本訴において被告が予備的主張をすることは許されるというべきである。」
特許法167条，178条
部分かつらに関しての発明である（特許第3264886号）。従来品は網に植毛したもので，自毛を網の目を通過させかつらの毛と混ぜた状態にしていたが，これだと，自毛を網の目を通して引き出すのが（たとえかなり目を粗くしても）難しかったという。本件発明では，一方向だけの線状部材に植毛しており，これにより自毛を通し易くしたというところに要点がある。
請求項１は次の通り: 「おしゃれ用として自毛に変わり色の人工毛を混在させて用いるため又は増毛用として薄くなった自毛に自毛と同色の人工毛を混在させて用いるためのおしゃれ増毛装具であって，複数の止め具と，該止め具を備えた保持部材と，該保持部材に一端を保持され該保持部材に所定の間隔で並設された複数の弾性線状部材と，少なくとも前記弾性線状部材に植設された人工毛と，を有することを特徴とするおしゃれ増毛装具。」
請求項２は上記請求項１と基本的に同一で（ただし独立項），ただ違うのは，「保持部材」が複数で線状部材の「両端部」を保持との規定がある点である。請求項１では単複が無くまた「一端」であり，現に実施例として片側のものが図示されている。
審決（異議2002-72215，付与後異議の事件）での主引例は，刊行物１（実願昭59-244のマイクロフィルム，公報は実開昭60-113321）で，クシに植毛したものである。クシの歯が「弾性線状部材」，クシの根本部分が「保持部材」に該当するとして，請求項１の要件をほぼ充足する。特許権者は，「弾性」の点と「止め部」を争ったが，排斥され特許は取り消された（弾性の点は刊行物３，止め部の点は刊行物２を援用）。問題は請求項２であるが，審決はこちらも取り消した（他の請求項もあるがここでは省略）。請求項１と同じ主引例で，刊行物３（ドイツ特許出願公開1935209）を加えて進歩性無しとの判断である。
本件判決は，請求項２は刊行物１からは刊行物３を加えても進歩性を否定できないとした。この刊行物１はクシに植毛したものであり，それを請求項２の言うように「保持部材」複数で両端保持とするべく根本部分を両側に付けたのでは，クシとして挿せない，との特許権者の主張を認めての判断である。
しかし，刊行物３の方を主引例とすることで，なお進歩性は否定されるとし，審決（特許取消決定）を維持した（すなわち取消請求を棄却）。
なお，本件は付与後異議の事件であり，平成15年改正（平成16年1月1日施行）により現在では制度が無くなっているが，本件判決の検討事項は無効審判の場合でもほぼ同様であり（多少の相違について後述），先例価値があるものと思われる。
最大判昭51.3.10（メリヤス編機，民集30巻2号79頁，判タ334号113頁，判時806号13頁）は，取消訴訟の審理範囲について，審判手続きにおいて審理され判断された「特定の無効理由」に限られるとした。それが否定された場合に別の無効理由を新たに主張して審決を維持することを許さない。
本件では，請求項２について進歩性無しとの審決の結論を認めたものの，その理由は厳密には審決と違っている。審決が主引例とした刊行物１を主引例とするのではなく（そちらは否定した），審決が副引例としていた刊行物３を主引例としての進歩性無しとの判断（予備的主張に基づく）である。こうした理由の差替えが許されるものか，51年最判との関係で問題になる。
51年最判は審判前置の規定などを根拠として「特定の無効理由」に限られるとしたが，行政法の一般的な理論から，これ自体に問題はあり批判的な議論がある（［大渕１］の詳細な検討を参照）。行政訴訟の原則論としては違法一般が対象となるべきものとされ，さらに［大渕１］は51年最判の根拠とされるところをことごとく否定する。
特に，現在では侵害訴訟での抗弁として特許無効が主張できる（最三小判平12.4.11 (キルビー，民集54巻4号1368頁，判タ1032号120頁，判時1710号68頁) 以降また104条の３）。この場合，一括で主張することになる。たとえ後から別の公知技術を見付けてももはや主張できないのは当然である。
これと比較すると，51年最判を根拠付けるのは難しい。前審判断経由の利益が根拠として言われてきたが，侵害訴訟と比較して意味をなさなくなっている（侵害訴訟での特許無効主張では特許庁の判断を経ることはまったくない）。また裁判所の対応力という点でも同様である。少なくとも立法論として現在では51年最判は大いに疑問である。［大渕２］48頁はこれらを指摘して「...104条の３の抗弁が明文で導入された平成16年改正後の法体系においては，...審理範囲制限を肯定することは明らかに無理になった」と言う。
それでも，大法廷判決が現にあり，また現実の法律規定からも，現在の法制度として制限説を否定するのは難しい。51年最判が根拠とした規定はそれぞれ殆ど変わらずにある。たとえば当時の117条は現行法167条として同様に限定的な範囲での遮断効を規定している。また，平成10年改正により，無効審判においては請求の理由の要旨を変更することが許されなくなったことも指摘できる。［田村２］P.277の言うとおり，無効理由を追加することも出来なくなったわけで，審判手続き中にも出来ないことが取消訴訟で可能というのは背理である（なお，［田村１］では後に主張できる事などを重視していたので，こうした論旨になっているものと見える）。新たに有力な証拠を発見した場合は，別の無効審判請求によるべきものと理解されている（［尾崎］180頁）。
そうすると，無効審判では何時までも最終決着が付かないことになる（これは，新たに無効事由たる先行技術が発見されるなどしたらいつでも無効審決するべきなのだ，という考えによると理解するべきなのであろう）。さらに，近時ダブルトラックの問題点として論じられているように，後に無効審決が確定した場合には侵害訴訟の確定判決が再審で取消されるのであれば，このルートの存在によって侵害訴訟の方も本当にはいつまでも最終決着は付かないことになる。
これを避けようとの考えからは，無効審決のルートの方でも出来る限りまとめて決着を付けるようにするべきだとの志向になる（再審を否定するべきだと筆者は考えているが，それに加えて）。極論するなら，取消訴訟での主張について無制限説をとり，特許維持審決には，その当事者の関係で無効主張を全面的に封じる効果を認める，との見解になるわけだが（［本間］のように。これがプロパテントに資することは間違いないであろう），上記のとおり現行の法律からすればそこまで行くのはかなり難しい。それでも，51年最判を維持しながらも出来るだけ一括で決着を付けるべきだと思われ，本件判決はその方向の一歩である（［松本司］も本件などの解説の上で立法の必要を説く）。
本件判決は，この51年最判に一応は従いながらも，それを限定的にとらえている。意図的に批判的な態度をとっているとすら見える（経過として，一旦は弁論準備が終結した後に，裁判所 (裁判体の構成の変更後の) からの示唆に従って被告が予備的主張を補充した）。
進歩性の判断を主引例に対しての進歩性と考える限り，たとえ副引例として出ていた先行技術だろうが，審決の主引例と違うものに基づいての進歩性否定というのは，別の無効理由ということになるはずである。ここに51年最判を厳格に当てはめるならば，本件審決は取消を免れない（技術常識の理解のための副引例の追加を許すのは最一小判昭55.1.24（食品包装容器，民集34巻1号80頁，判タ408号65頁，判時955号38頁）などで一般的に認められていると思われるが，本件にはさらに飛躍がある）。51年最判は「特定の無効理由」に限定としており，その無効理由は事実ごとに別だとした。審決に出ている事実でありさえすれば良いというのはかなり無理な解釈である。
審理範囲の議論は，広く許せばその審判での特許無効の可能性を高めるが（そしてその手続き限りで最終決着が付くことになる），それだけではない。このように副引例を主引例とする無効判断にまで及ぶのであれば，51年最判に従うなら，確定審決の167条による排斥の効力の範囲も同様となるはずである（広ければ，その審判では特許権者が不利だが，維持審決の場合には遮断効も広くてそれだけプロパテントになる）。すなわち，そこまでが審判で審理範囲になっているものであり，その上で特許が維持されたなら（無効審決なら特許はもはや無いものとなるので，167条の範囲が問題となるのは専ら特許維持の審決である），その範囲で後の審判請求が排斥されるはず，という理屈である。この範囲は，審理範囲である限り，実際に議論や判断があったかどうかを問題としないものとなるべきだが，51年最判は「特定の無効理由」ごとに分断されるとしたので，その単位で判断されたものだけが及ぶ範囲となる。
条文の文言については，この範囲が167条の「同一の事実及び同一の証拠」となると理解される。ただし同条は第三者の場合を区別していないのが手続保障などの点で問題とはなる。簡単に回避できない広さと解釈するなら特に実質的にも問題となる。もっとも［本間］や［田村１］（特に注(6)と注(13)）や［君嶋］58頁のように同条は第三者についてこそ規定したもので当事者についてはより広いとの理解もあるが，条文的には無理がある。
近時の議論では，こうした訴訟物ないし審理範囲の理論による一貫性は必ずしも絶対的ではないが（［大渕１］326頁は167条の問題は「それ自体の論点」として考えるべきと言う。またたとえば［塚原］の指摘するように (自説としては訴訟物の理論によることを説くものの)，一般的にその様に扱われていないのかも知れない），原則論ではあると理解される。それが51年最判の判示するところである。すなわち51年最判は，審判が「特定された無効原因」を判断するものであることを説くにあたって，根拠の一つとして旧法117条（現行法167条に相当）をあげており，そこからの結論として取消訴訟の審理範囲もそれに対応して限定されるとの論旨であると理解される。
本件判決のように副引例までも範囲とするなら，副引例としてあげた審決があるだけで，その引例に基づく後の審判請求が封じられることになる（もっとも，［塩月］の取り上げるように，副引例を差し替えるだけで拘束力の外とした事例もあるくらいで，こうした理論によっては説明できない裁判例も見られる）。それだけ，一回的な解決に近づくもので，また特許権者の立場を安定にする。
米国の現状はこれに比べて，再審査請求を繰り返す可能性が大きいように見える。再審査が開始されるためには a substantial new question of patentability が提示される必要があるが，その認定が緩いのである。
In re Swanson （Fed.Cir. 4 Sep. 2008）は，侵害訴訟で特許が無効でないとされた後に再審査（非当事者系の再審査）が認められ特許が否定された事案として知られているが（侵害訴訟での (否定された) 主張と同じ主引例での再審査請求だが，侵害訴訟はここでは無関係とされた），再審査請求で取り上げられた先行技術は，当初の審査手続きでも副引例としてではあるが取り上げられていたものだった。それでも new question であり得るとされ，現に再審査が認められた。ただし，再審取消のようなものが想定されているわけではなく，事後の実施との関係でだけ意味があるものと思われる（それにしても，［拙稿］の注１で指摘したような“侵害訴訟で負けた後に再審査を求める”という作戦が実際に奏効したもので，極めて興味深い）。
このように new question と認められたのは，2002年改正による面がある。2002年改正というのは，35 USC 303 (a) の末尾に次の一文を加えたものである: 「The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.」 すなわち，従前の手続きで検討された事のある先行技術であっても，それだけでは排除されないと規定されたのである。ここで主に想定されたのは，従前の手続きで単に言及されたが十分に検討されなかった先行技術なのだとは思われるが，それにしても，蒸し返しの可能性を広げたことは間違いない。そうした問題を承知の上で，それでも，再審査の実効性を高め瑕疵ある特許を排除することを目指した法改正だと理解される。
こうした現状は，51年最判を批判する方向とは違う向きにあるように思われ，興味深い。
なお侵害訴訟との関係については次の様な説明もされている。侵害訴訟では，特許は有効と推定され（35 USC 282），逆に特許無効の主張は高い証明度が要求されるもので（clear and convincing evidence），本件での被告はこれを達することが出来なかった。しかし再審査ではこのような有効推定はなく，通常の基準である証拠の優越（preponderance of evidence）による。こうした相違もあるので，侵害訴訟での判断は，new question たるに妨げとならない。（ウェブページ掲載時の注: この、最後の段落は、掲載の際には字数の関係で削除していたものです。）
事案に関しては，本件判決は請求項２については刊行物１より刊行物３を有力としたが，この判断には疑問を感じる。
請求項２は請求項１と殆ど同じであり，単に保持部材が複数で両端をおさえると規定されているだけである。これによる請求項２の利点は，明細書によれば「弾性線状部材１３の相互の位置が固定されるので一層取り扱いが容易になる。」（【0028】項，図３以下の実施例についての説明）というに過ぎない。基本的な利点は，自毛を引き出しやすいことで同じである。
判決が刊行物１を駄目だとするのは，クシなのに両側に根本部分を設けたのでは髪に挿せなくなってしまう，というのが理由である。しかし，片側を着脱可能とするなら問題ないようにも思われる。現に刊行物３ではベンド（線状部材に相当）の端を保持部に差し込む様になっている。
むしろ，基本的な発明の特徴（自毛を引き出しやすいという利点）は，相変わらず刊行物１の方とこそ共通である。この点を重視するなら，刊行物１を主引例とした審決にも合理性がある。しかも，自毛を引き出すのとクシを挿すのとは，刊行物１の実際を見ると特に，極めて良く似ている。着脱可能とする以外に，クシではなくすのも問題ないと思われる。刊行物１は，「クシ」と言ってはいるが，その歯は図面ではかなり細く，しかも長い。本件発明の「線状部材」と変わらない。
それでも「クシ」としていて，固定の仕方についてもそれ自体をクシとして挿す事が説明されている。本件発明の場合のように別に止め具が備えられているわけではない。この点は相違点であるのは確かである。しかしそれも，刊行物２に見るように普通のことである。
これに対して刊行物３は全体かつらであり，ベンドの弾力性により，耳の上に置く保持部が頭に押し付けられる仕組みである。また，元がドイツ語のせいもあって不明瞭だが，自毛を引き出して混ぜるなどの配慮は見られない。こうした点で，刊行物１の方がやはり全体的に近いように見える（クレーム文言の点で刊行物３の方が近い面もあるが）。判決はこうした点では刊行物１を援用するが，それを主引例とするのを否定したのと一定の矛盾を感じる。この意味では，判決のように刊行物１では駄目というなら，むしろ結論的にも特許性を認めるべきではなかろうか。
以上のような内容もあって，刊行物３についての審決での検討は，まったく単に副引例としてのものに留まっている（特に組合せとして十分に取り上げたものではない）。それでも取消訴訟において主引例とすることが許されたのであり，本件判決は51年最判をかなり限定する裁判例と理解することになる。
本件判決は，刊行物３も「審理された公知事実」としたが，これを文字通りに認め得る場合も一応は考えられる。審判での検討が，刊行物３を含む組合せ自体を対象としたなら，刊行物３も「審理された公知事実」（に含まれる）ということになるかも知れない。［松本重敏］184頁は，51年最判を進歩性事案にそのまま適用することに対する疑問を提起する文脈で「対比される公知技術が複数である場合」を取り上げるが，そうした状況である。
またこうした状況は，取消訴訟段階での新たな副引例の提示を排斥した裁判例と共通性があるとも言える。組合せ自体を根拠とする場合に，その構成を変じたのなら審理範囲を越えることになる，というわけである。
しかし，こうした状況だというなら，本件判決が審決の論旨を否定しているのは背理であるように思われる。本件判決は，刊行物１に刊行物３の事項を適用するのを，「刊行物１発明をその目的に反する方向に変更することになる」として，認めなかった。組合せとして扱うことを否定しているのである。この意味では，仮に組合せというなら，予備的主張の方も結局は同じことなのだから，主位的主張をわざわざ否定しているのがおかしいのではないか，ということにもなる（せいぜい表現上の問題 (どちらを先に持ってくるかの) ということになる）。
本来はそもそも，組合せを当然に進歩性否定の根拠とすることが問われるべきである。副引例をも考慮に入れることで進歩性を否定することはもちろん許されるが，その場合でも基本的には一つの主引例との関係を検討する（それとの相違点を検討する）ものだと思われる。実際，本件の審決も判決も，進歩性の有無について現に判断するに際しては，その様にしている。
本件は，付与後異議に基づく特許取消に対する取消訴訟事件であり，事実関係にはこれによる特徴がある。
まず当事者としては，特許庁長官が被告であるから，被告の前審判断経由の利益は問題とならない（査定系について［中山］289頁が指摘する状況と同じ）。
また，拒絶査定不服審判の場合と違って，特許は既に成立しているので，訂正審判を求め得る。現にこの事件においては，特許庁の手続きの中で訂正請求がなされたのに加えて，本訴の継続後に訂正審判も二度にわたって求めていた（いずれも特許庁で認められず，二度目のものについて取消訴訟が係属中だった。なお，［田村１］はこうした手続きの可能性を否定している様に見えるが，本件における特許庁での拒絶は手続上の理由によるわけではないようである）。査定系については，特許庁での手続きであれば補正が出来るのに，訴訟段階で新たな拒絶理由を持ち出されたのではそれが出来ないことが問題とされることがあるが（たとえば［中山］289頁），これとは違っていた。
こうした点はいずれも51年最判の根拠を否定するもので，広い審理範囲を許容する方向に働く。しかし本件判決は，少なくとも文面では，特にこれらの点を検討して理由としているわけではない。そもそも51年最判は審判の種類による区別をしない旨を判示しており，これに従う限り，こうした根拠についての事情で結論が左右されることはない。
実際的にも，特許庁長官が被告といっても，それで特許庁としての判断をしているという印象は受けない。むしろ，訴訟の当事者として，あくまで請求棄却を求めているだけのように見えるのが通例である。そうしてみると，通常の無効審判と特に違わないわけで，本件判決は無効審判の事案に対して十分に先例性を有するものと思われる。
ただし，特許維持の場合の効力については，大きな違いがある。査定系の場合に共通だが，特許維持の場合に遮断効は無いものと思われる（167条のあげている対象でない）。これは，特許維持の場合に異議申立人には直接の不服申立手段はなく，別に無効審判を請求するべきものとされていたのにも対応する。51年最判は査定系でも審理範囲は同じとしているので，これに従う限り相違は生じないが，格別の検討もなく同じとしているように見えるところは疑問な点である。
大渕１: 大渕哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』有斐閣 2003年.
大渕２: 大渕哲也他「 [座談会] 知財高裁の設置と今後の知財訴訟の在り方」ジュリスト No.1293 (2005/7/1) P.11.
尾崎: 尾崎英男・江藤聡明編『平成特許法改正ハンドブック』三省堂ローカプセルシリーズ2004年（言及先は尾崎担当部分）.
君嶋: 君嶋祐子「特許無効とその手続き（二）」法学研究69巻3号15頁 慶応 1996年.
塩月: 塩月秀平「22 確定審決の効力の及ぶ範囲」『知的財産法の理論と実務２』新日本法規2007年.
田村１: 田村善之「第４章 特許無効審判と審決取消訴訟の関係について」『機能的知的財産法の理論 (知的財産研究叢書) 』信山社1996年.
田村２: 田村善之『知的財産法』第４版 有斐閣2006年.
塚原: 塚原朋一「23 無効審決取消訴訟の審理の範囲とその制限事由」『知的財産法の理論と実務２』新日本法規 2007年.
中山: 中山信弘『工業所有権法〈上〉特許法 』第2版増補版 弘文堂 法律学講座双書 2000年.
本間: 本間崇「最高裁大法廷判決の遺したもの -再び、審決取消訴訟の審理範囲について-」牧野退官『知的財産法と現代社会』信山社 1999年.
拙稿: 松本直樹「米国特許制度におけるＰＴＯと裁判所の役割」『月刊国際法務戦略』1992年10月号および11月号.
松本重敏: 松本重敏「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範囲」『無体財産法と商事法の諸問題』豊崎追悼 P.169 有斐閣 1981年.
松本司: 松本司「法律実務のための知的財産法講座30/進歩性欠如の論理づけにおける主引例の差替え」L&T No.44 (2009/7) P.120.
2010年4月1日、ウェブページに掲載。活字のものに比べると、ゲラの上で直したところが必ずしも反映されていないほか、「６.３ In re Swanson との比較」の章の最後の段落が追加されている（これは、元の原稿にはあったが、４頁に収まらなくなったために削除したもの）。