Last Modified: 2006年5月28日(日)00時12分01秒
Ｂｙ 松本直樹
共同研修での模擬裁判の際の資料として書いたものです。「本件での議論」は、その模擬裁判の事案についての考察です。この研修およびそこでの他の資料については、ここを参照してください。同絶対アドレス。
特許は、特許庁での審査において、特許法の定める要件を充足すると判断されて（より実際的には、拒絶する理由を見付けなかったということではあり、特許法51条は実際「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定している）、初めて登録される。
しかし、登録されている特許が、実は特許要件に適っていないということもある。典型的なのは、審査過程では見過ごされて検討されなかった先行技術が実は存在した場合である。こうした場合のために、後に特許の無効を主張できる手続きの用意が必須であることは明白であるが、その手続きとしては、特許庁での無効審判が存在する。侵害訴訟の被告が、特許の無効を主張する場合に無効審判を請求できることは当然であるが（そしてそれが認められた場合には特許の登録は無くなり対世的に遡及消滅する）、問題は、それしかないのかということである。
従来は、異論はあったものの、特許庁の行政判断の有効性を先行的に司法が否定することは出来ないとされてきた。すなわち、審査を経て登録された特許権は、特許庁での無効審判手続きによって無効とされない限り、侵害訴訟においては有効なものとして扱われなければならない、とされてきたのである。
これを変更したのが、最三判平成12年4月11日（民集第54巻4号1368頁）のいわゆる「キルビー事件」最判である。
キルビー事件では、侵害が主張された特許権は、分割違法により無効となるべきとされた（また、同じことであるが、進歩性無しで拒絶査定が確定している原出願と実質的に同一でありその点でも無効理由が内在するとされた）。そうした特許権を行使する侵害訴訟について、最高裁第三小法廷は、次のように判示して、上告を棄却して請求棄却の原審判決を維持した:
「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」
キルビー最判は、かかる判断の理由として、次のように指摘した: 「（一） このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、（二） 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、（三） 特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。」
キルビー最判は、権利濫用といっても、主観的な要件を一切求めていない。ここからは、実質的に特許の有効性自体を判断できるようになったと受け止めざるを得ない。
主観的要件が無いことに対しては、それを批判する議論も可能ではある。［渋谷］はこの点で「理由付けに甘さ」があるなどと批判し、主観的な要件を取り上げるために差し戻すべきだったとする。権利濫用との用語の一般的な意味からすれば、或る程度までもっともな議論ではある。キルビー最判前の議論でも、たとえば［小池］169頁は、既に権利濫用とする裁判例が散見されるとしながら、権利濫用論の性質から、「単に新規性のない発明」の特許に対して「普遍的に権利濫用論を持ち出す」のには「疑問」がある、としていた。
しかし現実の最判としては、明白無効のみを要件として権利濫用の判断をしているのであり、それが判例だと言わざるを得ない。また、そうした形での権利濫用というのも、決しておかしいわけではない。［高部］1534頁が、「主観的事情（加害の意思）は必ずしも必要とされて」いないのが「判例理論」である、と説くとおりである。
それでもキルビー最判は、あくまでも権利濫用としたものであって、形式上は直接に無効判断をしたものではない。むしろ、［高部］の強調するように、最判の採用した権利濫用論は当然無効説とはまったく違うとの議論も出来る。しかしこれは、実質的とは言いかねる、形而上学的な議論である。［田村１］が言うように、現実的には、「権利濫用」との言葉が入るという以外に違いは見いだせない。
結局、実質内容としては、当然無効説に極めて近い、ないしはそのものである。
もちろん、キルビー最判は抗弁としての無効判断を許容しているだけで、無効との主文があり得るわけではない。これは、特許法178条６項が「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。」と規定していることからも当然であるが、当然無効説という場合にもそもそも抗弁としての無効主張を判断することを考えているのであり、この点でもキルビー最判は同じである（だからこそ同最判の結論が認められ得る）。結局、過去との一定範囲での調整のために「権利濫用」との言葉を入れることにしたものとだけ理解される。
キルビー最判の前は、当然無効説は、説得的なところがあるにしても、実務的な意義は疑問と考えざるを得なかった。すなわち、法律に反して特許を認める権限が特許庁にあるわけがなく、そうした意味で文字通りの「公定力」が現行憲法の下で認められるとは思われないが（こうした方向では［君嶋］が精緻な説明を提供している。また［牧野１］もこれに賛成して無効審決を待たずに無効主張が出来るべきであると説いていた）、しかし、無効主張を無効審判のルートに限るという制度設計は許されるはずである。そうした制度を前提とすると、その反射的効果として侵害訴訟では無効主張が出来ないとの「公定力」は否定しがたい。このため、従来の当然無効の議論は、あり得る議論ではあっても、そうでなければならないとの説得力には欠けていたように思われる。
たとえば［中島］206頁は、「排他的管轄の反射効」としての公定力に言及した上で、その説でも「取り消しうべき瑕疵」が「限度」であり、「無効の瑕疵」については排他的管轄に服さない、等として当然無効説を主張する。その主張はよく分かるものの、論証としては必然的なものではないと言わざるを得なかった。
ところがキルビー最判では、実質的な結論として無効判断を許容している。形式的には無効判断そのものを認めているわけではないにしても、無効主張を無効審判のルートに限るという制度、は明らかに否定してしまった。そうしてみると、当然無効説の、積極的説得力に欠けるとの難点は、一挙に消え去った。今思えば、かつての当然無効説は、進歩性無しでの無効判断を別扱いにすることを考えるなど（たとえば［田村２］）、むしろ日和見的だったとすら感じられる。キルビー最判は、「明らか」を要求するのみで、無効の理由についてなんらの限定も付していない。
これでも「公定力」を否定していない、というのは（［高部］1530頁は「行政行為の公定力を否定するものとはいえない」と説明する）、形式上はあり得る理解であることはもちろんだが、随分と無内容な公定力を想定しての議論であって、疑問である。むしろ、反射効としての公定力をも否定していると見ざるを得ない。無効を主張するのに無効審判による必要が無いようにすることが、判決文自身の明言する同判決の趣旨なのであり、ここからは、反射効による公定力も考えることが出来ない。もちろん同最判は、「特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。」と明言するものではあるが、それでも直接に無効と判断され得るものではあり、その様な意味での「適法かつ有効に存続」に過ぎず、これで本来の意味の公定力が肯定されているとは到底言えない。
さらにそれでも、この判決の意義を限定的に理解することも出来る。最判は「無効理由が存在することが明らか」であることを要件として権利濫用となることを認めたものであるから、この「明らか」の点をもって単なる無効判断を認めているのとは違うとの議論も可能ではある。最判のロジックでは、分割の前後で内容が実質的に同一だったことを前提にしているので、なるほどそれなら無効が明白なケースである。そういう範囲に限るとの理解も可能である。
しかし、［牧野２］や［高林］の説くように、特別な場合に限定しているとの理解は難しい。日本の民事訴訟における要求証明度には一般的にはこのような段階分けは存在しないからである（もっとも［高林］が、我が国の民事訴訟では「常に確信」が要求されている、としているのには疑問な点もある。確信に達しない場合すべてを証明責任によって決するという意味ならば、それは必ずしも適切ではないだろう）。
さらに、実際の事案まで考えると、違う見方が合理的である。事案としては、必ずしも特殊に無効が明白という場合ではないと言える。このケースの両発明（分割の前後の）を同一だと理解するのは、技術内容の吟味を必要とし、決して容易ではない。しかも、担当審査官は現に違う見解だったものである。こうした事実からすると、大胆に無効判断することを許したケースとも理解できる。
キルビー最判の前でも、特許の登録が生きている以上は侵害訴訟では有効と扱われると言っても、従来でも、まったく無効と考えられた特許に基づく請求が認容されたわけではない。技術的範囲の判断において考慮をし、極端な場合には実施例に限定されるとの解釈を採って、侵害認定を否定していたわけである。
これに対して、キルビー最判によって、より直截な判断が可能となった。一応は、「明らか」との限定があり、また権利濫用とのクッションを介してはいるが、判断されるべきはまさに無効（が明らか）かどうかの点であるから、従来のように非侵害といった便宜を考える必要が無くなった。侵害訴訟裁判所の働きないし手段が増えたと言える。
特許法の平成16年改正により、104条の３が新設された。キルビー最判を実質的に取り込むとともに、「明らか」の要件を削除する内容である。新条項は、次の通りのものである:
（特許権者等の権利行使の制限）
第104条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
２ 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
施行日は平成17年4月1日とされている。なお、大阪地判（民事26部）平成16年11月15日（最高裁ＨＰ）は、被告の、「現時点において、明白性の要件を不要とする立法事実が存するのは明らかであり、かつ、将来、不要となる要件を現時点で要求するのは明らかに不合理である」との主張を排斥した。同判決は、「特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。」「新設された特許法104条の３第１項は、特許権侵害訴訟の被告に、訴訟法上の抗弁権を新たに認めたものと解すべきであり、このような条項が新設されたからといって、その施行前の現時点において、その内容がそのまま、民法１条３項にいう権利濫用の評価根拠事実となると解すべきものではない。」としている。
改正法は抗弁の要件として、「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」と規定する。これは、キルビー最判と基本的に同様と理解されるが、しかし、議論の余地のある条項である。
キルビー最判では「特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」としていた。ただし、キルビー最判でも「無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合」を論じてはいるが、それは理由付けの文脈においてであり、結論としては「特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」とされたもので、その判断の対象は「無効理由」の「明らかであるか否か」である。
ところが改正法では、「特許無効審判により無効にされるべき」かどうかを認定することになっており、直截に無効かどうかを判断するのではなく間接的な判断をするかのような規定である。もっとも、同時に、キルビー最判が「訂正審判の請求がされているなど特段の事情」を別に扱うことにしていたのに対して、これに相当する文言がない。これらは両方が組み合わさって、実質的にはほぼ同様の意味を持つものと理解される（ただし［村林］は、間接的な判断を規定している点を重視して危惧を指摘する）。すなわち、訂正審判で生き残る見込みなら、それはそもそも「特許無効審判により無効にされるべき」ではないということになる、との理解に基づく起草と思われる。
ただし、違う理解の余地もあるようには思われる。たとえ訂正で有効性の認められるクレームとなる可能性があっても、現状のクレームでは「特許無効審判により無効にされるべき」に違いはない、というのもあり得る理解のようにも思われる。
また、現に無効審判が請求されている場合については、訂正の可能性でこの抗弁を排斥するためには、訂正が実際に請求されていることが要求されるべきものと思われる。実際に訂正請求されていないなら、条文に言うとおりの「審判により無効にされるべき」状況に違いないからである。
無効審判の請求はなくて侵害訴訟での抗弁主張だけの場合に、どう扱うのかは、議論が残るだろう。そもそも、「審判により無効にされるべき」と言えるためには、実際にも無効審判を請求するべきとの議論もあり得るが（［村林］がその可能性を指摘している）、キルビー最判は、対世的な無効までを求めない選択肢を明らかに認めているから、それよりも後退する趣旨の条項との解釈は適切ではないだろう。ならば、侵害訴訟での抗弁主張だけの場合があり得ることになるが、これに対処する場合の訂正については、実際の訂正審判請求までを求めるのは、それも考えても良いように思われるが、もちろん異論もあろう。
何にしても、わざわざ権利行使しようという場合には、本来は、訂正の問題などは先に決着を付けておくことが望ましいには違いない。加えて、後になってからの訂正請求については、期間的な制限があってしかも経過規定との関係で複雑な状況があるので、注意が必要である。また、もはや手続的に訂正が出来ない状況になっているのであれば、「無効にされるべき」かどうかは、当然のことながら訂正の可能性を無視して判断されることになるものと思われる。
改正法では、キルビー最判と違って、「明らか」との要件がない。
これは、趣旨としては、無効審判の場合との乖離の可能性をなくそうとしたものと思われる。すなわち、無効が「明らか」な場合に限定すると、無効ではあるが明らかとは言えないとの判断の場合に、権利濫用としないことになり、それでは後に無効審決がされることになって（無効ではあるとの判断が正しいとするなら）、一回的解決にならないので、それを避ける趣旨、ということである。ここでは、侵害訴訟の請求認容判決の確定の後に、無効審判で特許が無効とされると、再審理由となる理解が一般的である（民事訴訟法338条1項8号の「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。」の「行政処分」当たるとの理解も前提となっているであろう。筆者はこれに疑問を持っている。［拙稿］参照）。
これについては、実際的な意味がどれほどあるのかは疑問ではある。たとえキルビー最判のもとでも、無効だとは考えつつ、明らかでないとして請求を認容してしまうというのは、いかにも考えにくい状況だからである。むしろ、「明らか」との文言が判決書の上で加えられるというだけ、と想像するのが現実的ではないだろうか。
実際に、明らかというのがそれ程厳しい制約になっているわけではないように見える例が散見される。東京地判（民事29部）平成15年7年30日（最高裁ＨＰ）では、中空糸膜濾過装置の特許について、無効審判請求不成立の審決が出ているのに、その事実に言及しながらなお「無効理由が存在することが明らか」として請求を棄却した。判決書によれば、「控訴審において，審決と本件判決の両者を，一回的に審理し，結論を出すのが，最も，紛争の迅速な解決に資する」との考えが示されている。
また、米国での侵害訴訟における特許無効の抗弁は clear and convincing の証明が要求されるが（特許法282条が特許の有効性推定を規定していることが根拠とされる。結果としてキルビー最判と良く符合している）、それで再審査よりも難しいと考えられているわけではない。
結局、キルビー最判の明らかの要件は、行政法理論との整合性への配慮から、単に無効判断をするわけではないとして加えた一種のレトリックで、今回の法改正のように立法によって抗弁を新設するなら不要となる、ということのように思われる。そういう意味で、実質に大きな差は無くてもおかしくない。
それにしても、明らかの要件が無くなることで、心理的に障害が低くなることはあり得よう。
被告側が先行技術に基づいて対応したい場合に、どうした手続きをとるのかについて考察する。無効審判請求が可能であることに加えて、現在では、侵害訴訟での無効主張ないし明白無効主張が可能である。では、いずれがよいか。
先行技術の中でも、審査過程で既に取り上げられているものについては、それを根拠としての無効審判というのは、極めて困難であるというのが一般的な理解であろう。先行文献を読み間違っていたなどの事情がない限り、たとえ新たな論証を加えるにしても、同じ資料に基づいて違う判断を特許庁が下すことを期待することはかなり難しいと思われる。
それに比べれば、裁判官による判断の方が、実質的にも新たな判断がなされるという期待はあるように思われる。それにしても、先行技術とクレームとの間に僅かななりの相違があって、その相違に基づいて特許庁が特許を認めているという場合については、裁判所としても、違う判断をするのは難しいのが普通だと思われる。そうした進歩性の判断は、一種の価値判断であってどちらとも言えるものであり、また単純な理屈によるというよりは相当に相対的なものだからである。
そうした状況では、むしろ期待し得るのは狭い技術的範囲の解釈である。仮に被告のものが殆ど明細書の実施例通りだとすると、たとえかなり近い先行技術があっても、特許は有効で侵害とされるのもやむを得ない。
従来検討されていない先行技術については、無効との判断があり得るのは当然である。
この場合には、無効審判によることも十分に期待できるはずだが（先行技術の近さによるのは当然として）、弁護士の常識的な感覚としては、裁判所の方が実質的に無効としてもらうのを期待しやすいと考えているのではなかろうか。特許庁はやはり、自らの認めた特許については、出来るだけ尊重しようとするという傾向があるように思われる。キルビー最判の事案において、侵害被疑者側（富士通）は当初は無効審判を請求せず不存在確認請求訴訟を提起しただけであったが、そうするについてはこうした判断があったように想像される。
裁判所での扱いとしては、未検討先行技術についても、従来は、技術的範囲の解釈において参考としてきた。というか、侵害成否認定しか手段がないから、極端な場合には、一種の方便として実施例限定までしていたわけである。
キルビー最判後および法改正後では、こうしたことは必要ない。あるべき技術的範囲の解釈を採って、それを前提として、無効と言うべき特許については無効と言えば足りるはずである。これを前提とすると、未検討先行技術については、技術的範囲の解釈において参考としないのを原則とするべきもののように思われる。そうした未検討先行技術を考えることなく特許は審査されているのであるから、そこで認められた特許についてはその技術的範囲は、そうした未検討先行技術と無関係に存在しているはずである。それで仮にその先行技術との関係で特許性に問題があるのなら、技術的範囲を調整するのではなく、端的に無効と言うべきものである。それが、審査の上で特許を認め、それと別手続きで権利行使の可否を決める、という現行制度の大前提に適っている。
米国では、技術的範囲の解釈において外部証拠（extrinsic evidence）を取り上げないのを原則とするが（無効の判断にのみ使われ得る）、それはこういう意味では自然な話である。近時の Phillips v. AWH Corp. (Fed.Cir. 8 April 2004) などで盛んに議論されているところにつながる問題であるが、そこでの議論の前提は、訴訟でのこうした原則的な解釈の仕方にある。
本件であり得る無効原因としては、先行技術に基づく進歩性欠如と、冒認または38条違反の問題がある。
特許法29条の規定する特許の要件のうち、その２項が、先行技術から「容易に発明をすることができたとき」は特許性が否定されるとしている。これがいわゆる進歩性の要件である。
先行技術が特許の技術的範囲に属する場合には（これはすなわちクレームの要件の全部を充足することを意味する）、新規性が否定され29条１項により特許が認められないことになるが、何らかの違いがあるのがむしろ普通である。その場合でも、「容易」に出来たという場合には、進歩性が無く特許は認められない、ということである。
本件の先行技術はいずれも、特許発明とは一定の違いがあり新規性を否定するものではなく、問題は進歩性である。キルビー最判後の権利濫用の議論でも、進歩性無しの主張は最も一般的なものである。
本件の乙１～乙３の先行技術はいずれも審査過程で検討されたものであるから、上記のように非侵害主張の根拠とする方が見通しが立てやすい面がある。もちろん進歩性の議論はいわば程度問題ではあり、その先行技術に対しても既に特許性が認められたと言っても、別の議論もあり得るものではある。しかし、程度問題であるだけに、既に特許性が認められた問題状況に対しては、無効を主張するのは難しいという面もある。それなりの違いがあれば、それに応じた狭い権利範囲を前提としながらも、特許を認めてもよいではないか、とする見解に決定的に反論することは難しい。
こうした意味では、企画書（乙８）に示されている従来品の例の方が、新たに無効を主張するものとして有望かも知れない。
特許法29条１項柱書きが規定するとおり、「発明をした者」が特許を受けることが出来るものであり、発明者またはその承継者でなければ、特許出願をして特許を受けることは出来ない。49条の拒絶理由としてまた123条の無効審判の理由としても規定されている。
また、特許を受ける権利が共有されている場合には、出願は共同でなす必要がある（特許法38条）。共同発明の場合がこれに当たるわけだが、文字通りに一緒に開発した場合以外でも、段階を経て複数者が関与して発明に至った場合にも、特許を受ける権利を共有するとされるべき場合があると思われる。本件では、こうした議論が問題となりそうである。
キルビー最判は、権利濫用を主張するための無効理由について特に種類を限定しておらず、こうした無効主張を侵害訴訟においてすることも可能と理解される。
［君嶋］: 君嶋祐子「特許処分の法的性質」（『日本工業所有権学会年報』２１号（1997年）１頁）。
［小池］: 小池豊「全部公知その他無効理由を有する特許権による権利の行使について」（『現代裁判法体系』26巻164頁・第11問）。
［渋谷］: 渋谷達紀・評釈（『特許ニュース』10391号１頁）。
［拙稿］: 松本直樹「キルビー最判後を考える」秋吉喜寿（筆者のウェブページ http://homepage3.nifty.com/nmat/ にも掲載）。なお、この文章の一部を本稿の前半の一部に流用した。
［高林］: 高林龍・評釈（『判例評論』503号37頁（判例時報1728号215頁））。
［高部］: 高部眞規子・解説（『法曹時報』54巻5号1531頁）。
［田村１］: 田村善之・評釈（『知財管理』2000年12月号1847頁）。
［田村２］: 田村善之「公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」（『機能的知的財産法の理論』（信山社1996年）第３章）。
［中島］: 中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁」（本間還暦『知的財産権の現代的課題』（1995年）192頁）。
［牧野１］: 牧野利秋「特許処分の瑕疵を裁判所で是正することの是非について」（『特許の有効性と侵害訴訟』（経済産業調査会2001年）187頁・Ⅳ１章）。
［牧野２］: 牧野利秋・評釈（『特許研究』32号（2001年10月号）5頁）。
［村林］: 村林隆一「特許法104条の３の解釈論」（『パテント］57巻(2004年)11号48頁）。