Last Modified: 28 May 2013 15:34:35
By 弁護士 松本 直樹 (my resume, 経歴書, ホームページ)
本稿の英語バージョン 必須特許調査の方式比較表 (Japanese and English) in Excel Format Same in HTML Format (in the both languages)特許調査は、侵害の回避に役立つはずであり、特許侵害での賠償責任等についても、この点の意義こそが重要である。
もっとも、加重賠償の可能性を高める場面を想像できないではない。しかし、加重賠償があり得るのは、現在の判例法のもとでは、無謀とされた場合だけであり、そうなる可能性は極めて小さい。そもそも、これをそれ程に重要視するべきではない。ただし、陪審判断による一定のリスクはあるが、そこまで考えても特許調査が有害とは思われない。
さらに、外部の独立した調査機関（以下「調査機関」という）が調査をするので、調査中に接して調査機関が非侵害とした特許については、知らずに済む。これは、後に加重賠償の問題が生じる可能性を心配するなら（そもそもその可能性自体が極小だが、さらに）、その回避という点で相応の意味がある。
「檜・鶴見案」の修正案の特許調査の手順をご説明いただき、特徴的な点について次の様に理解しました:
・エンジニア・グループ（ＥＧ）を、技術者およびＩＰＲエキスパートで構成するものとして、ＩＴＵ−Ｔの外に設置。そのＥＧがさらに外部の独立した調査機関に調査を委託。
・調査機関は、必須特許（ノンメンバーの）の調査をして、可能性のあるものをその権利者の名前と連絡先をＥＧに報告。
・権利者に特許宣言書を求める等するが、不首尾の場合は、ＥＧが調査機関から特許についての情報を得た上で、明らかに必須特許でないものを除いて、外部の独立した必須判定機関（以下「必須判定機関」という）に必須特許判定を委託。
・必須特許と判定されたものについては、標準案を修正して回避。
必須特許を調査するということは、前提として、多数の特許の情報にアクセスすることになります。そうした中で、現に宣言書（許諾）を得たまたは回避がなされた特許については、問題はありません。問題となるのは、回避したはずなのにそれが不首尾とされた場合や、アクセスされながら必須特許とされなかった特許について、後に結果的に侵害とされた場合です。そうした場合には、調査の過程でその特許を知っていたことが却って加重賠償の根拠となるのではないか、という心配です。
問題となる場面を敢えて想定するなら、次の４種類があり得ます:
a. 調査機関が、当初調査で関係ありとしなかった特許の中に、後に侵害とされるものがあった場合、
b. 調査機関からは知らされたものの、ＥＧで明白に問題がないと判断したものについて、同様の事態となった場合、
c. 必須判定機関が、ＥＧから判定を依頼されて、必須特許でないと判定したが、同様の事態となった場合、
d. 回避したはずなのに、それが不首尾とされた場合。
これらの場合には、権利者から宣言書が出されることも標準案修正での回避もなしに規格が確定され得る（もしもそこでの判断が間違っていた場合の問題）、または回避したはずなのに侵害ということですから、後に侵害問題を生じる可能性もあるわけです。この場合に、特許にアクセスしていたことで、却って加重賠償の可能性を高めることにならないか、というのが憂慮のポイントです。
基本的に、加重賠償の仕組みは、特許権を尊重させるためのものです。CAFCも、被害者の十分な回復と並んで、侵害という不法行為に対する「抑止力 (deterrent)」の趣旨で、故意を認定するのだと判示しています（Rite-hite Co. v. Kelley Co. (Fed.Cir. 1987) ）。
その意味では、標準化に当たって特許調査をするのが咎められる事はないはずです。特許調査は、侵害を避けるためのものなのですから。また、シーゲイト事件に代表される近時の裁判例は、加重賠償が課される場面を限定する方向にあります。ですから、加重賠償を過度に心配するべき状況ではありません。
かつては、アンダーウォーター事件（Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F2d 1380 (Fed.Cir. 1983) ）により、特許を知っていた場合には、侵害被疑者側には積極的義務があるとされました（拙稿「米国特許法による三倍賠償とディスカバリー」参照）。すなわち同裁判例は、「侵害があるか否かを確かめる相当な注意（due care）を尽くす積極的な義務（affirmative duty）を負う。」とし、また、「かかる積極的な義務の中には、侵害となり得る行為を開始する前に、弁護士から適格な（competent）リーガルアドバイスを得る義務が含まれる。」としていました。この結果、関係の特許権を知った場合には、調査検討して侵害しないと判断されたなら、さらに弁護士から鑑定意見書を入手する、という手順が普及しました。
また、これを重視すると、特許調査をしない方が良いと言われることもありました。アンダーウォーター事件の積極的義務は、特許を知った場合を前提としているからです。勿論、加重賠償の可能性の点ではそうであっても、実際的には特許調査をしないことの問題性は明らかです。仮に侵害の場合には差止められてしまう可能性があるのですから、事業のための投資を考えれば、一般的には、調査をしないことが合理的ということはあり得ません。それでも、加重賠償の点だけを考えると、特許調査をしない方が良いという理屈もあり得たのは事実です。
これに対して近時のシーゲイト判決（In re Seagate Technology, LLC (Fed.Cir. 2007) ）は、明示的に判例を変更しました。積極的な義務は否定され、賠償の加重され得る故意侵害は、他の法領域と同様に、無謀（reckless）な侵害の場合に限られるとされました。次の様に判示しています:
故意侵害を立証するためには、特許権者は、侵害者が当該行為が有効な特許の侵害を構成することになる客観的に高度な蓋然性があるにもかかわらず当該行為を行ったことを、明白かつ確信を持つに足りる証拠 (clear and convincing evidence) で示さなければならない。侵害者被疑者の心情は、客観的な基準とは関係がない。もしこの客観的な閾値基準が充足された場合、特許権者はさらにこの客観的に定義された危険（侵害時の記録で決められる）を侵害者被疑者が知っていたか、明らかに知るべきであったことを示さなければならない。（http://www.kirkland.com/の訳文を元に編集）
「侵害の高度な蓋然性」が客観的な無謀の内容であり、加えて被告がそれを知るべきだった場合にのみ、故意侵害として加重の可能性がある訳です。
シーゲイト判決により、特許を知っていた場合でも加重される可能性は大いに減じられました。ですから、特許調査で知ることが問題と考えるべきではない状況にある、と基本的に言えます。また、特許調査は特許権の尊重のために役に立つ行為であり、その意味でむしろ評価するのが判決の趣旨に適うと理解されます。シーゲイト判決では、加重賠償の目的は明示されていませんが、懲罰賠償についての最高裁判決を根拠の一つにしており、特許侵害を避けさせる趣旨をやはり認めていると理解されるからです（もっとも、GAJARSA裁判官の補足意見では、もっぱら十分な賠償のための加重をするべきだと主張されてはいますが、これにはNEWMAN裁判官が同調しているだけです）。
ただし、そう決定的でもないとの見方もあります（たとえば Foley & Lardner LLP, In re Seagate Technology, LLC）。事案が、直接にはディスカバリの範囲についての判断であり（訴訟のその段階での決定に対する上訴の事案）、加重賠償を限定するとした実体法的な判断の部分はその前提としての判示で、厳密には傍論です。そういう事情もあって、抽象論に留まることもあり、下級審の実務を大きく変えてはいないとの考察もあります。シーゲイト判決以後も、加重賠償の主張を、サマリー・ジャッジメントで否定した例は極めて少なく、多くのケースでその判断がトライアルに委ねられています（下記7.で補足）。これは、陪審裁判の場合には、陪審がこの判断をしているということであり、そうなるとリスクがありますし、対応すること自体がコストその他で大きな負担となります。
また、仮に知った場合にどう対応するべきか、については、必ずしも明らかではありません。積極的な義務は確かに否定しており、過度に心配しなくて良いというのが趣旨のはずですが、でも、加重されないのを確実にするためにはどうするべきかを示してはいないのです。
この関係では、シーゲイト判決は同時に、守秘特権（privilege）の放棄の範囲を限定して鑑定書を提出しやすくしていることに注目する場合もあります（William L. LaFuze and Michael A. Valek, Litigating Willful Infringement in the Post-Seagate World 参照）。加重賠償を避けるために鑑定書に依拠する場合には、これについての守秘特権を放棄することになります。この放棄の効果が及ぶ範囲が問題で、同種の通信には及ぶとされるものの、どこまでかについて確実な所がありませんでした。トライアル担当の弁護士との通信まですべて開示することになるのでは、不都合です。シーゲイト判決によれば、かなり限定して訴訟前の検討についてだけの放棄が出来るとされました。この点を強調するのは、鑑定業務をする弁護士の営業のような面もあるとは思われますが、事案の事実関係から、こちらこそ明確な判示事項とも言えることは事実です。
加重賠償のリスクを減じるためには、上記のように非侵害と判断した場合、それが十分に慎重な検討の上でのことだと、後に証明できるようにしておく必要があります。この証明にあたって、守秘特権を放棄するのがやりやすくなっているというのが、シーゲイト判決の重要な判示です。つまり、トライアル担当弁護士との通信についての秘密を保持しながら、鑑定書を証拠提出できることが明確になったので、鑑定書を得ておくことで加重を避けるという方策が採用しやすくなったものです。そうすると、場合によっては鑑定書を入手しておく対応も実行するべき面もあると言えます。
上記の a.〜d.のそれぞれの場合の、無謀だとの立論を敢えて考えるなら、次の様になると思います。
まず、a.とc.は外部の機関が問題ありと判断しなかったまたは無いと判断したものですが、それで無謀との議論は、二種類があり得ます。第一は、外部の機関の判断が無謀であるとの議論であり、ここでは、判断を任せていたのでその無謀は被告の無謀と同視されるという議論を前提とします。この前提がどうかは微妙ですが、同視されないとすれば、委ねることで利点があると言うことであり、たとえ同視された場合でも、そのままに判断している場合と同じことです。
第二は、機関に判断を任せることが無謀なことだとの議論です。これに対しては、適切な能力があると説明できる機関であれば、後者の議論には反論が出来ると思われます。
b.は、調査機関から伝えられた場合で、そのうえでの判断が結果的に誤りだった場合です。そこでの判断が問題となります。
d.は、必須判定のうえで、回避が必要と判断されてそうしようとしたのに、結果的にそれが不首尾とされた場合です。この場合にも、回避策についての判断が問題となります。
いずれにしても、シーゲイト判決により、加重は判断が無謀だった場合、すなわち侵害の高度な蓋然性にもかかわらず実施した場合に限られるものです。慎重で保守的な判断態度をとりさえすれば、こうした意味で無謀といわれることは無いはずです。仮に問題が起きる場合を敢えて考えるなら、技術的に回避が困難な場合に、無理をして不十分な回避でよしとした場合があるかも知れません。そうした回避について判断は、慎重である必要があります。
上記のように現在のシーゲイト判決によれば、「侵害を構成する旨の客観的に高度な蓋然性」が加重の要件となります。これはすなわち、侵害の成否が微妙な案件では、それを結果的に間違って判断して侵害してしまっても、賠償の加重はされない、ということのはずです。慎重な判断をしているなら、これに当たることはないはずのものです。上記6.のいずれについても同様であり、それなりの検討と判断をしている限り、加重賠償の対象とはならないというのが現在の判例法です。
ただ問題と思われるのは、侵害訴訟のトライアルが陪審によって判断される場合には、この点についても多くの場合に陪審の判断が下されることです。たとえ陪審トライアルの場合でも、陪審に判断させるのが必須ということではなく、この厳格な要件を充足する可能性がない場合には、サマリー・ジャッジメントして裁判官が陪審の判断対象から外してしまうこともできるはずですが、その例は少ないようです（Roderick R. McKelvie, Ashley Miller, 阿部隆徳訳「Seagate事件判決の１年後」）。陪審トライアルをやる場合に、それに先立って裁判官が或る意味でリスクをとって判断をしてしまうということは、極めてやりにくいもので、実行されないという場合も多いと思います。
陪審によって判断される場合には、侵害が認定される場合でも、必ずしも内容をよく理解してのことではないと見えることがままあります。そうなると、侵害が微妙なところかどうかなどの考えは無いということにもなり、結論的に侵害を認めるとなったら、故意侵害も認めてしまう、ということにもなりがちのように思います。これは、私がセガのロサンゼルスでのケース（1991年）について実地に見たときが正にそうでしたし、シーゲイト判決以後の裁判例でも、陪審の判断としては故意侵害を認めているものがかなりある状況からもその様に理解されます。
この点はリスクです。
こうした形での加重賠償の可能性は、一応は、その特許を知っていたからだという話にはなりますが、特許調査をしたから特にリスクが高まったと考えるのも、理屈に合わない話のように思います。特許調査をしなかったために特許自体を知らなかったという場合にも、その状況によっては、調査しないままに済ますこと自体が無謀だという主張も、主張としてはあり得ます。シーゲイト判決以降の判例法においては、そのような形で加重するというのは本来は正しくないと思いますが、そういう意味では、上記のように陪審が過度に故意侵害と判断するのも、そもそも正しくない話です。現実的な話として、陪審の判断により、調査の結果として故意侵害だとされてしまう可能性も否定できないですが、それは、特に問題を大きくしたという状況ではないのだと考えます。
以上のように、現在の裁判例の状況では、特許調査をした場合に特許へのアクセスがあったことを理由として加重賠償が課せられるという可能性は、まったくは否定できないものの、過度に心配するようなものではありません。
これに対して、特許調査をしない場合には、加重賠償を云々する前に、特許侵害ないしホールドアップ問題のリスクを甘受している訳であり、こちらの方がはるかに重大な問題です。現実的な問題としては特に深刻です。特許調査を積極的に行うことによって、問題が明らかになった特許については、設計で回避するなり宣言書（ライセンス）を得るなりの対処を積極的に行うことによる利点を十分に考えるべきです。
さらに、特許調査をしないことは、それ自体が加重賠償の理由となるとの主張を受ける可能性もあり得ます。それ自体が、無謀（reckless）だという主張です。ここでの無謀は、シーゲイト判決の判決文自身により、客観的に侵害とされる蓋然性の高い行為を敢えて実行していることを意味するわけですが、結果的に侵害が認められた場合の陪審は、内容を必ずしも良く把握していないために、高度の蓋然性まで認めてしまいかねないこと、上記の通りで、そういう場合には加重賠償までも認めてしまうということになりがちなように思います。
最初の段階では、第三者機関から知らされるのは名前のみとするスキムをご説明いただいています。これでリモートになる面は分かりますが、加重賠償の点での意義は疑問です。
名前のみでありながら、加重賠償が問題となる場合は、想定するのが困難です。上記3.のa.の場合は、名前も知らされません（そもそも、或る程度でも慎重な調査をするなら、この段階で対象とされなかった特許が、侵害とされて加重賠償が問題となるとは考えにくいです。形の上ではそれに当たるような場合でも、むしろアクセスもなかったと言うべき者になりそうです）。b.の場合は、既に宣言書の入手を試みて出来ず、ＥＧが特許の情報を得た上での判断です、既に名前のみではありません。敢えて名前のみにすることは、加重賠償との関係は薄いと思われます。
ただし、或る意味での“省力化”の点では理解できます。宣言書を入手できれば良いわけですから、その前の段階で余計な情報を受けとって扱う必要は無いのはもっともです。
故意侵害の話とはまた別の事ですが、特許調査をしたのに、侵害の問題が発生して標準実施企業に負担が生じた場合には、これについての標準機関の責任というのが問題となる可能性もあります。これを避けるためには、機関が保証をするわけではないという、契約による対処が必要であり、そうした免責の条項を入れた契約を締結するべきです。また、そうした趣旨について正しい理解を得ておくことが重要です。加えて、標準機関の側でも、説明した内容の通りに調査や判断を実施するというのも、必要で重要なことになると思います。
また、ＥＧメンバーの出身企業が、特に責任を負担する可能性が懸念されるかも知れません。しかし、特に無謀な判断をしたとかいうのでない限り、ＥＧメンバー個人を端緒とする責任が問題となるとは思えません。さらにＥＧメンバーとその出身企業とが結びつけられるのも極めて考えにくいです。