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松 本 直 樹 （初出: 特技懇(200号(1998年7月号))、1999年4月12日に本ページに掲載)
［ウェブページにアップするにあたっての前書き］ 目次 |
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日本の特許侵害訴訟では、特許の登録がありさえすれば、その特許は有効なものとして扱われます。被告が特許の有効性を争う術は、もっぱら無効審判を提起して特許庁での手続きによるしかありません。これが一般的な見解であり現時点での実務です。 これに対して米国では（他の諸外国も多くがそうだと言われていますが、筆者の知見の範囲の関係で、本稿では主に米国と対比をします）、侵害訴訟において特許の有効性を争うことが出来ます。それどころか、特許の有効性を争うことは、侵害訴訟での被告側の主要な防御方法だとすら言えます。 また、一旦成立した特許を無くするための手段として何があるのか、という見方をした場合でも、当事者間の侵害訴訟（または無効の確認訴訟(declaratory judgment を求める訴訟)）こそが主要な手段です。特許を無効と判断する判決については、［ブロンダータング事件］（連邦最高裁判決(1971年)）によって第三者もこれを援用することが認められており、当事者間での判決に実質的に対世効が与えられています。再審査制度（reexamination）もありますが、無効を主張する側の手続き関与が十分でないなどの理由から、有効な手段とは考えられていません。 |
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こうした日米間での違いは、単に分担の問題に過ぎないとも言えます。日本でも、侵害訴訟では無効主張が出来ないとはいえ、無効原因を有する特許に対しては、無効審判を提起すればよい建前だからです。筆者自身、［拙稿1］では、主にこうした観点からの検討をしました。しかし、近ごろ筆者が感じるところでは、手続きが侵害訴訟と切り離されていることは、やはり重要な違いであり、これによって実質的な相違を生じているように思われます。 2.1 分担の合理性侵害訴訟で無効主張が出来ないことは、反論の術が1つ無いと言うことであり、それ自体で被告にとって不利だと言えることはもちろんです。しかしこれは、役割分担をさせるという制度自体の性質です。この制度にもそれなりの利点が認められることは事実ですから、こうした意味で被告が不利であって問題だと言おうというわけではありません。 すなわち、侵害訴訟での判断事項が減るわけですから、それだけ効率化できるはずだという理屈があり得ます。また、“瑕疵のある特許権については、侵害訴訟を経る必要もなく、無効審判という形で明白に対世的に無効とされるのだ”と理解するなら、特許権の信頼性のために合理的な制度だと言えるかも知れません（米国での無効確認訴訟にあたっては、警告状を受け取っているなどの確認の利益が必要とされており、日本の無効審判の場合の利害関係の要件よりも機会が限定されていると見られます）。 そして、被告としても無効審判という機会は与えられているわけですから、侵害訴訟では無効主張できないといってもそれだけではこの制度が不当ということにはなりません。 2.2 被告にとって克服できない問題点しかしなお、侵害被疑者としては不利な点があると思います。問題だと思われるのは、場面が切り離されること自体の影響です。侵害の成否の判断と同じ場面で、その侵害の主張を勘案しながら有効性を判断するのと、無効審判という、有効性の判断だけを行う手続きで判断するのとは、やはり違うのではないかということです。 無効審判の場面では、権利者側は、たとえば公知例との対比において、公知例との相違点を強調して、特許の有効性が認められるべきであるとの方向の議論を一方的にすることが可能です。もちろん、ここでの権利者側の主張も、侵害訴訟において禁反言として働くという効果を持ちます。しかしこれはいかにも間接的です。 そして、無効審判の場面では、その特許権によってどういう権利行使がなされるのかを必ずしも勘案しないで結論を下すことになります。これが重要だと思います。こうした判断の仕方は、有効性を認める方向に判断を偏らせるのではないか、と思われます。すなわち“いささかなりとも新規性があれば、何らかの権利を認めてもよい”ということになりやすいと思われるのです。 これに対して、権利行使と同じ手続きでの判断であれば、“こんなツマラナイ「発明」に対して、この被告の実施を差し止める権利を認めてよいものかどうか。そんな強力な独占権を与えてよいものだろうか。”という発想につながりやすい。……ということです。こうした場合に、非侵害と判断することもあり得るところですが、無効と判断することこそがふさわしい場合というのもあるはずです。 こうした問題点があるために、侵害訴訟において有効性を判断してこそ、事案の全事情を考えに入れて適切な判断を下すことが出来るのではないか、と思われます。 米国の再審査手続きが、無効を主張しようとする者にとって十分な手続きでないとされていることには、こうした理由もあるものと思われます。手続き保障が不完全だという点もあるものの、もっと本来的な理由もあるのではないか、ということです。侵害訴訟の場面で有効性を判断してもらうのに比べて、権利行使から切り離された手続きで有効性を検討するということ自体が、有効性を争う側にとって不利なものであるように想像されます。 |
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近頃では日本でも、侵害訴訟における無効主張が認められるべきではないかとの見解がかなり議論されています（［田倉］や［大場］など）。私見では、まず、従来の出来ないとする議論の行政法上の根拠が薄弱だと思われますので、こうした議論にはもっともなところがあると考えます。 加えて、事案にとって妥当な結論をもたらすために認められるべきです。上記のように、侵害訴訟から切り離された有効性判断では、権利者に甘くなってしまうのではないかと思われますが、どちらの判断が妥当なのか、どちらが“正しい”のかというと、侵害訴訟において判断する方だと思います。侵害訴訟において有効性判断をしてこそ、事案にとって妥当な結論を下すことが出来るのではないか、ということです。 従来はそれでも、特許権の行使の結果自体がそれほど重大なものではなかったために、こうした難点もさしたる問題とはなりませんでした。しかし今後において、プロパテントなどと言われて、損害賠償の高額化や早期の差止判決が出されるようになると、侵害訴訟で無効主張を許す必要性が高まります。 これらの他にも、手続き上の便宜という点でも、侵害訴訟の中で無効判断が出来ることが望ましいのではないかと思われること、既に議論されているとおりです。 |
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侵害訴訟で無効主張が出来るという場合、その判断は、クレーム単位で行われることになると思います。そうすると、狭いクレームに存在意義が出てきます。米国での現状がそうです。米国では、侵害訴訟の場面で特許が無効とされる可能性があるわけですが、この有効性の判断はクレームごとになされます。したがって、狭いクレームに積極的な存在意義があります。狭いクレームは、広いクレームを無効とする先行技術が見付かった場合でも、狭い分だけ無効とされない可能性があるからです。 これに対して日本では、これまで、侵害訴訟において無効にされないことが前提とされてきました。そうすると、基本的に狭い請求項を持つことには意味がありません。米国なら、侵害訴訟で一定のクレームが無効にされることを想定して、より狭いクレームを設けておく意味があるわけですが、日本の場合には、より広いクレームを得ておきさえすればよいわけで、多項制を活用する理由がありません。 もっとも、従来のように、侵害訴訟で無効とされることがなくても、多項制を活用することにまったくメリットがないというわけではありません。拒絶理由通知や無効審判請求に対しての対応においての利点や、違ったパターンのクレームを並べると実施例との対比がしやすいことがある、という利点はあり得ます。しかしせいぜいこの程度しか想像できません。相当に限られた意義しかないことは間違いないと思います。 日本において現存する特許は、こういう想定で出願されていますから、狭いクレームが十分には無くて当然であるわけです。 |
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もっとも、現状の侵害訴訟でも、無効だと正面切って判断することはないものの、実質的にそれに相当する判断はしています。実質的に無効であると言える一定の場合には、実施例限定という解釈を取り侵害の成立を認めません。 この判断にあたっては、上記のあたりの調整も考えに入れていると思います。侵害訴訟において実質無効だからといって実施例限定をする際には、「全部」公知だから〜、という言い方をしますね。これは、訂正審判で（現行法なら無効審判が提起された場合にはその手続きの中で）減縮訂正をしても、それでも無効になることが避けられない、という場合であることを指しているのだと思います（あまり良く考えずに使っていることも多いように見えますが）。 権利行使されている特許の明細書で開示されている実施例と先行技術との間に差があれば、権利範囲を減縮する訂正をすれば（訂正審判なり無効審判の中での手続きによってなりで）、無効理由は消えるわけです。こうした対処が出来ないのは、実施例と同一の先行技術が存在している場合です（簡単に言うとこうなります；同一でなくても、侵害訴訟の被告の製品よりも実施例に近い公知例があれば同じことですが）。 念のために申し上げておきますが、特許権の方の請求項の要件を順次あげていって、公知例がそれらを“全部”みたしている、というのは、ここで考えている「全部公知」ではありません。それは単なる非新規です。そうではなくて、特許明細書で開示されていることの全てが公知例に備わっている、すなわち典型的には開示されている実施例と公知例が同一である、という場合のことを「全部公知」と言ってこそ意味があると思います（この際には訂正することで有効性を維持することが出来ない）。もっとも、世間一般の議論は怪しいことも多いかも知れません。 |
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以下は、日本でも侵害訴訟において無効主張を認めることになった場合を想定しての考察です。 侵害訴訟での無効判断をするのだとなると、上記のような一種曖昧な扱いは続けられなくなると思います。請求項単位で無効事由の存否を判断することになると思われますから、「全部公知」といった判断ないし議論が入り込む余地が無くなります。 そうなると、狭い請求項に存在意義が出てきます。広い請求項だけだと、先行技術を根拠とする無効主張を受けた場合に弱い可能性がある訳です。なるたけ狭い請求項の方が、先行技術との関係での有効性判断においては強い訳ですから、被告の製品をカバーする限りででは狭い方が権利者にとって有利となります。したがって、予め狭い請求項も用意しておくことが望ましいことになります。 逆に、多項制を活用して、狭い請求項を用意した出願が普通になされるようにならないと、無効判断をするわけには行かないとも思われます。狭い請求項を取っておこうという考えが無く出願された特許について無効判断をすることは、無効判断をされることに対しての用意がないのに突然に不意打ちを食らわせることになってしまいます。無効判断をされると分かっていれば狭いクレームを用意しておくことで対処できたのに、それがないために権利者敗訴、との判決を下すわけには行かないでしょう。訂正審判を待って判断する方法もありますが、侵害訴訟で無効判断をも出来るようにするべきだとの議論からすれば、これは背理です。 そうすると、無効判断をするようになる前提として、一般的に多項制が活用していることが必要である、ということになります。 |
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ここで困った問題があります。侵害訴訟では無効判断がされない現状を前提とすると、狭い請求項には存在意義が無いわけですが、単に存在意義が無いというだけではなくて、多数の請求項を設けることは、特許権者に大きな経済的負担を生じます。年金の問題です。 7.1 年金の金額と請求項数日本では、特許権を維持するためには、特許料（年金）を毎年支払う必要があります（「毎年」と言っても、もちろん事前にまとめて支払うことは可能ですが）。年金の金額は、権利期間の初期のうちは大したものではありませんが、年数が経過するにしたがって高くなっていき、末期近くでは毎年の金額がかなりの多額になります。現行の規定では、たとえば16年目から18年目では年額35万8400円です（昭和63年以降の出願で単一請求項の場合）。 問題は、この年金の金額が、請求項の数が増えるにしたがって高くなる計算式になっていることです。たとえば請求項が１０あると、単一請求項の場合のほぼ２倍となります。このため、多数の請求項を持つ特許は、長期間権利を維持しようとすると、その費用が非常に高いものとなります。これは、多項制を活用することに対する強力な制限となっているように思います。 なお、願書貼付の印紙額は請求項の数によりませんが、審査請求の際の納付額は、請求項数に応じて加算があります。 7.2 米国の場合これに対して米国の場合には、そもそも負担額が小さく、しかも狭いクレームを設けることに対する追加負担がほとんどありません。 まず、出願時の負担については、クレームの数による加算がありますが、従属クレームの場合には20までは加算がありません（35 USC 41(a)、なお独立クレームについては3つ以上の場合に加算があります）。 また、米国でも年金に相当する維持料金（maintenance fee）の支払い義務はありますが、そもそもその金額は非常に僅かなものです。特許の成立から3年半の時に650ドル、7年半の時に1310ドル、11年半の時に1980ドル、だけです（35 USC 41(b)）。そして、この金額はクレームの数に関係ありません。 7.3 比較とその効果米国の場合は、そもそも負担の水準が問題となるほどのものではありませんが、その中でも従属クレームについては20まで加算がありません。本稿で問題としているのは、狭いクレームを設けておくことですから、主に従属クレームによることが考えられます。したがって、現実的には本稿で問題としているような狭いクレームを設けるについては、追加負担はないと言って良いと思います。 これに対して日本の場合には、特に年金はかなりの金額であり、しかも請求項が多数になると確実に加算があります。このために、多項制を活用することに対して抑制効果があると見られます。前述のように多項制が活用されていることが侵害訴訟での無効判断をするための前提条件だとすると、このままでは移行できないということにもなります。 7.4 法改正もっとも、この原稿を書いている間に特許法の改正法が成立し（1998年4月24日）、年金の金額が低減されることになりました。13年目以降も10年目から12年目と同額（単一請求項の場合で8万9600円）になったため、大した金額ではなくなりました。 これによって多項制を活用することに対する抑制効果は多いに軽減されたと言えるとは思います。 7.5 年金負担の理由は何か（巧妙な制度? ）以下は蛇足ですが、現状の多項制および年金制度は、考えてみると非常に不思議な制度です。多数の請求項を設ける必要もメリットも乏しいのに、料金（主に年金）だけは多額に要求されるのですから、これでは、多数の請求項を設けた出願をする合理性はまったくありません。皮肉に考えるなら、何も知らずに（考えずに）日本出願をする外国（特に米国）からの出願人にだけ大きな負担をかけさせるためには、非常に巧妙な制度ではあります。 |
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日本の現状を見ると、権利範囲の解釈が狭すぎるとか、損害賠償の金額が低すぎる、とかいう点では、もっとプロパテントになってもよいように思います。しかし、侵害訴訟において権利の有効性を争えないという点では、既に非常に権利者に有利な制度が取られています。ここを変えずに賠償金額の点などでプロパテントにすると、実質的な妥当性の乏しい結論が下されかねないように思うのです。といって、無効主張を認めるについては、多項制を活用できるように用意が必要であり、それについてはこれまで年金制度も障碍となってきた、ということです。 |
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［大場］: 大場正成「特許の無効と侵害」（知的財産研究所編『知的財産の潮流--知的財産研究所5周年記念論文集--』84頁）. 引用箇所 ［拙稿1］: 松本直樹「米国特許制度におけるＰＴＯと裁判所の役割」（『月刊国際法務戦略』1992年10月号および11月号）. 引用箇所 ［田倉］: 田倉整「歪められた権利範囲論--狭い解釈と広い解釈--」（『パテント』1994年5号50頁）. 引用箇所 ［ブロンダータング事件］: Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University Of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971). FindLawの同ケースのページへのリンク 引用箇所 |