東京高等裁判所知的財産部のホームページの中に「最新裁判例紹介」のページが掲載されています。ところがこの要旨は、ＰＤＦで各件バラバラのファイルで見にくいです。それで、自分の手元用にまとめてみました。まだ侵害訴訟の方だけですが。ついでに公開しておきます。
By 松本直樹 （御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。）
ウェブ頁掲載: 2004年6月20日（随時加筆予定）
判決年月日平成１６年１月２９日
担当部 東京高等裁判所知的財産第３部（旧第６民事部）
事件番号 平成１４年（ネ）６４５１号
○ 日本法人と、日本国に在住してその従業員として勤務していた日本人がなした職務発明に係る日本国特許及び外国特許を受ける権利の譲渡契約の成立及び効力の準拠法は、日本法である。
○ 相当の対価請求権を定めた特許法三五条三項の規定は、職務発明の外国特許を受ける権利等の譲渡についても適用される。
○ 包括的クロスライセンス契約及び包括的ライセンス契約について、職務発明により使用者等が受けるべき利益の額を算定した事例
本件は，１審被告（日立製作所）の従業員であった１審原告が，在職中にした本件各発明につき，１審被告に対し，特許法３５条３項に基づく相当の対価の支払を請求し，これにつき原判決が１審原告の請求を一部認容したのに対し，当事者双方が，これを不服として，控訴を提起した事案である。
本判決は， 本件発明１（円形開口特許） の承継の「相当の対価」（既払い分を除く）は，合計 １億６２８４万６３００円となると認定した（判決主文は，この金額から原判決が認容した３４７４万円を差し引いた，１億２８１０万６３００円となっている。）。
本判決は，職務発明に係る外国特許を受ける権利についても特許法３５条が適用され ることを認め，また，包括的クロスライセンス契約に関し，職務発明により使用者が得 た利益の額について，減額調整をした上で，相当額を認容している。詳細は，以下のと おりである。
勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が特許法３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。（最高裁平成１５年４月２２日第三小法廷判決民集第５７巻４号４７７頁）
本件においては，１審被告は，被告規定を設け，１審原告から，本件各発明を譲り受け，被告規定に基づき，原判決が認定した補償金を支払っているものの，その金額が特許法３５条が定める「相当の対価」に満たないものである。
（１）準拠法
本件各発明の外国の特許を受ける権利の譲渡契約（本件譲渡契約）は，その対象となる権利が職務発明についての日本国及び外国の特許を受ける権利である点において，渉外的要素を含むものであるから，その準処法を決定する必要がある。本件譲渡契約は，日本法人である１審被告と，日本国に在住してその従業員として勤務していた日本人である１審原告とが，１審原告がなした職務発明について，日本国において締結した譲渡契約である。本件譲渡契約の成立及び効力についての準処法をどの国の法律とするかについての当事者の明示の意思は存在せず，当事者の黙示の意思を推認すれば，それが日本法であることは明らかであるから，法例７条１項により，準拠法は，本件各発明に係る外国の特許を受ける権利の譲渡の合意に関する部分も含めて，日本法であると解すべきである。また，当事者の意思が明確ではないとするとしても，法例７条２項により，その準処法は日本法となることが明らかである。
仮に，本件譲渡契約の準処法について，法例７条が適用されないとしても，そのときには条理によりこれを決すべきであり，条理にかなうのは，使用者と従業者との間の雇用関係に最も密接な関係を有する国の法律を準処法とすることであるということになるというべきである。この場合においても，本件譲渡契約については，日本法人である１審被告と日本人である１審原告との雇用契約が締結され，かつ，１審原告の勤務地であった日本国の法律を準処法とすべきことになる。
（２）特許法３５条３項及び４項は，従業者等が職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を譲渡した場合に，「相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定する。この規定は，従業者と使用者との間の職務発明に係る譲渡契約の対価を強行法規により定めることによって，従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図り，これにより「発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とする。」（特許法１条）との特許法の目的を達成しようとするものである。このように，特許法３５条は，特許法中に規定されているとはいえ，我が国における従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規である点に法目すると，特許法を構成すると同時に労働法規としての意味をも有する規定であるということができる。職務発明についての規定がこのようなものであるとすると，職務発明の譲渡についての「相当の対価」は，外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて，使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべき事柄であり，当該特許が登録される各国の特許法を準拠法として決定されるべき事柄ではないことが明らかである。
原判決が，特許法３５条３項の「特許を受ける権利若しくは特許権」が，外国の特許を受ける権利及び外国の特許権を含まないと判断した根拠となった属地主義の原則（ベーベーエス最高裁判決）とは，特許の成立，移転，効力，すなわち，特許権が付与される手続的，実体的要件，特許権が有効に移転されるための手続的，実体的要件，及び，特許権の効力がそれぞれの国の特許法により定められることを述べたものであり，特許を受ける権利等の移転の前提となる，それらを対象とする譲渡契約における，それらの権利の移転の対価についてまで，これを各国の特許毎に各国の特許法等の法律にゆだねることを述べたものではない。各国における特許の成立，移転，効力についての手続的及び実体的要件というよう仏各国の特許に特有の事項については，各国の特許法の定めるところによりこれを律すべきであるとしても，職務発明により原始的に発生する日本及び外国の特許を受ける権利等の移転の対価については，上記のとおり，従業者と使用者間の雇用契約上の利害関係の調整を図り，発明を奨励するとの要素も考慮した上で，その国の産業政策に基づいて定められた法律により一元的に律せられるべき事柄であるから，従業者と使用者が属する国の法律により解決されるべきである。このような従業者と使用者間の雇用契約上の利害関係の調整事項を，特許を受ける各国の特許法等の法律により多元的に決すべきであると解する合理的な理由はない。
１審被告は，特許法３３条及び３４条に規定されている「特許を受ける権利」は，日本国の特許を受ける権利のみを意味することは明白であり，特許法３５条３項が規定する「特許を受ける権利」についてのみ「外国の特許を受ける権利」をも含むものと解釈することはできない，と主張する。しかし，特許法３５条は，上記のとおり，使用者と従業者との間の雇用関係において生じる職務発明に関する法律問題，すなわち，職務発明の譲渡契約における「相当の対価」について定めた強行法規であり，我が国の産業政策に基づき，使用者と従業員発明者との間の利害関係を調整しながら，特許法１条が定めた目的を達成するために設けられたものであり，特許法における他の規定とは異質の規定であると解すべきである。特許法３５条が，特許法の他の規定と比べ異質なものであり，同条中の用語を他の特許法の規定と同じ意味に解さなければならない合理的理由がない以上，開条における「特許を受ける権利」は，その規定の趣旨を合理的に解釈し，上記のとおり，我が国の職務発明について，日本国のみならず外国の特許を受ける権利等をも含む意味であると解すべきである。
仮に，特許法３５条３項及び４項が我が国の職務発明について我が国の特許を受ける権利等についてのみ適用があり，外国の特許を受ける権利等について適用がなく，各登録国の特許法が適用になるとの原判決の立場を採用すると，これと異なる職務発明制度を採用している世界の主要国との調和を欠くことになり，従業員発明者はいずれの国においても保護を受けられない事態が生じたり，また，裁判所も，外国の特許を受ける権利の譲渡の対価について，外国法に基づく請求があれば，各登録国の法制度を調査し，各登録国の法制度に従って，これを判断する必要が生じるなど，極めて煩瑣な事態が生じる結果となる。このような結果を招く解釈を合理的なものとすることはできない。
（１）本件発明１の価値
① 本件発明１は，記録情報を光学的に再生する装置の光ピックアップユニットにおいて，楕円発光半導体レーザの光スポットを円形にする発明であり，簡便で安価なＣＤ用光ピックアップユニットを実現することを可能にした唯一の発明であるため，理論的には本件発明１の代替技術が存在するものの，多数の企業のＣＤ関連製品に実施されており，業界においてＣＤ関連商品について回避不可能な特許の一つとして広く認識されていた。
② １審被告が他社との間でＣＤ関連商品について包括的ライセンス契約を締結するに当たって，本件発明１は，常に１審被告の主要特許の一つとして掲げられており，他社との間でライセンス契約を締結する上で，重要な特許の一つであった。
③ １審原告は，１審被告在籍中に，本件発明１について，戦略特許金賞を受賞している（１審被告の中央研究所及び映像メディア研究所における過去２０年間の特許出願１万余件の中で，戦略特許金賞を受賞した特許権は，６件（０．００６％）にとどまる）。
④ 本件発明１については，目本国のみならず，米国，カナダ，フランス，イギリス，オランダの各国で特許登録がされている。
（２）包括的ライセンス契約について使用者等が相手方企業との間でライセンス契約を締結し，同契約に基づいて実施料を取得した場合，その実施料は，使用者が発明の実施を排他的に独占することによって得た利益に属するということができる。したがって，このライセンス契約により取得した実施料に基づいて，使用者等が得た利益の額を算定し，それを特許法３５条３項の「相当の対価」の額を算定するための基礎とすることは，合理的な算定方法の一つであるということができる。
本件発明１の価値及び各包括的ライセンス契約について認められる個別の事情によれば，１審被告が，フィリップスほか１５社から受領した実施料について，本件発明１の寄与率を乗じた金額が，特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」であり，本件では，合計５億７９７４万５０００円となる。なお，１審被告が本件発明１について実績補償金を支払う際に認定した本件発明１の寄与率は，本訴が提起される前に認定されたものについては，その認定に明らかな誤りが認められる場合，明らかに不公正ないし偏った認定と認められる場合など，参考とするにふさわしくない場合を除けば，本件においても，１審被告が各包括的ライセンス契約において相手方に実施許諾した複数の特許における本件発明１の寄与率を認定する上で，参考とし得るものである。
（３）包括的クロスライセンス契約について
特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定する場合，包括的クロスライセンス契約についても，包括的ライセンス契約についてと同様に，特許発明の実施期間が相当程度経過するのを待って，特許発明の実施の実績を確認した後に，実績補償という観点から，当該発明により使用者が受けるべき利益の額を算定する方法が，より早い時点で算定する方式に比し，「相当の対価」についてより適切な結論を導くことになるということができる。
包括的クロスライセンス契約とは，当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約のことであるから，この契約において，一方当事者が白己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは，相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができること，すなわち，相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。もっとも，この契約は，見方を変えてみれば，相互に実施を許諾し合う合意のほかに，相手方に本来支払うべき実施料債務と，相手方から本来受け取るべき実施料債権とを，事前の包括的な相殺の合意により相殺している契約であると解することもできる（したがって，両者が有している特許等の間で釣合い（バランス）が取れないことが，契約締結時に明らかである場合には，一方から他方にいわゆるバランス調整合が支払われることになる。）。そして，合理的な取引を行うことが期待されている営利企業同士の契約である以上，特段の事情が認められない限り，相互に実施料の支払を生じさせない包括的クロスライセンス契約においては，相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約を締結したと考えるのが合理的であるから，包括的クロスライセンス契約においては，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については，相手方が自己の特許発明を実施することにより，本来，相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定することも，原則として合理的である。そうすると，包括的クロスライセンス契約については，相手方が当該発明の実施に対するものとして支払うべきであった実施料の額を算定することも，使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に，相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄与率を乗じて算定することも，いずれも，「使用者が受けるべき利益の額」を算定する方法として採用することが可能となるということができる。そして，多数の特許発明等の実施が包括的に相互に許諾されている契約における「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の主張立証の困難性を考えると，当該事案において，実際に行うことが可能な主張立証方法を選択することが認められるべきである。ただし，その場合でも，包括的クロスライセンス契約においては，契約期間内に相手方がどの特許発明等をどの程度実施するかは，互いに不確定であり，契約締結時においては，あくまでもお互いの将来の実施予測に基づいて，互いの特許等を評価し合うことにより，契約を締結するものであるということは，忘れてはならない点である。上記事情があるため，本件でいえば，本件発明１を相手方が実施することにより相手方が１審被告に対し本来支払うべき実施料の金額，と，１審被告が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に１審被告が相手方に実施許諾した複数の特許発明等全体における本件発明１の寄与率を乗じた金額，とが同じになるとは限らないとの不確実性が常に生じ得るのである。包括的クロスライセンス契約における「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は，厳密には，後者の方法により算定した金額であり，前者の方法により算定した金額ではないこと（合理的な営利企業同士は，相互に支払うべき実施料の総額の均衡を考えるはずであるものの，結果として，相互に支払うべき実施料の総額が同じになるとは限らないこと）からすれば，前者の方法により算定する場合には，上記の不確実性を考慮して，前者の方法により算定される金額を事案に応じて減額調整して，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定すべきである（民訴法２４８条参照）。
仮に，包括的クロスライセンス契約の場合に，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」について，前者の算出方法，すなわち，相手方が使用者等に支払うべき当該発明の実施料による算定方法を認めないとすれば，本件のような場合においては，１審原告は，１審被告が相手方から実施を許諾された多数の特許発明等（本件各発明とは無関係のものである。）について，相手方に本来支払うべきであった実施料の全額と，１審被告が相手方に実施許諾した多数の特許における本件各発明の寄与率を主張立証しなければならなくなる。これは，本件の１審被告とソニーとの間の包括的クロスライセンス契約のような多数の技術分野にまたがる多数の特許発明等に係るクロスライセンス契約においては，ソニーが１審被告に実施を許諾した極めて多数の特許発明等と，１審被告のほとんどすべての業務活動におけるそれらの特許発明等から生じる実施料とを主張立証した上で，１審被告が保有する，本件各発明とは無関係の技術領域にまたがる多数の特許発明等における本件各発明の寄与率を算定しなければならないことを意味し，従業者等である１審原告に事実上不可能な立証を強いることになる。この結果が強行法規である特許法３５条の規定の趣旨に反することは明らかである。
１審被告がソニーとの包括的クロスライセンス契約において，本件発明１により受けた利益は，ソニーのＣＤプレーヤの推定売上額から推定される実施料を減額調整した上で算定した金額である６０億円に，本件発明１の寄与率１０％を乗じた６億円と認めるのが相当である（民訴法２４８条参照）。
（４）本件発明１がなされるについて使用者等が貢献した程度について
原判決が本件発明１がなされるについて１審被告が貢献した程度を８０％と認定判断したことは，是認することができる。
（５）共同発明者間の貢献度について
原判決が，共同発明者であるＡの貢献度を３０‰１審原告の貢献度を７０％と認定判断したことは是認することができる。
（６）本件発明１の承継の相当な対価についての結論
１審被告が，包括的ライセンス契約等に基づき得た利益の額５億７９７４万５０００円と包括的クロスライセンス契約に基づき得た利益の額６億円に，発明者の貢献度２０％と共同発明者間における審原告の貢献度７０％を乗じると，本件発明１の承継の「相当の対価」は，１億６５１６万４３００円となり，これから既払いの実績補償金等２３１万８０００円を差し引くと１億６２８４万６３００円となる。
（注: 初めは、ＰＤＦから文字データをコピーして使おうとしたのですが、このファイルについてはそれが出来ませんでした。括弧書きの部分などが、文字の順番が違ってしまい、その修正がとても手間なのです。結局、イメージに変換してからＯＣＲソフトを使いました。なので、誤字があるかも知れません。あ、でも、むしろ原文に誤字・脱字があるのを２箇所発見しました。「合理的な理由はない」の末尾に句点がないですし、１審原告とするべきところに「１」が抜けているところがあります。いずれも上記では修正しました。なお、以下のファイルはこのファイルほどは文字順の乱れが酷くなかったので、ＰＤＦから文字抽出して使いました。）
判決年月日 平成１６年１月３０日
東京高等裁判所知的財産第２部（旧第１３民事部）
事件番号 平成１５年（ネ）２０８８号
○ 我が国に滞在した外国人が創作した著作物について職務著作を認めた事例
控訴人は，香港に居住していたデザイナーであり，日本のアニメーション制作技術を習得することを希望して来日したが，１回目及び２回目の来日はいわゆる観光ビザによるもの，３回目の来日はいわゆる就労ビザによるものであった。控訴人は，１回目の来日から３回目の来日後まで，被控訴人が企画したアニメーション作品等のキャラクターとして用いるために本件各図画を創作した。本件は，控訴人が，被控訴人に対し，本件各図画の著作権（複製権，翻案権）及び著作者人格権に基づいて，本件各図画を使用した本件アニメーション作品の頒布及び頒布のための広告・展示の差止め並びに損害賠償を請求した事案である。
原判決は，本件各図画について職務著作を認め，控訴人の請求を全部棄却したため，控訴人が控訴した。差戻し前控訴審判決は，１回目と２回目の来日には，控訴人がいわゆる就労ビザを取得していなかったこと等を理由に，その間に創作した図画については職務著作を否定し，控訴人の請求を一部認容した。被控訴人が上告受理の申立てをしたところ，上告審はこれを受理し，原判決中上告人敗訴部分を破棄し，同部分につき控訴審に差し戻した。
本判決は，控訴人は，被控訴人の指揮監督下で労務を提供し，その対価として金銭の支 払を受けていたものであり，控訴人と被控訴人との関係は，１回目の来日後から雇用関係 であったと認定し，職務著作を肯定して，控訴人の控訴を棄却した。
判決年月日 平成１６年２月２５日
東京高等裁判所知的財産第２部（旧第１３民事部）
事件番号 平成１５年（ネ）１２４１号部
○ アメリカ合衆国法人の同国内での行為が，同国著作権法に基づく著作権を侵害するとして，侵害行為の差止め及び損害賠償を求めた事案につき，我が国の国際裁判管轄を認めることができないとされた事例
本件は，控訴人が，アメリカ合衆国法人である被控訴人に対して，被控訴人の同国内での行為は，控訴人が同国著作権法に基づいて有する著作権を侵害するとして，侵害行為の差止め及び損害賠償を求めた事案であり，本件につき我が国の国際裁判管轄を否定して訴えを却下した原判決に対し，控訴人がその取消しを求めて控訴したものである。
本判決は，民訴法５条１号（義務履行地）の裁判籍が東京地裁にある旨の控訴人の主張に対し，「我が国で裁判を行うことが当事者間の公平，裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には，我が国の国際裁判管轄を否定すべきであるところ，上記訴えは，我が国に住所を有する控訴人がアメリカ合衆国に住所を有する被控訴人に対して提起したものであり，我が国に訴訟が提起されることについての被控訴人の予測可能性，被控訴人の経済活動の本拠地等を考慮すると，上記訴えについて，我が国の国際裁判管轄を認めて，我が国の裁判所において本件訴訟に応訴することを被控訴人に強いることは，正に，当事者間の公平，裁判の適正・迅速を期するという理念に著しく反するものというべきである」，「裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから，被告が我が国に住所を有しない外国法人である場合は，その法人が進んで服するときを除き，我が国の裁判権は及ばないのが原則であること・・・，上記訴えに係る損害賠償請求の義務履行地は，契約によって定められたものではないこと等に照らせば，上記訴えにつき義務履行地としての裁判籍（民訴法５条１号）を認める余地がないことは明らかというべきである」と判示し，本件訴えについては我が国の国際裁判管轄を認めることができないとして，本件控訴を棄却した。
判決年月日 平成１６年２月２７日
東京高等裁判所知的財産第３部（旧第６民事部）
事件番号平成１５年（ネ）１２２３号
○ 専用実施権を設定した特許権者についても差止請求権が認められる。
○ バイオテクノロジー関連の先端技術に関する特許権侵害が認められた事例
本件は，発明の名称を「生体高分子－リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許発明（特許番号第２６２１８４２号）についての特許権者及び専用実施権者（Ｘら）が，プログラムを記録した媒体（ＣＤ－ＲＯＭ）を輸入し，日本国内で販売しているＹに対し，同プログラム中のＦｌｅｘＸと称するモジュール（プログラム）を使用する複合体探索方法（以下「ロ号方法」という。）が上記特許発明の技術的範囲に属し，かつ，同プログラムを記録した媒体であるロ号物件が「その発明の実施にのみ使用する物」（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１０１条２号）に当たると主張して，Ｙの販売を差し止める裁判を求めた事案である。原審では，ロ号方法は，本件特許発明の技術的範囲に属しない，として，Ｘらの差止請求が棄却されたものの，控訴審において，ロ号方法が本件特許発明の技術的範囲に属する，と判断され，間接侵害も認められて，Ｘらの差止請求が認容された。
本件の第一の争点は，専用実施権を設定した特許権者は，差止請求権を有するかどうかである。本判決は，特許法１００条は，明文をもって「特許権者又は専用実施権者は，自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し，その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定していること，及び，専用実施権を設定した特許権者にも，差止請求権の行使を認めないとすると，不都合な事態も生じ得ることから，このような特許権者についても，差止請求権の行使を認めた。本判決が挙げた不都合な事態とは，実施料を専用実施権者の売上げを基準として得ている場合，特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除すべき義務を負っている場合，専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約ないし放棄される可能性があるため，そのときに備えて侵害行為を排除すべき利益があること等である。
本件の第二の争点は，ロ号方法が本件特許発明の技術的範囲に属するかどうかである。本件特許発明は，いわゆるバイオテクノロジーに関連する発明であり，生体高分子に適合するリガンド分子の安定複合体の構造を探索する方法である。本判決は，「本件特許発明の「ダミー原子」とは，その特許請求の範囲に記載されたとおり，「生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定した」架空の原子のことであり，「生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定した」架空の原子であるものはすべてこれに含まれる，と解すべきであり，これを水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心に１個配置されるものと限定して解釈すべき理由はない。」として，原判決が根拠とした明細書上の記載は，本件特許発明の最良実施例の構成のものにすぎず，「ダミー原子」をこれに限定して解釈すべき根拠はない，と判断した。
判決年月日 平成１６年３月３１日
東京高等裁判所知的財産第２部（旧第１３民事部）
事件番号 平成１４年（ネ）５７１８号部
○ 流通用ハンガーに付された「ＪＳ」及び「ＲＫ」の表示の商品表示性及び周知性を 否定した事例
１審原告は，自社製品の流通用ハンガーに付された「ＪＳ」及び「ＲＫ」の表示が，１審原告の業務に係る商品であることを表示する商品表示として周知であるとして，不正競争防止法２条１項１号に基づき，１審被告らに対し，本件各表示の使用差止め，ハンガーに付された本件各表示の抹消及び損害賠償を求めた。
原判決は，「ＪＳ」及び「ＲＫ」の表示の商品表示性及び周知性を肯定した上，本件各表示の一部について不正競争の成立を肯定し，１審原告の請求を一部認容したところ，双方が控訴。
本判決は，「ＪＳ」及び「ＲＫ」の表示の商品表示性及び周知性を否定し，１審原告の請求を全部棄却した。
判決年月日 平成１６年３月３１日
東京高等裁判所知的財産第１部（旧第３民事部）
事件番号 平成１６年（ネ）３９号部
○ 幼児用教育教材の著作権侵害を理由とする差止，損害賠償等の請求について，両教材に類似性が認められないなどとして，著作権侵害を否定した事例
被控訴人は，当初シリーズ，新シリーズ，本件シリーズの幼児用教育教材を出版した。控訴人らは，(１)本件シリーズのうちの本件各書籍１０冊及びこれらに対応する新シリーズ中の各書籍（新シリーズ対応書籍）について，控訴人らが著作権を共有するところ，被控訴人による本件各書籍の出版は，本件各書籍についての著作権（複製権）又は新シリーズ対応書籍についての著作権（翻案権）を侵害する旨，また，(２)当初シリーズ及び新シリーズの改訂に際しては，控訴人らの許諾が必要であるにもかかわらず，被控訴人が控訴人らに無断でこれらを改訂して本件各書籍を出版した行為は，不法行為に当たる旨主張して，被控訴人に対し，１ 本件各書籍についての共有著作権の確認，２ 著作権（本件各書籍についての複製権又は新シリーズ対応書籍についての翻案権）に基づく本件各書籍の発行及び頒布の差止め並びに廃棄，３ 上記(１)又は(２)の不法行為による損害賠償請求権に基づき，損害金の支払を求めた。
原判決は，控訴人らの本訴請求をいずれも棄却したのに対し，控訴人らが，その変更を求めて本件控訴を提起した。
本判決は，次の理由により，本件控訴を棄却した。すなわち，（１）のうち，本件各書籍の複製権侵害については，控訴人らは，いずれも本件各書籍の制作自体に関与していないことを自認しているから，控訴人らが，本件各書籍の著作者であるということはできず，また，著作権の譲渡を受けたとも認められないから，控訴人らが本件各書籍について共有著作権を有するということはできない。
（１）のうち，新シリーズ対応書籍の翻案権侵害については，本件各書籍の表現と新シリーズ対応書籍の表現は，表現上の本質的特徴の同一性を有するとはいえないから，控訴人らが新シリーズについて共有著作権（翻案権）を有するか否かにかかわらず，本件各書籍が新シリーズ対応書籍の翻案に当たるということはできない。
（２）については，控訴人らと被控訴人との間に，本件各書籍の発行について控訴人らの許諾を必要とする旨の合意が成立したとは認められない。また，控訴人らが保護の対象として主張する「企画，ノウハウ，プログラム，構成及び信用等の総体」なる概念は，極めてあいまいなものであるし，控訴人らの主張するノウハウ等は，当初シリーズ等に特有のものではなく，当初シリーズの刊行前から既に使用されていたものであるから，控訴人らに帰属するものとはいえない。
したがって，不法行為も認められない。
判決年月日平成１６年４月２７日
東京高等裁判所知的財産第３部（旧第６民事部）
事件番号平成１５年（ネ）４８６７号
○職務発明の承継の相当な対価を，職務発明規程で定められたところにより，実施料収入等の実績に基づいて各支払時期毎に算定するのが相当である，と判断された事例
１ 本件は，１審被告の従業員であった１審原告が，１審被告に対し，在職中にした発明（特許第２１３０２４５号（鉄ー希土類ー窒素系永久磁石），特許第２６７７４９８号（鉄ー希土類ー窒素系永久磁石の製造方法），特許第２８０９９４６号（鉄ー希土類ー窒素系永久磁石粉末）。以下「本件各発明」という。）につき，特許法３５粂３項に基づく相当の対価の支払を請求し，原判決がその一部を認容しその余を棄却したのに対し，当事者双方が，これを不服として，控訴を提起した事案である。
原判決は，特許法３５粂３項に基づく，１審原告の請求について，１審被告が他社と本件各発明のライセンス契約を締結したことにより受領した実施料を，本件各発明により得た利益であると認定し，本件各発明について１審被告が貢献した程度を９割，１審原告が貢献した程度を１割と認定した上で，本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当な対価は，実施料収入の合計額の１割の１２３２万５０００円であるとし，この金額から既払金を控除した１１２８万８０００円の支払を命じた。本判決は，原判決の上記判断を基本的に維持した上で，原審終結後に，１審被告が追加的に受領したことが判明した実施料約１４６２万円について，その金額の約１割に相当する金額を追加的に認容したものである。
２ 本判決は，就業規則等において，特許法３５粂３項の従業者発明の承継の「相当の対価」の算定方法とその支払時期を定めている場合について，次のとおり，判断した。
（１）従業者等は，契約，勤務規則その他の定めにより，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させたときに，「相当の対価」の支払を受ける権利を取得する（特許法３５粂３項）。ただし，その「相当の対価」の算定方法，算定基準時，支払時期等については，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり，その発明により使用者等が将来得ることができる利益もその承継時に算定することが極めて困難であることからすると，契約，勤務規則その他の定めにより，将来，当該特許が登録されたとき，第三者に実施許諾をしたとき，実施料収入を得たとき，若しくは，その独占的実施による利益を得たときなどに，その実績をみて，その都度，適正な対価を支払う旨を定めることは，合理性のあることというべきである。被告規程によれば，１審被 告は，従業員に対し，職務発明の特許を受ける権利の承継時に定額の報奨金を支払うほか，１審被告が特許発明を実施し，その実施成績が顕著である場合，若しくは，第三者に特許発明の実施を許諾し，実施料収入を得た場合に，実績報奨を支払うこと，及び，実績報奨は１年単位で前年の４月１日から当年の３月３１日までの１年間の実績に基づき毎年１Ｏ月に支払うものとされている（乙１の１ないし４）。これによれば，上記「相当の対価」の算定は，上記定額の報奨金を除けば，特許を受ける権利等の承継の時期ではなく，毎年の実績報奨の支払時期に，当該特許の前年度の実績を評価した上でなされるべきことになる。被告規程におけるこのような実績報奨の定めは，「その実施成績が顕著である場合」の趣旨その他具体的な実績報奨の金額の定めについては，特許法３５条の趣旨に照らして解釈することを要するものではあるものの，実績をみながら支払うとの基本的な考え方，及び，その考え方に基づく報奨金の支払時期等の定めが，上記法条の趣旨に何ら反するものではなく，これらの定めが同法条の下でも有効であることは，明らかというべきである。本件においては，「相当の対価」は，被告規程に照らし，１審被告が特許発明を実施し，その実施成績が顕著である場合，若しくは，第三者に特許発明の実施権を許諾し，実施料収入を得た場合に，これらの実績を前提として，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定めるべきである。
このような算定方法が定められている場合，従業者等がある時点において「相当の対価」の算定根拠として主張し得る，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は，使用者等が既に受領した実施料を基にした額であると解すべきである（特許発明の独占的実施等による利益についても同様である。）。
特許法３５条３項の「相当の対価」は，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がなされるについて使用者等が貢献した程度」とを考慮して算定すべきである（同条４項）。しかし，「使用者等が受けるべき利益の額」が上記のとおりのものである場合には，「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」（同条４項）のみならず，使用者等が利益を受けたことに貢献した事情，職務発明に伴い従業員発明者が受けた人事上の特別の処遇，その他当該職務発明に関連する一切の事情を，いわば，「使用者等が受けるべき利益の額」を得るのに「使用者等が貢献した程度」として，考慮して算定すべきである。すなわち，上記のような場合には，使用者等が支出した特許発明の研究開発費等，文字どおり，「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきであることは当然であるものの，これ以外にも，特許発明の出願・維持費用，実施料収入を得るために要したライセンス契約締結費用（この費用は，本来，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定する際に，使用者等が得た実施料の額から差し引くべきものであると考えることも可能である。しかし，その費用の具体的金額の立証が困難である場合には，上記の意味での「使用者等が貢献した程度」の一つの事情に含めて判断することも許容され得るものというべきである（民訴法２４８条参照）），その他，諸般の事情を考慮して算定すべきである。なお，特許発明を事業化するための費用は，原則として，使用者等が当該特許発明を独占的に実施した事業により得た利益を算定する際に，事業収入から差し引くべき経費であり，実施料収入に関する経費として算定すべきものではない。ただし，特許法３５条が，使用者等と従業者等との利害を調整する規程であることからすれば，使用者等が特許発明を事業として実施したことにより，多額の利益を得たのか，若しくは，多額の損失が生じているのか等の事情は，実施料収入について，使用者等が貢献した程度を算定する諸般の事情の一つとして考慮することができる，と解すべきである。
（２）１審被告は，特許法３５条３項の「相当の対価」は，割引キャッシュフロー法（正味現在価値法，ＮＰＶ法）を修正した方法により算定すべきである，と主張する。
割引キャッシュフロー法は，特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の承継時において，使用者等が当該権利により，将来「受けるべき利益」を予測して推計し，投資リスクを正当に反映した割引率を用いて，これを現在価値に換算する方法である。この方法は，特許権又は特許を受ける権利等の知的財産権を売買する際の当該特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の評価の手法としては優れたものということができ，現にそのように用いられているものである（乙２３～２５，３２，３３）。
しかし，職務発明に係る特許を受ける権利の対価については，本件の被告規程におけるように，将来における当該発明の独占的実施の状況及びライセンス契約による実施料収入の実際の状況をみて，その具体的な実績に応じて対価を算定するとの方法を定めている場合は，その算定方法によるべきであることは前記のとおりである。そして，このような算定方法が定められた場合には，１審被告が主張するような割引キャッシュフロー法を修正した算定方法を採る必要がないこと，むしろ，このような方法を採ることは許されないことが明らかである。すなわち，１審被告が主張する方法は，本件におけるように，実際に確定した実施料収入が既に発生し，これに基づき「相当の対価」を算定することが可能であるときにも，この算定をせずに，これらの確定収入を将来発生するかどうか不確実な実施料収入と同視して，所定の割引率を乗じて算定し，権別承継持の時価額に割り戻すという方法であり，既に確定的に発生した実施料収入を将来発生するかどうか不確定な収入とみなすとの点において不合理なものである。また，被告規程におけるように，職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価を，前年度に発生した実施料収入等を基にして，各年度に実績報奨金を支払うとの定めがある場合において，その定めの存在を合理的理由もなく無視するものである。１審被告の主張する方法は，特許を受ける権利等の承継時点において，将来，特許権として登録されるのかどうか，若しくは，将来，実施料収入等が発生するかどうかが不確定な段階で，当該権利の価値を算定する場合に採用し得る方法であるにすぎず，本件においては，採用する余地のないものというほかはない。
３ 本判決は，上記のとおり，就業規則等で，特許法３５条３項の「相当な対価」について，実績補償的な観点から，その算定方法及び支払時期を定めている場合について，実績補償的な考え方と支払時期の定めは合理的であると判断した上で，実施料収入の９割を使用者の貢献によるものとし，残りの１割を従業者の貢献によるものと認定した原判決の考え方を是認したものである。実績補償的な考え方に基づく就業規則の合理性について明確に判示した点が，本判決の大きな特徴である。