いただいたメール

By 松本直樹　 御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。
ウェブページ掲載: 2004年６月13日
Last Modified: 2005年8月29日(月)22時36分18秒

　当ウェブページへいただいたメールを掲載します。原則的に匿名にしてあります。メールソフトのログに埋もれているのがもう少しあるはずなのですが（最初に掲載するのは６件だけで、これでは年に１件のペースでしかない！ さすがにこんなに少なくはないです。まあ、あんまり中身のないのは掲載するつもりはないですけど。）、見付けたら追加します。

• １. アップルｖｓソーテック事件の検討（1999年12月）
• ２. 多項制の意義（2000年7月）
• ３. 国際的効力
  （2000年４月から11月...この月がやけに多いですね）
• ４. サーフボードの並行輸入（2000年11月）
• ５. 明白無効の抗弁について（2000年11月）
• ６. ＦＥＳＴ事件ＣＡＦＣ判決（2001年6月）
• ７. 製造方法のクレーム、製品輸入で侵害責任、はどこまで? （2002年5月）
• ８. 形態模倣の賠償と過失要件（2003年10月）
• ９. 米国特許の技術的範囲解釈（2004年4月）

１. アップルｖｓソーテック事件の検討（1999年12月）

松本直樹　先生

　はじめまして。私、弁理士の恩田誠と申します。突然のメールをお許し下さい。
　実は、私、弁理士会研修所の審判決研究会に所属しており、先日、アップルｖｓ
ソーテック事件の仮処分決定についての解説を行いました。その際、先生のページを
参考にさせていただきました。非常に詳しい検討がなされており、感銘を受けまし
た。
　研究会で発表した原稿を、そのまま当所のホームページに掲載いたしました。私な
りに、弁理士としてこの事件に対するアプローチをしてみたつもりです。ご参考に見
ていただければ幸いです。
　　
http://www.ondapatent.com/Japanese/index.html

　今後、またお世話になることがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしま
す。取り急ぎ、お礼まで。



　Makoto ONDA さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 　実は、私、弁理士会研修所の審判決研究会に所属しており、先日、アップルｖｓ
| ソーテック事件の仮処分決定についての解説を行いました。その際、先生のページを
| 参考にさせていただきました。非常に詳しい検討がなされており、感銘を受けまし
| た。

　ごらんいただき光栄です。また、お役に立ってうれしく思います。

| 　研究会で発表した原稿を、そのまま当所のホームページに掲載いたしました。私な
| りに、弁理士としてこの事件に対するアプローチをしてみたつもりです。ご参考に見
| ていただければ幸いです。
| 　　
| http://www.ondapatent.com/Japanese/index.html

　拝見しました。一応は私の方もいろいろ考えてはいたので、それほど新た
な話に思われるところはなかったのですが、仮処分命令がソーテックにとっ
て本当に損だったかどうか、という点については、再考させられました。あ
の命令が出た際は“とてもタイヘン”とばかり思ったのですが（報道も、つ
ぶれるんじゃないか、という調子のものばかりだったと思います）、今にな
ってみると、少なくとも微妙ですね。

　裁判所に差止を命じられたというのは、イメージダウンのように思ったの
ですが、考えてみると、ユーザーにとっては余り関係ない（少なくとも悪く
ない）話であり、悪印象ということになるとも限らないわけですね。

| 　今後、またお世話になることがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしま
| す。取り急ぎ、お礼まで。

　こちらこそよろしく。

12/21/1999 (Tue) 00:45 Naoki Matsumoto

PS　上記したような話を私のページでも書こうと思います。先生のページに
リンクしたり、メールをいただいた話を書いてもかまわないですか? 



松本先生

>PS　上記したような話を私のページでも書こうと思います。先生のページに
>リンクしたり、メールをいただいた話を書いてもかまわないですか?

　リンク及びメールの件、私にとって光栄なことですので、のせていただいても結構
です。よろしくお願いします。

２. 多項制の意義（2000年7月）

Date: Tue, 11 Jul 2000 23:18:16 +0900

松本先生

　突然のメールで恐縮です。私は、大手メーカの知財部で知財部員として働いている
者です。
　松本先生のホームページはいつも楽しく拝見させていただいてます。

　さて、松本先生のご意見として「補正や訂正審判があるから、侵害訴訟で無効とは
されない日本では、
最初から狭いクレームを用意しておくことの意味は疑問であるとの考えが成立し得る
（それで多項制が活用されていないのではないか）、」とあります。これは均等を認
める判決以前の話で
ありますが、例えその時期に成り立っていた理論であっても訂正審判で拡張変更が認
められない法制度の
下では、特に一発登録となる件においてサブクレームを記載する意義があると思うの
ですが。

　先生はこの点どのようにお考えでしょうか。



　●●●● さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 　松本先生のホームページはいつも楽しく拝見させていただいてます。

　ごらんいただきありがとうございます。

| 　さて、松本先生のご意見として「補正や訂正審判があるから、侵害訴訟で無効とは
| されない日本では、
| 最初から狭いクレームを用意しておくことの意味は疑問であるとの考えが成立し得る
| （それで多項制が活用されていないのではないか）、」とあります。これは均等を認
| める判決以前の話で
| ありますが、例えその時期に成り立っていた理論であっても訂正審判で拡張変更が認
| められない法制度の
| 下では、特に一発登録となる件においてサブクレームを記載する意義があると思うの
| ですが。

　どういう「意義」なのか、もう少しご説明をしていただけませんか? 広い
クレームが成立するなら、狭い方には意味が無い、というのは、それなりに
成立し得る考えだと思われ、それで多項制が活用されていない、というのは
あり得る話だと思っているのですが。

　均等の関係では、補正で狭くしての結果としてのクレームと、最初からの
クレームとでは、同じ文言でも違って扱われる可能性がありますから、その
意味で最初から狭いクレームを（も）出しておくことには意味があり得る、
というのは分かります。

7/11/2000 (Tue) 23:37 Naoki Matsumoto 

ＰＳ　出来たら、こうした問答を、（それなりにまとめた上で）私のウェブ
ページに掲載させてください。「森本」さんからいただいたメールで、……
といった形での匿名にする予定ですが、それでよいですか? 



松本先生

　早速の回答ありがとうございました。まさか先生から直ぐに回答いただけると思っ
ておりませんでしたので、
正直驚いています。ネットの力はやはりすごいとあらためて実感しました。

＞さて、松本先生のご意見として「補正や訂正審判があるから、侵害訴訟で無効とは
＞されない日本では、 最初から狭いクレームを用意しておくことの意味は疑問であ
るとの考えが成立し得る
＞（それで多項制が活用されていないのではないか）、」とあります。これは均等
を認める判決以前の話で
＞ありますが、例えその時期に成り立っていた理論であっても訂正審判で拡張変更が認
＞められない法制度の 下では、特に一発登録となる件においてサブクレームを記載
する意義があると思うの
＞ですが。

＞どういう「意義」なのか、もう少しご説明をしていただけませんか? 広い
＞クレームが成立するなら、狭い方には意味が無い、というのは、それなりに
＞成立し得る考えだと思われ、それで多項制が活用されていない、というのは
＞あり得る話だと思っているのですが。

　分かり難い文章ですみません。
　私が述べたかったのは以下のことです。

１．広いクレームのみの出願の場合
（１）まず広いクレームのみの出願をする。
（２）それが拒絶理由通知を受けず一発登録となる。
（３）異議申し立てによって、先行技術を回避するために実施例の態様に訂正しよう
としたが、
　拡張変更（１２０条の４第３項違反）に該当するため、訂正が認められずそのまま
取り消し決定となる
　（例えば、外的付加の訂正をするとおそらく拡張変更にあたるので）。
　
２．広いクレーム＋実施態様項を含む出願の場合
（１）広い請求項と実施態様項（ここでは１.（３）で示した実施例の態様と同一と
します。）を含む出願をする。
（２）それが拒絶理由通知を受けず一発登録となる。
（３）広いクレームについて異議申し立てがあったが、広い請求項について削除訂正
して、実施態様項は生きる。

　こういう場合にサブクレームを作ることに意義があるかと思いました。

　（２）をあえて記載したのは、審査段階では最後の拒絶理由通知の場合を除き、外
的付加の補正は可能かと思いましたので。

　これで、私の主張をご理解いただけたでしょうか。

＞＞ＰＳ　出来たら、こうした問答を、（それなりにまとめた上で）私のウェブ
ページに掲載させてください。「森本」さんからいただいたメールで、……
といった形での匿名にする予定ですが、それでよいですか?

　掲載することで先生のサイトが繁栄しそれに貢献できるなら、一向に構いません。
そのときは、森本はＯＫですが、フルネームは避けていただけますか。
　　
　今後ともよろしくお願いいたします。



　Morimoto さん、メールをありがとうございました。松本です。

| １．広いクレームのみの出願の場合
| （１）まず広いクレームのみの出願をする。
| （２）それが拒絶理由通知を受けず一発登録となる。
| （３）異議申し立てによって、先行技術を回避するために実施例の態様に訂正しよう
| としたが、
| 　拡張変更（１２０条の４第３項違反）に該当するため、訂正が認められずそのまま
| 取り消し決定となる
| 　（例えば、外的付加の訂正をするとおそらく拡張変更にあたるので）。

　ちょっと用語に疑問は感じますが、変更が１２６条３項でダメとされてい
る関係で、おっしゃる話にも分かるところがあります。この話は、他の方か
ら指摘されたこともあり、私も、そういう面もあるかなあ、とは思っており
ます。

　しかし、訂正において変更がダメだから、上記の（３）が出来ない、とい
うのは、本筋の話ではないように私は思っています。だって、減縮は出来る
はずなんですから。

　ただ、この辺りの取り扱いには、結構ぶれがあるようでもあり、私の個人
的経験では、訂正で生き延びたことも、相手方が同様だったこともあって、
それが減縮を許す本来に沿っているところでもあり、……と思っているので
すが、そうとも限らないので、狭いのがまったく不要だと考えるのは、確か
に余り正しくないとも言えそうです。そして、そこまで考える人は、ちゃん
と多項制を活用するのでしょう。

　でも、現に活用してない人も多いわけで（少なくとも米国に比べると）、
その人たちの（必ずしも意識的ではない、ぼんやりとした）考えを、敢えて
ロジカルに考えるのなら、……という意味では私の指摘ももっともだと思っ
ています。

　こういう風に言うのは、上記の批判的な話をされた方は、弁理士さんで、
その方の経験としては、訂正しようとしてダメだったことがあるみたいなん
ですね。それに対して、審査官だと、外国からの出願との対比を見ていたり
して、とても納得してくださっている方がいらっしゃいます（ま、私へのお
上手でおっしゃっているのかも知れませんが）。

| 　掲載することで先生のサイトが繁栄しそれに貢献できるなら、一向に構いません。
| そのときは、森本はＯＫですが、
| フルネームは避けていただけますか。

　そういうつもりでした。

7/12/2000 (Wed) 23:33 Naoki Matsumoto 



松本先生

メールありがとうございます。

＞でも、現に活用してない人も多いわけで（少なくとも米国に比べると）、
＞その人たちの（必ずしも意識的ではない、ぼんやりとした）考えを、敢えて
＞ロジカルに考えるのなら、……という意味では私の指摘ももっともだと思っ
＞ています。

　訂正で大部分は対応可能であると思いますので、私の指摘のケースの方が実務的に
は稀かと思います。
　これはちょっと過激な意見かもしれませんが、通常の弁理士手数料だけでは儲から
ないのでさらに
手数料を多くとるために多数のクレームを作ることが現実的に多いのではないでしょ
うか。また、
クレームを多く作ったほうが明細書として見栄えがよいのでという理由もあるかと思
います。
　もちろん、米国出願の経験や訂正が認められなかった経験があるという方等は多項
制を活用してますが。

＞こういう風に言うのは、上記の批判的な話をされた方は、弁理士さんで、
＞その方の経験としては、訂正しようとしてダメだったことがあるみたいなん
＞ですね。それに対して、審査官だと、外国からの出願との対比を見ていたり
＞して、とても納得してくださっている方がいらっしゃいます（ま、私へのお
＞上手でおっしゃっているのかも知れませんが）。

　私も批判をされた方と同様に実務で訂正が認められなかった経験があるので、
日本でも多項制は活用しなければならないと考えておりました。

　またメールさせていただく機会があるかもしれませんが、これからもよろしくお願
いいたします。


３. 国際的効力

（2000年４月から11月...この月がやけに多いですね）

Date: Fri, 7 Apr 2000 15:33:34 +0900

　ＨＰ拝見させていただきました。

　「私の論文集」の「特許権の効力に関する国際的問題」
は興味深く、たいへん参考になりました。

　さて、この論文に関してひとつ疑問があるのですが。それは、
「2.2 ＡＢＡの場合」の本文中の、

「ここでＡＢＡというのは、例えば、米国特許権を根拠に、
日本での米国向けの生産を、米国の裁判所が裁く場合
である。米国では、外国での活動であるにもかかわらず、
こうした場合にも侵害責任が成立し得ることが確立して
いる。」

という記述に関するものです。

ここで、
その「日本での米国向けの生産を」行っている者が、
日本特許法７９条によるいわゆる先使用権を有するとき、
その「米国特許権」者に対抗する方法はあるのでしょうか。

米国特許法には、先使用権に関する条文は見当たらない
ようですので、なんらかの法律構成又は米国の法律等
によって保護される可能性があるような気がするのです。

ただ、内外格差のある米国ですから、それは難しいのかも
しれませんね。

もっと、単純な話にすれば、
「米国の特許権者に対し、日本特許法７９条の先使用権で
保護される日本の法人には対抗するすべがあるのか。」
といってもいいかもしれません。

その前に、第１の質問として、
お答えいただけるとすれば、相談料がかかるのでしょうか。

私は、企業で知的財産の業務に携わっている３５歳の者です。



　Ａさん、メールをありがとうございました。松本です。

　Date: Fri, 7 Apr 2000 15:33:34 +0900 付けのメールを頂戴していたの
に、見落としていました。すいません。

| ＨＰ拝見させていただきました。
| 「私の論文集」の「特許権の効力に関する国際的問題」
| は興味深く、たいへん参考になりました。

　ありがとうございます。光栄です。

| その「日本での米国向けの生産を」行っている者が、
| 日本特許法７９条によるいわゆる先使用権を有するとき、
| その「米国特許権」者に対抗する方法はあるのでしょうか。

　そもそもが、日本の現在の裁判所の考え方だと、ここで米国特許権や米国
特許法が適用されそうにはないので、以下の議論は余り現実的ではないので
すが、私の理屈では、次のようになると考えています。

　米国に持ち込む場合に米国特許権の侵害となるかどうかを以て、日本での
活動も、それが米国向けのものであるならば、違法適法の評価をするべきで
あると私は考えています。ここで、ご指摘のような問題が生ずる場合には、
米国法での処理がどうなされているか、という問題になるわけですが、それ
は、発明時の先後によって、特許権の方が無効にされるということでの処置
があり（102条a）、それによって先使用権が成立するような場合の大部分は
カバーされていた居るように思います。勿論ここからはずれるものもありま
すが（日本法なら先使用権はあるが、米国法でも特許は無効とはならない、
と言うような事実関係）、それは米国をでは結局、救われていないと言うこ
とだと思います。

　こうした場合について、特に日本での行為（たとえそれが米国向けの行為
であっても）について評価をする際に、そのままでよいのか、議論はあり得
るところでしょう。私は、一応、その行為の行き先である米国内においては
違法となるなら、その行為が米国向けだけというなら、適法という意義はな
いので、違法と言っていいのだと思っているのですが。

| 米国特許法には、先使用権に関する条文は見当たらない
| ようですので、なんらかの法律構成又は米国の法律等
| によって保護される可能性があるような気がするのです。

　先使用権そのものは、去年の法改正で、ビジネスモデル特許については認
められましたね、適用場面がどれだけあるのかは大いに疑問の条文ではあり
ますが。

| 内外格差のある米国ですから、それは難しいのかも
| しれませんね。

　そういうことでもありますね。

| その前に、第１の質問として、
| お答えいただけるとすれば、相談料がかかるのでしょうか。

　こういう話についてお金を取ることが出来るようなご相談の返事が出来そ
うにありませんし、むしろ対等な立場でのディスカッションと思っています。
もっともそういう意味でもありますので私のページに、一部を引用して掲載
する可能性があることをご了解ください。ご希望があれば実名にしますが、
そうでなければ、単純に「Ａさんからのメール」とかにしておきます。

11/28/2000 (Tue) 11:40 Naoki Matsumoto 



Date: Wed, 29 Nov 2000 14:22:23 +0900
　Ａです。ご回答をいただきありがとうございます。

当時、次のような話がありました。

日本企業Ｙ社は、関連会社Ｔ社が製造したＡ部品製造装置を使用し、製造
した部品Ａを組み込んだ完成品Ｂを米国に継続して輸出していました。
しかし、Ｔ社は日本の特許出願をしていませんでした。
その後、
米国で特許出願し、「部品Ａの製造方法及び装置」に関する米国特許権を
取得した特許権者Ｘ社（米国企業）が、Ｙ社（米国現地法人）に特許侵害の
警告をしたのです。Ｘ社は日本での特許出願もしています。
そこで、
ＹＴ社間で打ち合せが行われ、その席でＹ社は、製造装置メーカーである
Ｔ社に対し見解を求めました。さらに、Ｔ社の製造したＡ部品製造装置が
Ｘ社の米国特許権を侵害していないということを立証してほしいと求めました。
この点、
次回の打ち合わせの場において、関連会社Ｔ社としては、米国内で訴訟に
なった場合には、いわゆる日本国内での先使用権を主張したいと思ったわけ
です。

そういえば、
その後、６か月以上経過しますが、Ｙ社からは、連絡がありません・・・。

ところで、

>もっともそういう意味でもありますので私のページに、一部を引用して掲載
>する可能性があることをご了解ください。ご希望があれば実名にしますが、
>そうでなければ、単純に「Ａさんからのメール」とかにしておきます。

Ａさんで結構です。

以上



　Ａ さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 日本企業Ｙ社は、関連会社Ｔ社が製造したＡ部品製造装置を使用し、製造
| した部品Ａを組み込んだ完成品Ｂを米国に継続して輸出していました。
| しかし、Ｔ社は日本の特許出願をしていませんでした。
| その後、
| 米国で特許出願し、「部品Ａの製造方法及び装置」に関する米国特許権を
| 取得した特許権者Ｘ社（米国企業）が、Ｙ社（米国現地法人）に特許侵害の
| 警告をしたのです。Ｘ社は日本での特許出願もしています。

　「部品Ａの製造方法及び装置」に関する特許なんですね。それに対して、
米国関係で生じている事象は、そうして作った部品Ａを組み込んだ完成品Ｂ
の輸入販売。それでも米国特許権の侵害となり得るはずには違いありません
が（「部品Ａの製造」の「装置」については違いそうですが）、これは確か
にいかにもリモートな話で、日本での行為を違法と言うのに躊躇を覚えるよ
うなタイプのケースですね。今後の検討の参考にさせていただきます。

| >もっともそういう意味でもありますので私のページに、一部を引用して掲載
| >する可能性があることをご了解ください。ご希望があれば実名にしますが、
| >そうでなければ、単純に「Ａさんからのメール」とかにしておきます。
| 
| Ａさんで結構です。

　了解しました。

11/29/2000 (Wed) 15:58 Naoki Matsumoto 

４. サーフボードの並行輸入（2000年11月）

はじめまして，松本さん

突然，すいません。松本さんの商標法のホームページを拝読させて頂きました。

私は個人で「海外通販お買い物くらぶ」という名称で主にサーフボードの個人輸入の代行業務を行っているものです。

ホームページ掲載事項について商標法に抵触するとのメールを貰い少々戸惑っています。

もし，相談にのって頂けるのであれば幸いです。

海外通販お買い物くらぶ　●●●●
代表　●●●● 
静岡県●●●●●●●●



　●●●● さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 突然，すいません。松本さんの商標法のホームページを拝読させて頂きました。

　えっと、商標法がメーンのページではないと思うんですが。

| ホームページ掲載事項について商標法に抵触するとのメールを貰い少々
戸惑っています。

　どの様な話ですか? 本当にご依頼をいただくのであれば、それなりの報酬
を頂戴しないと行けないことになりますし、そもそも商標の話で、シリアス
なものを今受任する余裕は私にはないです。

　でも、メールで簡単にやりとりするだけだったら、承れないこともないで
す。ただし、秘密を犯さない範囲で、私のページの話の題材にする可能性を
ご了承ください。

11/8/2000 (Wed) 11:49 Naoki Matsumoto 



こんにちは，松本さん
さっそくのメールありがとうございます。

簡単でけっこうですので，せひ相談にのってください。

実は，アメリカのサーフショップのホームページに掲載されている△△△という
サーフボードの代行発注をする為，当くらぶのホームページにその掲載写真と代
行発注料金・説明文を掲載していました。

　代行料金の内訳は現地ボード価格$415送料$200総計$615プラス代行料20,000円になり，
代行発注料金として総計88,000円だけを表示。
　
　この△△△というボードの日本価格は160,000円とも180,000円にもなりとても
まともな価格で販売されているとは思われません。この価格体系は他のメーカー
もほとんど同じレベルにあります。

　参考までに□□□の日本代理店からのメールもありましたが，そちらの代表
からは個人輸入の代行販売との認識で了解を得ております。

　以下は△△△日本総代理店からの警告メール内容です。

| 初めまして、
| 私は、△△△サ-フボ-ド日本輸入総代理会社の
| □□□□の代表取締役　××と申します。
| 　
| 御社のホ-ムペイジを拝見致しました。
| △△△サ-フボ-ドをネット上で広告、販売していますが、
| △△△という商標は、米　△△△エンタ-プライズ社が、
| 保有しています。　もちろん、日本国内もです。
| 
| ですから、米　△△△エンタ-プライズ社もしくは、当社の許可無く、
| 御社が、△△△という表現を使い、広告や、ロゴマ-ク、写真を、
| 使用する事は、商標法により、罰せられます。
| 
| 現時点で御社の行為は違法と判断されるのです。
| 
| 今回は、警告とさせて頂きますが、△△△に関する、
| 御社の全ての使用を即日中に削除の無い場合は、
| 当社、担当弁護士より、告訴および、損害賠償請求を
| いたしますので、早急の対応を御願い致します。
| 
| 尚、△△△に関する全ての削除が終わりましたら、
| 必ず、ご連絡を下さい。期限は本日より、11/10まで
| とさせて頂きますので、御注意下さい。
| 
| 不明な点や御質問も下記までご連絡下さい。
| 電話03-●●●●-●●●●
| ●●●●　代表取締役　××。11/5-2000。
| 
| 尚、△△△に関する全ての削除が終わりましたら、
| 必ず、ご連絡を下さい。

以上が貰った警告メールの内容そのままです。
現在私がとっている処置は警告メールをもらったその二時間のち問題箇所の削除と
お詫びメールの送信・直接電話にて代表の●●さんにその結果報告をしました。

現在はアメリカの△△△を掲載してあるホームページとのリンクを張って，代行発
注をできるようにしています。

今回のこの警告メールは私には独善的で一種の独占的脅迫以外にしか考えられません。
このままこのような価格体系を許し，放置しておかなければならないのでしょうか?
私のホームページを見て頂くと分かるのですが，他のボードメーカーも多々あります。
ほとんどが日本価格の半額近くになり，たいへんみなさんに喜ばれています。
このままこの代行発注業務を継続して行くことは可能でしょうか?
現在，不安です。

お時間の取れた時でも結構ですから，ぜひ参考意見をお聞かせください。
法律的裏付けがあれば，これからも安心して現地ショップの価格に近づけるよう努力し
たいと思います。
よろしく　お願い致します。



　●●●● さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 実は，アメリカのサーフショップのホームページに掲載されている△△△
というサーフボードの代行発注をする為，当くらぶのホームページにその掲
載写真と代行発注料金・説明文を掲載していました。

　これでやろうとしているのは、あくまでも、本物の△△△のボードの販売
であるわけですね？

　でしたら、「△△△日本総代理店からの警告メール」にある、

| △△△サ-フボ-ドをネット上で広告、販売していますが、
| △△△という商標は、米　△△△エンタ-プライズ社が、
| 保有しています。　もちろん、日本国内もです。

というのも、本物を売るための広告なら、問題ないと思います。●●さんも、
そういうお考えだったわけですね? 

　もっとも、問題が皆無ではありません。

　一つは、元々は本物ではあっても、米国において米国向けに販売されたも
のを日本に持って来て売るという場合には、やや違うという議論があり得る
点です。もっともこの点は、少し前にＢＢＳ事件最高裁判決というのが出て
いて、原則的には、たとえ外国でのことであろうと正規の商標権権利者によ
って販売された本物であれば、日本国内に持ち込むことも合法的に可能であ
るということになっています。ただし、限定が多少あるので、議論が残ると
ころがあるわけです。

　この関係で、参考までに伺いたいのですが、米　△△△エンタ-プライズ
社が、直接に日本の伊藤さんの所宛に出荷してくるのですか? それなら、ま
して文句を付けられるいわれはないと思いますが。

　もう一つの問題の可能性は、たとえ本物についてでも、広告を自ら積極的
にするというのは別問題だ、という議論をする人が、居ないわけではないと
いうことです。多くの人は、本物を売るためなのであれば、広告をすること
も出来ると考えており、私もそう思いますが、多少の議論はあると言うこと
です。その警告状を送ってきた人は、もしかすると、こういう議論をしてい
るような気もしますね。

　以上の２点で若干の問題はあり得ますが、一応、伺ったお話からは、本物
を売るための商標の使用ですから、許されるもののように思われます。さら
に文句が来るようだったら、本物の販売のための使用なのだから問題は無い
はずだ、という趣旨の反論をなさったらどうでしょうか。

11/9/2000 (Thu) 14:37 Naoki Matsumoto 



こんにちは，松本さん
メールありがとうございました。
たいへん　心強いご返事　痛み入ります。

> 　これでやろうとしているのは、あくまでも、本物の△△△のボードの販売
> であるわけですね？

本物です。販売というよりも個人輸入の代行発注ですが。

> 　でしたら、「△△△日本総代理店からの警告メール」にある、
> 
> | △△△サ-フボ-ドをネット上で広告、販売していますが、
> | △△△という商標は、米　△△△エンタ-プライズ社が、
> | 保有しています。　もちろん、日本国内もです。
> 
> というのも、本物を売るための広告なら、問題ないと思います。伊藤さんも、
> そういうお考えだったわけですね?

もちろん，そうです。安心しました。△△△という表現すら商標法という名のも
とに規制されたのでは，すべての表現ができなくなると思うからです。

> 　この関係で、参考までに伺いたいのですが、米　△△△エンタ-プライズ
> 社が、直接に日本の伊藤さんの所宛に出荷してくるのですか? それなら、ま
> して文句を付けられるいわれはないと思いますが。

多少違います。
アメリカ国内で△△△を販売しているサーフショップのホームページから日本へ
の個人輸入の代行発注をするというものです。

> 　もっとも、問題が皆無ではありません。
その警告状を送ってきた人は、もしかすると、こういう議論をしてい
> るような気もしますね。

　私も若干そういう感じを受けていました。

> 　以上の２点で若干の問題はあり得ますが、一応、伺ったお話からは、本物
> を売るための商標の使用ですから、許されるもののように思われます。さら
> に文句が来るようだったら、本物の販売のための使用なのだから問題は無い
> はずだ、という趣旨の反論をなさったらどうでしょうか。

　ありがとう　ございました。　もしこれ以上の警告がきた場合の対処方法として
心に留めさせていただきます。こちらから事を荒立てる気はありませんから，先
方の出方をゆったりとした気持ちで待つことにします。

　たいへん　誠意のこもった内容の答えを貰えたことを感謝します。

　これから少しでも日本のサーファーの為に，ひいてはサーフ業界の正常化の為に
尽くせるようがんばる気概が出てきました。

　ほんとうに　有難う　ございました。

追伸，もし松本さんの周りの方でサーフ用品の購入を考えている方がいらっしゃったら
代行料金無しで代行発注をさせてもらいます。今，私ができるお礼はこのぐらいしかありませんので。

海外通販お買い物くらぶ　●●●● 
代表　●●●● 
静岡県●●●●●●●●

５. 明白無効の抗弁について（2000年11月）

松本先生

　初めまして。私、某メーカーで知的財産関係の仕事に従事する、
技術者あがりの者です。知的財産関連のＨＰを検索していて、面白
そうでしたので拝見させて頂きました。

　中でも、当然無効の抗弁については私も興味があるところでしたので、
楽しく拝見させて頂きました。

　ところで、富士通−ＴＩ事件の最高裁判決以降、侵害訴訟の地裁判決で
当然無効の判断をしているものが東京、大阪であったことはご存じかと思
います。これらの判示内容を読んでいて疑問に思ったことがあったので、
失礼かとは思いましたが、メールをさせて頂いた次第です。

　東京地裁の飯村判事が「当然無効」の判断をされた事件に、理由として
進歩性（特２９条２項）のものがあります。最高裁判決では「同一」が問題
となった事件が対象でしたので、私も比較的素直に理解できました。
（また、あの事件は、サブマリン特許であったこと、出願人が訂正できる
状況にありながらしていなかった、等の状況があたことも私の中では、判
決内容の理解に助けになっています。）しかし、進歩性となると、専門的
な判断が必要であると考えられますし、そのために特許庁->高裁という
審判のルートが確立されているものと思っています。従って、特許性の
判断について原則部外者である地裁が、そこまで判断していいのか、
というのが私の主な疑問です。

　多くの侵害訴訟においては、同時に無効審判が係属しており、これが
審決取消訴訟にまで行っているケースもかなり存在します。しかし、侵害
訴訟の第一審である地裁が審決取消訴訟の専属権を持つ高裁の判断
を待たずに特許無効の判断を行うというのは、妙な気がします。

　私は、法律には素人なのでこの辺はよくわからないのですが、民訴法
１１４条２項の「相殺の抗弁」に既判力を認めていることからすると、同じ
ように「当然無効の抗弁」にも既判力が認めうる、と考えてもよいような
気がします。そうすると地裁で「当然無効」について判断するならば審決
取消訴訟は「別訴」となり、侵害訴訟が係属している事件については不要
ということになり、現行制度に合わないような感じがします。

　それとも、両訴訟の審理を併合する、というようなことが可能なのでしょ
うか。もしできないとすれば、地裁と高裁で矛盾する判決が出されること
になると思います。勿論、侵害訴訟の控訴審である高裁が審決取消訴訟
の高裁と同じ判断をすれば矛盾は解消されることになりますが、それなら
ば最初から審理の併合をすることがよいような気もします。

　とりとめのない内容になってしまい申し訳ございませんが、先生のご見
解頂ければ幸いです。



　Ｔ さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 　初めまして。私、某メーカーで知的財産関係の仕事に従事する、
| 技術者あがりの者です。知的財産関連のＨＰを検索していて、面白
| そうでしたので拝見させて頂きました。

　ご覧いただき光栄です。

| 　中でも、当然無効の抗弁については私も興味があるところでしたので、
| 楽しく拝見させて頂きました。

　４月１４日付けでほんの少し書いていたところでしょうか。もう少し本筋
の所でも思うところはあるのですが、あれしかウェブページには書いてない
ですね。このメールをきっかけにしてページにも書きたいと思っております。
一部流用させていただくかも知れませんが、よろしくご了解ください。

| 　ところで、富士通−ＴＩ事件の最高裁判決以降、侵害訴訟の地裁判決で
| 当然無効の判断をしているものが東京、大阪であったことはご存じかと思
| います。これらの判示内容を読んでいて疑問に思ったことがあったので、
| 失礼かとは思いましたが、メールをさせて頂いた次第です。
| 
| 　東京地裁の飯村判事が「当然無効」の判断をされた事件に、理由として
| 進歩性（特２９条２項）のものがあります。最高裁判決では「同一」が問題
| となった事件が対象でしたので、私も比較的素直に理解できました。
| （また、あの事件は、サブマリン特許であったこと、出願人が訂正できる
| 状況にありながらしていなかった、等の状況があたことも私の中では、判
| 決内容の理解に助けになっています。）しかし、進歩性となると、専門的
| な判断が必要であると考えられますし、そのために特許庁->高裁という
| 審判のルートが確立されているものと思っています。従って、特許性の
| 判断について原則部外者である地裁が、そこまで判断していいのか、
| というのが私の主な疑問です。

　Ｔさんのように言われる方もいらっしゃいますが（むしろオーソドック
スということになるかとも思います）、飯村裁判長の持っているイメージと
いうのは、それとはちょっと違うんですね。私はその、飯村裁判長のイメー
ジのような方が妥当だと思っています。

　無効審判手続の存在理由は、「専門的な判断」でもって、そこでだけ無効
判断をする、と言うよりは、そこで「も」する、というものだと思うのです。
少なくとも、明白無効の特許を無効とするのに何も制約を課さなくても良い
ではないかと思うのです。そして、それがＴＩ最判だと思うのです。

　侵害訴訟をやってる場合には、無効の判断のためにも議論が熟すのが普通
であり、そこで無効判断を下すのを、余り制限するという理由は無いと
思っています。勿論、すべての事案を裁判所で無効判断する必要は無いので、
侵害訴訟が提起されないような形で、無効とされるべき特許が無効審判によ
って無効となるのは、これはこれでよい、と、そういう制度の併存関係にあ
るという理解をするわけです。

| 　多くの侵害訴訟においては、同時に無効審判が係属しており、これが
| 審決取消訴訟にまで行っているケースもかなり存在します。しかし、侵害
| 訴訟の第一審である地裁が審決取消訴訟の専属権を持つ高裁の判断
| を待たずに特許無効の判断を行うというのは、妙な気がします。

　一つの感覚として理解しますが、明白無効の場合に、無効判断を何も躊躇
する必要は無い、というのがＴＩの最判だと私は理解しています。

| 　私は、法律には素人なのでこの辺はよくわからないのですが、民訴法
| １１４条２項の「相殺の抗弁」に既判力を認めていることからすると、同じ
| ように「当然無効の抗弁」にも既判力が認めうる、と考えてもよいような
| 気がします。そうすると地裁で「当然無効」について判断するならば審決
| 取消訴訟は「別訴」となり、侵害訴訟が係属している事件については不要
| ということになり、現行制度に合わないような感じがします。

　手続も効果も違いますから、不要ということはないでしょう。侵害訴訟の
方での判断は基本的にはその当事者の間での拘束力をもたらすものであるの
に対して、審決取消訴訟の方では、登録自体が抹消されてしまいますから、
やはり違いがあります。

| 　それとも、両訴訟の審理を併合する、というようなことが可能なのでしょ
| うか。

　手続的な意味での併合は出来ません。しかし、従来から東京高裁では、侵
害訴訟と審決取消訴訟を、同じ部に係属させるということは普通行われてい
ますから、それによって矛盾は回避されている面もあります。

| もしできないとすれば、地裁と高裁で矛盾する判決が出されること
| になると思います。勿論、侵害訴訟の控訴審である高裁が審決取消訴訟
| の高裁と同じ判断をすれば矛盾は解消されることになりますが、それなら
| ば最初から審理の併合をすることがよいような気もします。

　上記のような現実があるのに加えて、明白無効の場合に無効判断をすると
いう仕組みになっているわけですから、そういう判断（明白無効との）がさ
れたものについて、後に、権利が維持されるという可能性は無いと考えて良
いと思います。

　私は、明白無効との要件を余り厳しく解釈するべきではないと考えていま
すが、後から権利が維持されるようなことになるとおかしい、という観点か
らは、この「明白」の要件をそれなりに意義のあるものとして解釈すること
になるとは思います。

11/9/2000 (Thu) 16:28 Naoki Matsumoto



Date: Thu, 9 Nov 2000 22:51:29 +0900

松本先生

　早速のご回答、ありがとうございました。先生のご見解については、
かみくだいて説明頂いたおかげでよく理解できました。

　先生の見解内容について、私なりの考えを、僭越ながら述べさせて
頂きます。失礼な点のないよう心がけているつもりですが、もしお気に
触るようなことがあるようでしたら、申し訳ございません。おしかりの
メールをお願いします。

> 　Ｔさんのように言われる方もいらっしゃいますが（むしろオーソドック
> スということになるかとも思います）、飯村裁判長の持っているイメージと
> いうのは、それとはちょっと違うんですね。私はその、飯村裁判長のイメー
> ジのような方が妥当だと思っています。
> 　私は、明白無効との要件を余り厳しく解釈するべきではないと考えていま
> すが、後から権利が維持されるようなことになるとおかしい、という観点か
> らは、この「明白」の要件をそれなりに意義のあるものとして解釈すること
> になるとは思います。

　実は、ＴＩ判決が出された当初は、私も侵害訴訟のステージで積極的
な無効判断をすることに賛成していました。進歩性についても積極的
にやって欲しい、と考えていました。しかし、進歩性の判断というのは
非常にデリケートで、「明白でない」ケースが多々存在します。これは、
昨年末から本年初めにかけて、特許庁の進歩性判断が審決取消訴
訟で尽くひっくりかえったことや、本年の８月以降の審決取消訴訟で
特許庁判断の半分がひっくり返されていることからも、その難しさが
わかり得ると思います（半分のすべてが進歩性判断であったかは、
忘れてしまいましたが、大半が進歩性であったように記憶しています）。
すると、明白とはどのレベルまでを指すのか、その基準が明確になら
ないと、権利者にとって権利行使を躊躇させることになりかねません。
従って、私は、「明白」の明確な基準が欲しい、と考えています。

　余談ですが、飯村裁判長の進歩性否定による「明白無効」の判示
は、進歩性を否定した理由がもう一つ明確に読みとれません。単に
「刊行物Ａには構成ａが、刊行物Ｂには構成ｂがある。よって本願発
明のａ＋ｂは進歩性なし」という内容です。これに対して大阪地裁の
小松裁判長の「明白無効」の判示は、記載不備による「明白無効」
のケースですが、無効の理由として、記載不備に加えて、「Ｃを加え
るという訂正も考えられるが、それでも特許性を与えるものではない」
と付言されており、無効の「明白性」について一歩踏み込んだ配慮をし
ていらっしゃいます。どちらが良いか、というのは簡単に言えません
が、「明白」というのには当業者が読んで「明白」にその通り、という
ような内容でなければならないような気がします。

> 　一つの感覚として理解しますが、明白無効の場合に、無効判断を何も躊躇
> する必要は無い、というのがＴＩの最判だと私は理解しています。

　この点については、全く同感です。ただ、「明白」の範囲に相違がある
ということだと思います。

> 　手続的な意味での併合は出来ません。しかし、従来から東京高裁では、侵
> 害訴訟と審決取消訴訟を、同じ部に係属させるということは普通行われてい
> ますから、それによって矛盾は回避されている面もあります。
> 　上記のような現実があるのに加えて、明白無効の場合に無効判断をすると
> いう仕組みになっているわけですから、そういう判断（明白無効との）がさ
> れたものについて、後に、権利が維持されるという可能性は無いと考えて良
> いと思います。

　最近は、特許庁の審判も審理の迅速化がすすみ、審決取消訴訟へ進むの
が早くなっています。すると、侵害訴訟は地裁段階で、審取は高裁、という状況
がありえますので、高裁の同じ部に係属させることができないことがあります。
この場合には、審取の高裁が審判を中断し、侵害訴訟が控訴されるのをを待
つということもあるのでしょうか。

　私としては、現在は侵害訴訟における「明白無効」の過渡期にあり、
飯村裁判長らの判示が控訴審等で吟味され、「明白」の基準が確立
されていくものと思っています。従いまして、飯村裁判長の判示につい
ては、内容はともかくとして、必要な判断であったと考えます。当事者
には気の毒ですが、控訴審の結果を楽しみにしています。



　Ｔ さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 　先生の見解内容について、私なりの考えを、僭越ながら述べさせて
| 頂きます。失礼な点のないよう心がけているつもりですが、もしお気に
| 触るようなことがあるようでしたら、申し訳ございません。おしかりの
| メールをお願いします。

　ご丁寧にありがとうございます。でも、パソコン歴もそこそこになるので、
多少のトラブルには耐性がつきました。なおでも、Ｔ さんのようにご丁寧
に言っていただくと、嬉しいです。

| 　実は、ＴＩ判決が出された当初は、私も侵害訴訟のステージで積極的
| な無効判断をすることに賛成していました。進歩性についても積極的
| にやって欲しい、と考えていました。しかし、進歩性の判断というのは
| 非常にデリケートで、「明白でない」ケースが多々存在します。これは、
| 昨年末から本年初めにかけて、特許庁の進歩性判断が審決取消訴
| 訟で尽くひっくりかえったことや、本年の８月以降の審決取消訴訟で
| 特許庁判断の半分がひっくり返されていることからも、その難しさが
| わかり得ると思います（半分のすべてが進歩性判断であったかは、
| 忘れてしまいましたが、大半が進歩性であったように記憶しています）。

　ここまでは至極もっともと思います。

| すると、明白とはどのレベルまでを指すのか、その基準が明確になら
| ないと、権利者にとって権利行使を躊躇させることになりかねません。
| 従って、私は、「明白」の明確な基準が欲しい、と考えています。

　しかし、ここはどうでしょうか? 明白無効でなくても、無効なら、権利者
としては、権利行使を考えるべきものではないと私は思いますが。躊躇は当
然です。そういう意味では、「明白」を詰める必要はないように思います。
もっとも、侵害訴訟の進め方として、明白がどう扱われるか、今後の問題で
ある点では、ご意見に賛成です。

| 　余談ですが、飯村裁判長の進歩性否定による「明白無効」の判示
| は、進歩性を否定した理由がもう一つ明確に読みとれません。単に
（引用略）

　個別の判断については、飯村裁判長の見解は、私も反対したくなることが
少なくありません、実は（もっとも、大阪の方がベターかというと、もっと
疑問ですけど）。ご指摘いただいたのは、何月何日付けのケースですか? 

| 　最近は、特許庁の審判も審理の迅速化がすすみ、審決取消訴訟へ進むの
| が早くなっています。すると、侵害訴訟は地裁段階で、審取は高裁、という状況
| がありえますので、高裁の同じ部に係属させることができないことがあります。
| この場合には、審取の高裁が審判を中断し、侵害訴訟が控訴されるのをを待
| つということもあるのでしょうか。

　いくら審判が早くなったと行っても、侵害訴訟提起後の審判請求で、おっ
しゃるような進行になるのはまれのようには思います。

　それでも、審判を先にやっていたという場合を含めて、審決取消訴訟が高
裁で侵害訴訟が地裁、という状況はあるかも知れませんが、それは、審決が
どっちの結論なのかも考えてみれば、それほど困る状況にはならないように
思います。

　無効審決なら、明白無効でも良いし、また、事実上でも正式でも中止して
も良いと思います。中止しても、それで特許権者の権利保護に欠けることは
ないからです。無効が蓋然的なのですから。

　また、ここで明白無効としたのに、審決取消訴訟で取り消されたら困る、
ということは有り得ますが、それは、審決が未だ出ていない場合でも理屈の
上ではあることです。むしろ、それと比べるなら、無効審決が一応でも既に
出ているのですから、ずっと問題が少ないです。さらに、侵害訴訟の結論が
出たところで未だ取消訴訟をやっていれば、同じ部に行くでしょう。いや、
すでに取消訴訟が終了していた場合でも、おそらくは同じ部が担当します。

　特許維持審決なら、明白無効と言うことは普通は無いですよね。有効前提
で侵害訴訟の結論を下すのが普通と言うことになると思います。

| 　私としては、現在は侵害訴訟における「明白無効」の過渡期にあり、
| 飯村裁判長らの判示が控訴審等で吟味され、「明白」の基準が確立
| されていくものと思っています。従いまして、飯村裁判長の判示につい
| ては、内容はともかくとして、必要な判断であったと考えます。当事者
| には気の毒ですが、控訴審の結果を楽しみにしています。

　これは、或る程度その通りと思いますが、でも、次のようにも想像します。
たとえ飯村裁判長の結論や理由付けを１００％支持できない場合であっても、
明白無効といわれるようなケースというのは、特許権者の方がもっともとは
言い難い事情にあるのだろうなあ、と。

11/11/2000 (Sat) 22:59 Naoki Matsumoto

６. ＦＥＳＴ事件ＣＡＦＣ判決（2001年6月）

Date: Tue, 05 Jun 2001 10:28:28 +0900

ご無沙汰しております。
いつもご連絡のときはお教えいただくことばかりで恐縮です。
首題の件、巷間、騒がれていますが実務においてどのように解釈すれば良い
のか理解しかねております。
下記の点についてお教え下さい。

・今回の判決は、「審査過程でなしたクレームのある構成要件についての補正が減縮に
あたるときはその構成要件については均等論は適用されない」　ということで、あくま
で個々の構成要件について減縮補正か否かを判断するのであり、クレーム全体の権利範
囲が減縮されたか否かではないと理解しております。
　具体的には、ＦＥＳＴ社のひとつの特許のクレーム１における構成要件「シーリン
グ」を例にとると
　これを「第１のシーリング」、「第２の　シーリング」と補正したことで、この構成
要件については均等論が及ばないということのようです。　
　とは申しますものの今ひとつ理解できておりません。
　以下のようなケースの場合、結論はどうなるのでしょうか。
１）出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、審査過程でＡを明細書記載のaに
減縮補正し、a+Ｂ+Ｃとした。　
　　このケースにおいて、各構成要件a、Ｂ、Ｃのどれについて均等論が適用され、ど
れについて適用されないのでしょうか？（aについてのみ適用されない？）

２）出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、審査過程で明細書に記載のＤを加
えてＡ+Ｂ+Ｃ+Ｄとした。　
　　このケースにおける各構成要件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄへの適用は？

３）出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、クレーム２がＡがaであるクレーム１の
　　従属クレームであった。
　　審査過程でクレーム１をあきらめ、クレーム２をa+Ｂ+Ｃの独立クレームとし、
　　a+Ｂ+Ｃとした。　
　　このケースにおける各構成要件a、Ｂ、Ｃへの適用は？

4) 出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、クレーム２がさらにＤを付加した従属
　　クレームであった。
　　審査過程でクレーム１をあきらめ、クレーム２をＡ+Ｂ+Ｃ+Ｄの独立クレームとした。
　　このケースにおける各構成要件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄへの適用は？



　Ｎ さん、メールをありがとうございました。松本です。

| ・今回の判決は、「審査過程でなしたクレームのある構成要件についての補正が減縮にあ
たるときは
| 　その構成要件については均等論は適用されない」　ということで、あくまで個々の構成
要件について
| 　減縮補正か否かを判断するのであり、クレーム全体の権利範囲が減縮されたか否かでは
ないと理解
| 　しております。

　前段のまとめ方はその通りと思います。しかし、それが後段とどう違うの
か、後段がどういう意味なのか、ちょっと分からないところがあります。

| １）出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、審査過程でＡを明細書記載のaに減
縮補正し、
| 　　a+Ｂ+Ｃとした。　
| 　　このケースにおいて、各構成要件a、Ｂ、Ｃのどれについて均等論が適用され、どれ
について
| 　　適用されないのでしょうか？（aについてのみ適用されない？）

　原則的には、「aについてのみ適用されない」だと思っています。たとえ
ばＢの要件について、その文言にはあたらないが均等、という事は有り得る
と思います。

　しかし問題は、このＡやらＢやらの切り分け方ではないかと思います。下
の例でそれを書きます。

| ２）出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、審査過程で明細書に記載のＤを加えて
| 　　Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄとした。　
| 　　このケースにおける各構成要件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄへの適用は？

　原則的には、エストッペルが働くのはＤであり、Ａ・Ｂ・Ｃの各要件につ
いては均等侵害は有り得ると思います。

　でも、この補正が例示説明のようなものと把握されるかどうかが問題です。
そのＤが、たとえばＤと関連のあるものなら、その補正は、Ｄをｄとした補
正、ということになる可能性もあるはずです。そもそも、他の要件と全然関
係のない要件を補正で加えるというのは、それ自体が問題である可能性もあ
るわけで、こうなってしまうことも多いのではないですか? 

| ３）出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、クレーム２がＡがaであるクレー
ム１の
| 　　従属クレームであった。
| 　　審査過程でクレーム１をあきらめ、クレーム２をa+Ｂ+Ｃの独立クレームとし、
| 　　a+Ｂ+Ｃとした。　
| 　　このケースにおける各構成要件a、Ｂ、Ｃへの適用は？

　こう言うのがどう扱われるのか、議論があるようです。予めクレームを沢
山用意しておくことが、果たしてどれだけ意味があるのかないのか、人によ
って言うことが違っています。独立クレームだったらよい、といっている人
もいます。

　私自身は、少なくとも、議論の可能性は残すものと思っています。

　ちなみに、グレーバータンク事件は、より広いクレームが無効とされた際
に、狭い方のクレームについて均等侵害を肯定したものです。例示のケース
とちょっと似ているように見える面もあります。しかしながら、問題となる
のは出願人自身の行動として広い方のクレームをあきらめたという所が禁反
言の根拠となるかどうか、ですから、まったく違うという理解もあり得ます。

　「あきらめた」というところから、広いクレームでは侵害となり得ない、
そこまでは権利になり得ない、と言うことを自ら認めているという内容を汲
み取ることによって、均等侵害が生じてはおかしい、ということになるかど
うか、その辺り、事案の性格によっても違いが生ずる可能性があります。

| 4) 出願時のクレーム１が構成要件Ａ+Ｂ+Ｃであり、クレーム２がさらにＤを付加した従属
| 　　クレームであった。
| 　　審査過程でクレーム１をあきらめ、クレーム２をＡ+Ｂ+Ｃ+Ｄの独立クレームとした。
| 　　このケースにおける各構成要件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄへの適用は？

　上記の組み合わせで、いろいろ問題が有り得ると思います。

6/5/2001 (Tue) 10:45 Naoki Matsumoto



早速にご見解を有難うございました。
・４つのクレーム事例をあげましたのは、ＦＥＳＴ特許の出願時の全クレーム
を把握しておりませんため、ダブルったかもしれませんが事例１が同じケースかなと
思いながらあげました。
また、クレーム事例は内的付加と外的付加の例を挙げたつもりでした。
今後の実務において、その書き方で均等論が適用されたりしなかったりということが
あるとすれば、十分に理解しておく必要があると思いお聞きいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。



　先般は有難うございました。
　その後、日本はどうなっているかなと思いまして
　先の最高裁のボールスプライン事件における均等
　論に係わる判決を見なおしてみました。
　包袋禁反言に関しては、「対象製品が特許発明の
　出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に
　除外されたものには当たらない」ということで
　ありました。
　補正のケースとしては下記３点が良くあるわけ
　ですが、どういう場合に意識的に除かれたことに
　なりましょうか。
　・拒絶の引用例を受けて、これを克服するために
　　ある構成要件を補正する。
　・「不明瞭な記載」との拒絶理由通知を受けて
　　ある構成要件を明確にする。
　・自発補正によりある構成要件を補正する。　　
　前提として、　
　１）補正された構成要件が対象製品の構成要件
　　と比較して異なる部分にあたる
　２）異なる部分は本質的部分ではない
　　　　


　Ｎ さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 　先般は有難うございました。
| 　その後、日本はどうなっているかなと思いまして
| 　先の最高裁のボールスプライン事件における均等
| 　論に係わる判決を見なおしてみました。
| 　包袋禁反言に関しては、「対象製品が特許発明の
| 　出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に
| 　除外されたものには当たらない」ということで
| 　ありました。

　これはどのケースについてでしょうか? 意識的限定が本筋の問題点として
扱われた事件は、私は未だ知らないです。かなり広汎にこの要件で均等を否
定する見解もあるのですが、一体どういう場合に意識的限定とされるのか
（それで均等が否定されるのか）、余りよく分かっていません。

| 　補正のケースとしては下記３点が良くあるわけ
| 　ですが、どういう場合に意識的に除かれたことに
| 　なりましょうか。
| 　・拒絶の引用例を受けて、これを克服するために
| 　　ある構成要件を補正する。
| 　・「不明瞭な記載」との拒絶理由通知を受けて
| 　　ある構成要件を明確にする。
| 　・自発補正によりある構成要件を補正する。　　
| 　前提として、　
| 　１）補正された構成要件が対象製品の構成要件
| 　　と比較して異なる部分にあたる
| 　２）異なる部分は本質的部分ではない

　こういう個別的な問題に確答が無いばかりか、根本的なところでも、ぜん
ぜん見解は一致していないのが現状だと思います。

　考えてみれば、米国でも、ワーナージェンキンソン最判以降、非常に混乱
した状態だったのであり、その状態は、フェスト大法廷によっても、必ずし
も確定したと言えるわけではありません。反対している人は一杯います。私
自身は、フェスト大法廷はとてももっともだと思いますが、特許業界では決
して好評な判決ではないようです。竹中俊子さんが知財研フォーラムの最新
号でフェスト事件を論評していますが、非常に批判的であり、そうした状況
を反映しているのだと思います。

　それに比して、日本での状況がこうした点について確答を得られるところ
まで議論は進展していない、のは、当然といえば当然と思います。

6/8/2001 (Fri) 17:47 Naoki Matsumoto 



早速にご返事有難うございました。
新たに判決があってということではありません。
ＦＥＳＴ事件が日本で生じたと仮定してどう
いうことになるのかなと思い質問いたしました。
先のボールスプライン事件における最高裁判決
の中で、均等論が適用される要件として５項目
あげられており、そのひとつが意識的除外に
係わるものと理解しておりましたため、この
意識的除外ということと補正とがリンクして
しているかなと考え、何か判断基準になるもの
があるのかないのか知りたいと思った次第です。
全く議論がなされていないと考えてよろしいと
いうことになりましょうか。



　Ｎ さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 早速にご返事有難うございました。
| 新たに判決があってということではありません。
| ＦＥＳＴ事件が日本で生じたと仮定してどう
| いうことになるのかなと思い質問いたしました。

　は? Ｎさんが「係わる判決を見なおしてみました。〜ということであり
ました。」と、何かの判決文らしきものを鍵括弧付きで引用されているもの
だから、それについて「これはどのケースについてでしょうか? 」とおたず
ねしたのですが? 

| 先のボールスプライン事件における最高裁判決
| の中で、均等論が適用される要件として５項目
| あげられており、そのひとつが意識的除外に
| 係わるものと理解しておりましたため、この
| 意識的除外ということと補正とがリンクして
| しているかなと考え、何か判断基準になるもの
| があるのかないのか知りたいと思った次第です。
| 全く議論がなされていないと考えてよろしいと
| いうことになりましょうか。

　何でさっきの返事がそういうことになるのでしょう? 「見解もあるのです
が」などと書いたように、議論はあるのですが、ちっとも一致を見ていない
のです。

　それもかなり基本的なところから、不一致です。そもそも、第５要件は補
正があった場合のことなどを指しているというのが当時の最高裁調査官の見
解ですが、最判の判旨としてみんながそうと認めているわけではありません。
ですから、「何か判断基準になるものがあるのかないのか知りたいと思った
次第です。」という点については、確たる返事はありません。

　しかし、基本的には、クレームドラフティングや補正の際の指針は、ハッ
キリしています。均等侵害を期待しないことです。これは、日米共通です。
特に、米国での補正の際については、フェスト判決でそれが非常にハッキリ
しました。

　そうでなくても、クレーム作成というのは、侵害であるものが該当するよ
うに、かつ先行技術とは明白に区別が付くように、それを文字通りに表現す
ることが、その意義です。均等侵害は、そこから漏れてしまうが侵害とする
必要があるという場合の救済です（こういう言い方をどの程度強くするか弱
くするかには議論がありますが、本質的には間違いなくそうです）。クレー
ム作成時やましてや補正時に期待するべきものではありません。

6/8/2001 (Fri) 22:04 Naoki Matsumoto 



何度も有難うございました。
整理をして、あらためてお教えいただくやもしれません。
その節はよろしくお願いいたします。

７. 製造方法のクレーム、製品輸入で侵害責任、はどこまで? （2002年5月）

　I さん、メールをありがとうございました。松本です。

| 実は、先日、所内で勉強会をした際に、疑問点として下記の事項が
| 残りました。先生のお時間あるときで結構ですので、ご意見をお知らせ
| いただけませんか？（勿論、ノーチャージの範囲で、お願いします。）

　こういう話題をいただいた際には、殆ど定型的にこのように申し上げてい
るのですが、私のウェブページに掲載するかも知れませんので、ご了承をお
願いします。“弁理士のＩ先生からのメールをきっかけにして考えたのです
が、”……といった書き方をすることになると思います。

| それから、先生もご多忙かと思いますが、今度、事務所に遊びに来て
| ください。楽しみにしています。

　このところは、時間が取れそうです。

| 疑問点：
| 
| 問題となっているのは、日本特許の「物Ａの製造方法」のクレーム。
| 日本企業・甲は、物Ａの製造装置を、製造・販売している。
| 外国企業・乙は、甲から購入した装置を使って（その結果、問題と
| なっている上記特許クレームを使っている）当該外国で物Ａを製造し、
| 日本で物Ａを販売している。
| この場合、乙は、日本での販売行為が侵害に該当すると思われる。
| では、甲には、特許権者・乙に対して、法律上（道義上は考えない）
| どのような責任を負うのか。
| 但し、甲と乙との間には、特許保証を定めた契約は無い。
| 
| 私見： 特許権者にも、乙にも、法律上は責任は無い（？）。

　私はこの辺りについては、非常に積極論者なのですが、それでも、このタ
イプだと、私も考えがあまり煮詰まってませんね。

　甲が製造装置を日本国内で販売したなら、それ自体で間接侵害にあたると
いう議論がありそうです。

　引き渡しが日本国外の場合、当然に侵害と言うことはないですね。外国で
の使用（製造）という、まったくフリーの行為のためなわけですから。乙が
侵害になっているのは、出来たものを日本で売るからなわけで、そこで初め
て侵害が成立する話です。

　そうしてみると、甲の行為は、外国での製造という原則的にはまったくフ
リーな行為のために製造装置を供給しているだけであり、これで甲が何らか
の責任を負うというのはおかしい、という話になるように思います。

　ただ、日本国内で売るために乙が製造するのだと言うことを甲が認識して
いたという場合には、特許権者との関係では、甲にも共同不法行為責任を負
わせて良いと思います。この点については、異論があると思います。ＦＭ復
調器事件最判がもうじき出るでしょうから、それによって大きく影響される
ところだと思われます。

　乙との間で、どのような求償関係があり得るかは難しいところです。原則
的には、無いと思います。侵害が成立しているのは、主には乙が日本で売っ
ているからなのですから、甲の行為はせいぜいそれを助けているというにす
ぎず、乙の方から自分が負った責任を甲に転嫁する謂われは認めがたいから
です。しかし、甲の方が主体的に行動していて、乙にこういう商売をさせて
いた、というような事情があるのなら、また話は違ってくるのかも知れませ
ん。

　興味深いお話をありがとうございました。

5/17/2002 (Fri) 16:52 Naoki Matsumoto

８. 形態模倣の賠償と過失要件（2003年10月）

| 下記のような事例で損害賠償を請求されるのかどうかを
| 一般論で構わないので教えて頂けないでしょうか。

　では、一般論でご返事します。あくまで一般論に過ぎませんので、ご相談
の事実に当てはまるかどうかには一切責任を負いかねますし、それ以外の点
を含めて、さらにご検討をいただくための一材料として、自己責任でご覧い
ただくべきものとご承知ください。

　また、この話は、特定の事件を連想させるようなものではないと思うので、
●●●●等のお名前を出さない形で、私のウェブページに掲載する可能性があ
ることをご了解ください。

| Ａ社はＢ社からある商品を仕入れて販売していましたがＣ社の代理人から
| その商品は形態がＣ社の商品と酷似しているため不正競争防止法に
| 該当するので販売中止をするよう書面にて警告がありました。
| それでＡ社は販売中止をし現在は取り扱っていません。Ａ社はこの商品
| がこのような問題があるとは知らずに販売していたのですが、販売して
| 得た利益に対しＣ社から損害賠償として請求がきた場合支払いをしなくては
| ならないにでしょうか。

　「酷似」で「不正競争防止法」ということは、不正競争防止法２条１項３
号の形態模倣にあたるとの主張を受けているのだと思われます。実際に酷似
していて、それが模倣したことによるのだとすると、この条文の模倣品とい
うことになり、それの販売も「譲渡」として不正競争行為になり得ます。そ
うなると、差止の対象になったり、損害賠償責任を負うことが有り得ます。

　しかし、模倣を知らなかったということならば、そしてそれが重過失によ
るのでなければ（重過失の典型は、知らないはずがないような状況、です。
知らないのも無理はない、といわれる状況であれば、重過失とはならないは
ずです）、別の条文により、賠償責任を負うなどのことはありません。これ
が１２条の適用除外の条文で、そのうちの１項５号が当てはまります。次の
ように規定されており、これの場合には不正競争に対する差止や損害賠償の
条文の適用がないとされています。

　「五　第二条第一項第三号に掲げる不正競争　同号に規定する他人の商品
の形態を模倣した商品を譲り受けた者（その譲り受けた時にその商品が他人
の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつ
き重大な過失がない者に限る。）がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若し
くは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」

　そもそも、賠償責任を負うのは故意または過失がある場合なのですが（民
法の不法行為の原則としてそうですし、不正競争防止法４条でもそう書いて
あります）、形態模倣については、模倣の事実を知らなかった場合について
は、「重大な過失」が無い限り、すなわち軽過失だけであれば、責任を負わ
ない仕組みになっているわけです。

| また、商品の仕入先や販売数量・販売利益など
| についても代理人に報告の義務はあるのでしょうか。
| なお、今は警告だけで訴訟にはなっていません。

　これは、責任が有り得る場合でも、どういうふうに対応するべきか、考え
るところです。和解のためには、教える必要がありますが、下手に教えると、
相手が訴えてくるのを助ける結果になることも有り得ます。また、仮に訴訟
になった場合には、裁判所により「損害の計算をするため必要な書類の提出」
を命じられることがあります（不正競争防止法６条）。

　でも、今回の話では、上記のように知らなかったということを理由として
責任を負わないもののように見えます。それを回答するのが適切と思われま
す。

10/29/2003 (Wed) 12:21 松本直樹

９. 米国特許の技術的範囲解釈（2004年4月）

| 最近、他社が権利を有する米国特許の評価（権利範囲の推定）をはじめたのですが
| 米国特許はクレームの文章をできるだけ広く解釈するときいて悩んでおります。
| クレームから発明技術を特定するのに明細書等は関係ないのでしょうか。

　明細書は勿論関係あります。また、実質については大差はないはずです。

　ただ、日本でなら先行技術を考慮に入れて限定的な解釈をする場合がある
のに対して、米国ではそういうことをしないのが原則です。そのため広く解
釈されることになりますが（そういう場合がありますが）、その結論として、
特許は無効とされる、というのが典型的です。

　先行例を含むようなクレームで、でもそのまま権利者の主張が認められてしまうと
いうのは、まったく不当であり、日米ともそんな結論は採りません。しかし、
典型的対処方は異なっており、日本では限定解釈するのも米国でなら無効、
という事があり得ます。

　日本でも、キルビー最判以後は、侵害訴訟でいきなり無効判断が出来るよ
うになりましたから、なにも限定解釈する必要はなくなっているはずです。
それで、米国と同じようになっても良いのですが、そういう訳でもないよう
に思います。

| また、自社の製品あるいは使われている技術が特許に関係するかどうか、
| 日本であれば特許庁に判定を求めることができますが、米国では裁判以外に方法はな
| いのでしょうか。

　日本での特許庁の判定に相当する、公的なものはないですね。自分の依頼
先の弁護士に相談して、また相手と折衝して、最終的には裁判所の判断によ
る、ということだと思います。

　そういう意味では、判定も、参考意見が出されるだけではありますよね。

2004年4月2日 (Fri) 13:43 松本直樹

以上

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