平成八年(ワ)第七〇二五号特許出願公告に基づく仮保護の権利侵害禁止請求事件 口頭弁論終結の日 平成一〇年一〇月五日 (平成一一年一月二九日判決言渡/同日原本領収/裁判所書記官) 判決 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウォルサム、ヒッコリー・ドライブ二一       原告 サミット・テクノロジー・インコーポレー          テッド       右代表者 ピーター・ワットマン オランダ国一〇七一デーェー・アムステルダム、ミューセウムプレイン一一       原告 サミット・テクノロジー・アイルランド・          ビー・ヴィー       右代表者 デイビッド・エフ・ミューラー       原告ら訴訟代理人弁護士 近藤恵嗣 愛知県蒲郡市栄町七番九号       被告 株式会社ニデック       右代表者代表取締役 小澤秀雄       右訴訟代理人弁護士 松本直樹       同         赤堀文信 主文 一 原告らの請求をいずれも棄却する。 ニ 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第一 請求    被告は、別紙物件目録記載の外科的装置を製造し、販売してはならない。 第二 事案の概要  一 争いのない事実   1 原告らは、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許発明を「本    件発明」という。)を共有する。     特許番号 第二一二五三一三号     発明の名称   目の角膜の曲率を修正するための外科的装置     出願年月日   昭和六一年一月三〇日     出順公告年月日 平成七年一二月二五日     登録年月日   平成九年一月一三日     特許請求の範囲 放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片(2、16)             形式のゾーンを切除することによる目の角膜(1)の             曲率を少なくとも部分的に修正するための外科的な装             置であって、角膜物質の光分解を許容するために、そ             の波長が〇・二μm近傍のビームを放出することので             きる光源(31)と、除去されるべき角膜の前記ゾー             ン上に前記ビームを指向させて、前記ゾーンの部分上             に光スポツトを形成させる光学装置(12)とを備え             た目の角膜の曲率を修正するための外科的装置におい             て、角膜上の前記光スポツトの面積を進行的に変化さ             せることにより、除去されるべき前記ゾーンの全てを             前記光スポツトによって走査するための手段(8、1             3、15、20、21、23)を含み、前記レンズ状             の薄片の厚みが大きい部分に対応する前記ゾーンは前             記ビームに長く露光され、逆に前記レンズ状の薄片の             厚みが小さい部分に対応する前記ゾーンは前記ビーム             に短く露光されることを特徴とする目の角膜の曲率を             修正するための外科的装置。            (右番号は、別添特許公報記載の図面の番号を指す。)   2 本件発明の構成要件を分説すると、次のとおりである(以下、本件発明の   構成要件は、「構成要件A」のように記号により記載する。)。    A 放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片形式のゾーンを切除することに    よる目の角膜の曲率を少なくとも部分的に修正するための外科的な装置で    あつて、    B 角膜物質の光分解を許容するために、その波長が〇・二μm近傍のビー    ムを放出することのできる光源と、    C 除去されるべき角膜の前記ゾーン上に前記ビームを指向させて、前記ゾ    ーンの部分上に光スポツトを形成させる光学装置とを備えた目の角膜の曲    率を修正するための外科的装置において、    D 角膜上の前記光スポツトの面積を進行的に変化させることにより、除去    されるべき前記ゾーンの全てを前記光スポツトによって走査するための手    段を含み、    E 前記レンズ状の薄片の厚みが大きい部分に対応する前記ゾーンは前記ビ    ームに長く露光され、逆に前記レンズ状の薄片の厚みが小さい部分に対応    する前記ゾーンは前記ビームに短く露光されることを特徴とする目の角膜    の曲率を修正するための外科的装置。   3 被告は、業として、別紙物件目録記載の外科的装置(以下「被告装置」と   いう。)を製造している。   4 被告装置は、構成要件A、Bを充足する。  二 本件は、原告らが、被告に対し、被告装置の製造販売が、原告らの共有する  本件持許権を侵害するものであるとして、本件特許権に基づき、被告装置の製  造販売の差止めを求めている事案である。  三 争点   1 被告装置は、構成要件Cを充足するか。   2 被告装置は、構成要件Dを充足するか。   3 被告装置は、構成要件Eを充足するか。   4 原告らは、信義則上特許権を行使することができないか。  四 争点に関する当事者の主張   1 争点1について   (一)原告らの主張     被告装置は、リニアスキヤンミラー(2)、投影レンズ(7)及びイメ    ージローテーター(4)によりビームを指向させ、角膜上に光スポツトを    形成させる光学系を有するから、被告装置は構成要件Cを充足する。   (二)被告の主張     原告らの主張を争う。   2 争点2について   (一)原告らの主張   (1)被告装置の作動は、近視の治療を例にとると、次のとおりである。     被告装置においては、パルス状に発光する長方形断面のレーザービー    ムが使用されているが、途中に絞りが存在し、眼球上に絞りの像が結像    されるから、一パルスによって眼球上に形成される光スポットの形状は、    長方形を絞りの像で切り取った形になり、絞りの形状が円形の場合は、    光スポツトの形状は、別紙説明図面記載の説明図1(以下、別紙説明図    面記載の説明図は、「説明図1」のように番号により記載する。)のと    おりとなる。     眼球上における、長方形を絞りの像で切り取った形の光スポツトがリ    ニアスキヤンミラーの作動により一端から他端まで一行程移動すると    (これは、スキヤンの一行程ということができる。)、その間に、光ス    ポットは、重ね合わされ又は継ぎ合わされて、維ぎ合わせ領域は、説明    図・2のようになる。     次に、絞りが開かれると、長方形を切り取る絞りの像が大きくなるた    め、これに従って、説明図3に示すとおり、眼球此における光スポツト    も、大きくなる。     絞りが開かれた伏態で、光スポツトが一端から他端まで}行程移動す    ると、光スポツトによる継ぎ合わせ領域は、説明図4のようになる。     説明図2の行程の後に説明図4の行程が行われることにより、説明図    2の領域は、二行程にわたつて露光され、説明図4の領域と説明図2の    領域の差の部分は、一行程だけ露光される。これにより、説明図2の領    域、すなわち眼球の中央部の角膜がより多く切除され、近視の治療にな    る。   (2)@「進行」とは、時間と共に前に進み、後戻りしないことを意味する     から、構成要件Dの「進行的」変化とは、「時間の経過と共に、順次、     一定の方向に変化し、後戻りしない変化」を意味する。     A被告装置の作動の経過は右1のとおりであり、このうち、説明図1     と説明図3を比較すると、光スポツトの面積は、行きつ戻りつするこ     となく一定の方向に変化している。したがって、説明図1から説明図     3への光スポツトの面積の変化は、構成要件Dの「角膜上の前記光ス     ポットの面積を進行的に変化させる」という要件を充足する。   (3)@本件発明においては、光スポツドの面積の変化がなければゾーンの     すべての走査ができないという意味で、光スポツトの面積が変化する     ことが必要であるが、面積の変化のみによってゾーンのすべてを走査     することは必要ではなく、ゾーンのすべてを走査するために面積の変     化以外の構成が存在することを排除していない。      本件公報の特許請求の範囲の請求項3は、「前記光スポツドが複数     個の相異なる連続的な場所を占有するようにさせるための走査手段     (23、30)を含んでいることを特徴とする請求の範囲第1項記載     の目の角膜の曲率を修正するための外科的装置」であり、場所の変化     によつて切除されるべきゾーンを走査する装匿であるが、請求項3は、     訂正によって削除されず、存置されているから、構成要件Dは、請求     項3に記載されたような、場所の変化により切除されるべきゾーンを     走査することも含む。     A被告装置は、リニアスキヤンミラー(2)をリニアスキヤンミラー     駆動装置(3)で駆動し、絞り(5)を絞り駆動装置(6)で駆動す     ることにより、角膜上の光スポツトの面積及び位置を順次変化させ、     角膜上の切除されるべきゾーン全体にビームを照射するものであり、     右面積の変化は、右2のとおり進行的変化ということができるから、     被告装置は、構成要件Dの「角膜上の前記光スポツトの面積を進行的     ド変化させることにより、除去されるべき前記ゾーンの全てを前記光     スポツトによって走査するための手段を含み」という要件を充足する。   (二)被告の主張   (1)被告装置の作動は、近視の治療を例にとると、次のとおりである。     被告装置のスキヤンの一行程は、ビームが、説明図6ないし説明図1    0の長方形の「1」から「10」まで移動することにより行われ、ビー    ムにより長方形「4」に光スポツトが形成されたときは、説明図6のよ    うな光スポツトが形成され、その後、説明図7、説明図8、説明図9の    ような光スポツトが形成されていく。     スキヤンの一行程が終わると、絞りが一段階開き、光スポットの外周    の曲線を形成する円は、説明図6の円Aから円Bになる。それと共に、    イメージローテーターにより、光スポツトが説明図10のように回転す    る、そして、再び、左端から右端までビームが移動し、長方形「1」か    ら「10」まで光スポツトが形成される,   (2)@構成要件Dの「進行的に変化させる」の「進行的」とは、本件公報     の発明の詳細な説明を参酌すると、レンズ又は絞りを角膜に対して動     かすこと(本件公報第3図、第4図で示されている実施例のようなも     の)を意味し、そうでなくとも、「進行的に変化させる」とは、徐々     に連続的に変化させることを意味する。     A被告装置において、レンズ又は絞りを角膜に対して動かすことはな     い。     B原告らが進行的変化であると主張する説明図1から説明図3への変     化をみても、被告装置は、説明図1の照射の後、光スポツトを端まで     スキャンしていって、その後に説明図3の照射をするから、説明図1     と説明図3は、時間的に連続しておらず、徐々に連続的に変化すると     いうことはない。また、被告装置の絞りの大きさは、説明図1の状態     から説明図3の状態のように、不連続に飛び飛びに変化するので、こ     の点からしても、徐々に連続的に変化するということはない。   (3)構成要件Dは、「角膜上の前記光スポツトの面積を進行的に変化させ    ることにより、除去されるべき前記ゾーンの全てを前記光スポツトによ    って走査するための手段を含み」というものであるから、面積の変化に    よってゾーンの全てを走査することは必須であって、光スポツトは、そ    の最大時には切除されるべきゾーンのすべてを覆わなければならない。     ところが、被告装置においては、絞りが最も開いている状態でも、矩形    の光スポツトが照射されるだけであり、その光スポツトの面積は、切除    されるべきゾーンの一〇分の一程度に過ぎず、そのすべてを覆うことは    ないから、被告装置は、面積の変化によってゾーンの全てを走査してお    らず、構成要件Dを充足しない。   3 争点3について   (一)原告らの主張     被告装置においては、角膜から切除されるレンズ状の薄片形式のゾーン    の厚みの分析データをデータ入力装置(9)から入力し、このデータによ    つてリニアスキヤンミラー駆動装置(3)及び絞り駆動装置(6)が制御    され、その結果、角膜において、切除される厚みの大きい部分はビームに    長時間さらされ、切除される厚みの小さい部分はビームに短特間さらされ    るから、被告装置は構成要件Eを充足する。   (二)被告の主張     原告らの主張を争う。   4 争点4について   (一)被告の主張     原告らは、特許庁の審査手続における意見書、無効審判手続における訂    正請求書において、「進行的」変化につき、レンズ若しくは絞りの前後動    又は連続的な変化を意味すると理解される内容の主張をし、本訴において、    当初は一方的な変化とは理解することができない内容の主張をしていたが、    途中で、一方的な変化を意味するとの主張を始めた。このように、原告ら    の主張は、特許庁の審査手続、審判手続、本訴において変遷し、矛盾して    いる、     特許請求の範囲の解釈について審査過程における主張と異なる主張を侵    害訴訟においてすることは信義則上許されないが、更に、原告ら主張のよ    うに特許庁の審査手続、審判手続、侵害訴訟において主張が変遷し、矛盾    している場合は、信義則により、原告らの特許権の行使自体が禁じられる    べきである。   (二)原告らの主張     被告の主張を争う。 第三 当裁判所の判断  一 争点2について判断する。   1 甲第一号証、第四号証、第五号証、乙第四号証及び弁論の全趣旨によると、    構成要件Dは、本件特許権の登録時には、「角膜上の前記光スポツトの領域    を進行的に変化させることにより、除去されるべき前記ゾーンの全てを前記    光スポットによつて走査するための手段を含み」とされていたこと、被告は、    平成九年二月二一日、本件特許権につき無効審判を請求したこと、原告らは、    同年一〇月二三目、右審判手続の中で、構成要件Dの「光スポツトの領域」    という文言を「光スポツトの面積」に訂正し、発明の詳細な説明中の「領域」    という文言を「面積」と訂正することなどを内容とする訂正請求を行ったこ    と、平成一〇年三月四目付けで、特許庁は、右訂正を認め、無効審判請求は    成り立だないとする審決をしたこと、以上の各事実が認められる。   2 甲第二号証及び第三号証の各一、二及び弁論の全趣旨によると、被告装置    の作動は、近視の治療を例にとると、次のとおりであることが認められる。   (一)被告装置においては、パルス状に発光する長方形断面のレーザービーム    が使用されているが、途中に絞りが存在し、眼球上に絞りの像が結像され    るから、一パルスによって眼球上に形成される光スポツトの形状は、長方    形を絞りの像で切り取った形になり、絞りの形状が円形の場合は、光スポ    ットの形状は、説明図6ないし説明図10のようになる。   (二)スキヤンの一行程は、ビームが、説明図6ないし説明図10の長方形の    「1」から「1O」まで移動することにより行われ、ビームにより長方形    「4」に光スポツトが形成されたときは、説明図6のような光スポツトが    形成され、その後、説明図7、説明図8、説明図9のような光スポツトが    形成されていく。   (三)スキヤンの一行程が終わると、絞りが一段階開き、光スポツトの外周の    曲線を形成する円は、説明図6の円Aから円Bになる。それと共に、イメ    ージローテーターにより、光スポツトが説明図1Oのように回転する。そ    して、叫び、左端から右端までビームが移動し、長方形「1」から「10」    まで光スポツトが形成される,   (四)このようにして、説明図6の円Aの部分は二行程にわたって露光され、    円Aと円Bの間の部分は、一行程だけ露光され、これにより、円Aの部分    すなわち眼球の中央部の角膜がより多く切除され、近視の治療になる。   3 本件公報の発明の詳細な説明には、構成要件Dの「面積を進行的に変化さ    せる」という文言に関連して、面積を「前進的に変化させ」る(本件公報六    欄四二行、七欄六行ないし七行、二六行、三九行)と記載されているが、    「進行的」という文言の意味を特に説明し又は限定する記載はない。     したがって、「進行的」とは、その文言のとおり、時間の経過と共に、順    次、一定の方向に変化することを意味し、変化を「連続的」に限定する必要    はなく、「段階的」な変化も含むものと解され、まして、レンズ又は絞りを    角膜に対して動かすことに限定する理由はない。   4(一)ところで、「面積」とは、平面の広さを意味し、位置又は場所とは別個    の概念であって、「面積の変化」という場合、それは、広さが変わること    を意昧する。これに対し、「領域」は、面積の他、位置又は場所を含み得    る概念であり、「領域の変化」は、位置又は場所の変化を含み得るという    ことができる。しかるところ、原告らは、前記1認定のとおり、構成要件    Dにつき、「領域」という文言を「面積」という文言に訂正したものであ    る。     また、構成要件Dの「除去されるべき前記ゾーンの全て」は、本件発明    の構成要件Aに照らすと、目の角膜において、放射状に厚みが変化するレ    ンズ状の薄片が除去されるゾーン全体を指すものと解される。     そして、構成要件Dは、「角膜上の前記光スポットの面積を進行的に変    化させることにより、除去されるべき前記ゾーンの全てを前記光スポット    によって走査するための手段を含み」というものであるから、構成要件D    は、光スポツトの面積すなわち平面の広さを進行的に変化させることによ    り、放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片が除去されるゾーン全体を走    査することを意昧するものと解され、光スポットの面積を進行的に変化さ    せることのみでは、右ゾーン全体を走査することができないものは、文言    上、横成要件Dを充足するということはできない。   (二)原告らは、前記1認定の訂正に係る訂正請求書(乙第四号証)において、    「本件発明は・・・除去されるべき角膜上に光スポツトを形成させ、この    角膜上の光スポットによる照射中光スポツトの面積を進行的に増加または    減少させることによつて角膜のレンズ状の薄片ゾーンの一郎について上記    光スボツトの面積にわたりゾーンの厚み方向に削除していくものであり、    このために除去されるべきゾーンの全てにわたり事実上、上記光スポツト    の面積を漸進的に増減変化させながらゾーンの全体的な面積を走査する走    査平段を具備してなるものである」(訂正請求書六ぺージー五行ないし二    二行)、「本件特許発明については、角膜上に形成される光スポツトはそ    の面積を変動しながら走査され、このような面積の連続的に可変な光スポ    ットで角膜を走査することにより角膜上の所定のゾーンを切除するもので    あることが明記されており、場所、位置、寸法あるいは形状を上位に観念    させる『領域』をよりー層具体的にかつ明細書の記載に裏付けられて『面    積』に訂正するものであり」(訂正請求書ハページー一行ないし一六行)    と主張し、また、本件公報七欄四一行ないし四二行の「領域の変化は増大    または減少からもたらされるものであり」という記載を「面積の変化は角    膜七の光スポット寸法の増大または減少からもたらされるものであり」と    訂正するよう請求し、そのとおり訂正された。     このように、原告らは、訂正請求において、本件発明が、光スポットの    面積の進行的変化のみによつて、放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片    が除去されるゾーン全体を走査するものである旨の主張を行い、その請求    どおりの訂正が認められたのであり、本件発明が、右ゾーン全体を走査す    るために面積の進行的変化以外のものが必要であるとの主張はしていなか    ったものである。   (三)したがって、構成要件Dは、光スポツトの面積すなわち平面の広さを進    行的に変化させることにより、放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片が    除去されるゾーン全体を走査することを意味するのであつて、光スポット    の面積を進行的に変化させることのみでは、右ゾーン全体を走査すること    ができないものは、構成要件Dに含まれないというべきである。   (四)原告らは、特許請求の範囲の請求項3が訂正によって削除されず存置さ    れているから、構成要件Dは、場所の変化により切除されるべきゾーンを    走査する装置も含むと主張する。     しかし、請求項3は、実施態様項(昭和六二年法律第二七号による改正    前の特許法三六条四項)であり、必須要件項に記載された発明の構成の具    体化を示すものであって、必須要件項に記載された構成要件が訂正され、    発明の技術的範囲が限定された場合、その訂正に伴って削除されなくても、    訂正後の発明の構成との関係では、その具体化とはいえなくなり、実施態    様でなくなることもあり得るものである。本件においては、前記1認定の    とおり訂正がされ、本件発明の被術的範囲は、面積の進行的変化によつて    除去されるべきゾーンのすべてを走査するものに限定されたところ、請求    項3は、場所の変化によって除去されるべきゾーンを走査するものである    から、訂正後、請求項3は、本件発明の被術的範囲に含まれなくなり、本    件発明の実施態様ではなくなったものである。そして、本件公報中におい    て請求項3に対応する第2のモード(七欄四五行ないし八欄一三行)並び    に第I0図、第12図及びその説明箇所ご二欄二三行ないし三七行)も、    訂正後は、本件発明の実施態様又は実施例ではなくなったものである。し    たがって、請求項3が存置されているからといって、構成要件Dが、場所    の変化により切除されるべきゾーンを走査することを含むと解することは    できない。   5 そこで、被告装置が、構成要件Dを充足するかどうかについて検討する。     被告装置は、前記2(一)ないし(四)のとおり作動するものであり、スキャンの    一行程中における説明図6から説明図9への過程においては、光スポットの    面積が変化したということができ、また、スキャンの一行程における説明図    6と次の行程における説明図10を比較すると、光スポツトの面積が変化し    て大きくなったということができる。     右の面積の変化のうち説明図6から説明図9への過程における変化は、而    積が大きくなった後小さくなっており、一定の方向に変化していないことは    明らかであるから、進行的変化ではない。弁論の全趣旨によると、説明図6    から説明図I0への変化は、説明図6の前の行程や説明図I0の後の行程を    想定し、これらを含めて考えた場合、広がる方向にしか変化しないものと認    められるから、進行的変化ということができる。イメージローテーターによ    る回転(前記22)は、この認定を左右するものではない。     しかし、被告装置において、放射状に厚みが変化するレンズ伏の薄片が除    去されるゾーン全体は、右の光スポツトの面積の進行的変化及び光スポツト    の位置が長方形「1」から「10」まで順次変わることによつて走査される    のであって、右の光スポツトの面積の進行的変化のみによって、放射状に厚    みが変化するレンズ状の薄片が除去されるゾーン全体が走査されるものでは    ない。     その他、被告装置において、光スポツトの面積を進行的に変化させること    により、放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片が除去されるゾーン全体を    走査するものというべき事実を認めることはできない。     したがって、被告装置は構成要件Dを充足しない。  ニ よつて、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求は理由がな   いから、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第二九部    裁判長裁判官 森義之       裁判官 榎戸道也       裁判官 中平健 物件目録  左記の構成要素を有し、添付第一図記載のごとく構成された角膜用外科的装置 記 1アルゴン・フッ素混合形式のエクシマ・レーザ発生器 2リニアスキャンミラー 3リニアスキャンミラー駆動装置(図示せず) 4イメージローテーター 5絞り 6絞り駆動装置(図示せず) 7投影レンズ 8制御装置(図示せず) 9データ入力装置(図示せず) (各構成要素の説明)  1アルゴン・フッ素混合形式のエクシマ・レーザ発生器(1)    レーザ‐‐発生器(1)は、約三〇ミリ秒の間隔でパルス状に発光して波長   〇・一九三μの紫外線を発生する。発生する紫外線ビームは、ビーム断面が   細長い長方形であり、添付第二図において影をもって示されるような強度分   布を有する。このビームは、後述の絞りがなければ、同図記載のような光ス   ポットを眼球上に形成する。  2リニアスキャンミラー(2)及び同駆動装置(3)    リニアスキャンミラー(2)は、同駆動装置(3)によって添付第】図の   矢印方向に駆動され、眼球上で前記長方形の光スポットの形成される位置を   順次ずらす。これにより、後述の絞りがなければ、約〇・三秒で、添付第三   図に示されているように、前記長方形の光スポヅトの複数によって眼球上に   略正方形の領域が形成される。  3イメージローテーター(4)    イメージローテーター(4)は、眼球のほぽ中央を中心として、前記長方   形の光スポットの形成される位置を回転させる。  4絞り(5)及び同駆動装置(6)    絞り(5)は、近視及び乱視の治療に用いられ、前記紫外線ビームの一部   を遮断することにより、眼球上に現実に形成される光スボットの形状及び大   きさを、前記長方形の一部分に限定する。絞り(5)は、同駆動装置(6)   によって駆勤されるが、前記り二アスキャンミラー(2)の動きによって長   方形の光スポットが一端から池端に移動する少なくとも一行程の間は同一に   保特され、一行程終了毎に、または、複数行程終了毎に、その半径及び/又   は形状を変える。その結果、前記り二アスキャンミラー(2)の一行程また   は複数行程の間に現実に紫外線が照射される眼球上の領域は、各瞬間に照射   されるスポットがスキャンされていったところを重ね合わせたまたは継ぎ合   わせた領域となるが、この「継ぎ合わせた領域」は、一削記の略正方形ではな   く、絞りの形に対応した形になる。近視の治療の場合には、これは、半径が   順次異なる円になり、乱視の治療の場合には、円の一部を順次切り取った形   になる。  5投影レンズ(7)    投影レンズ(7)は、眼球上に絞りの像を結像させる位置関係に置かれる。  6制御装置(8)    制御装置(8)は、リニアスキャンミラー(2)、イメージローテーター   (4)及び絞り(5)等の動きを制御して、相互に同期して動くようにす   る。  7データ入力装置(9)    データ入力装置(9)は、角膜の切除量等についてのデータを入力するた   めに用いられる。このデータに従って、制御装置(8)は絞り駆動装置(5)   を制御する。                                 以 上