任意的当事者系再審査

　近時の立法により、従来の再審査手続きに加えて、任意的当事者系再審査が新設された。従来からの再審査に比べて、請求人の手続き関与を保障するという点に特徴がある。本稿では、従来からの再審査手続きの概要を振り返った上で、新制度の特徴と問題点などを検討する。

目次
１ 再審査制度
２ 当事者系再審査
３ 共通点
４ 再主張の禁止
５ 違憲の疑い
６ 訴訟での判断との相互関係
７ 当事者系再審査は請求人にとって有利か？

　まず、従来からの再審査制度について概観する。

1.1 米国における特許の無効化

　米国では、一旦成立して登録されている特許権でも、特許性に瑕疵がある場合には、侵害訴訟の場面で無効との判断が下される。しかも、この判断は、無効との判断については事実上の対世効がある。これは、１９７１年のブロンダータング事件連邦最高裁判決（Blonder-Tongue v. University Of Illinois Foundation, 402 U.S. 313 (1971)）で、無効判決の第三者による援用が認められた結果である。無効と判断する判決が下されても、それだけで登録が抹消されるわけではないが、ＰＴＯのファイルにもその旨が綴られた上で、第三者もその結論を援用できるようになるから、事実上は対世的無効となる。

　米国では、特許出願が審査され特許が成立した後の段階での、特許性の瑕疵の問題の処理は、このような形で専ら裁判所によってなされてきた。しかし、すべての特許について裁判によって白黒が付けられるわけではない。訴訟が提起されていない段階ても、瑕疵ある特許権は、仮に訴訟となればそのままで無効主張が出来るのであるから、それ自体で実質的に無効であるとも言えるが、しかしそれだけでは登録は維持されたままであるし、果たして無効とされるものかどうか不明確な状態が続くことになる。

1.2 再審査制度の必要性とその限界

　仮に無効とされるべき特許なのであれば、そのような実質無効な特許が登録されたままでいることは、望ましい状態ではない。訴訟によるまでもなくそれを明らかにする手続きが存在するのが望ましいと言える。このための制度として、１９８１年に再審査制度（reexamination）が導入された（１９８１年７月１日施行）。再審査制度により、先行特許または先行文献に基づいての公知または自明であるという瑕疵がある特許に対しては、誰でもが請求をしてその結果として特許の登録を抹消することが出来るようになった。

　しかし、この制度は、そのような特許登録抹消のための手続きとしては、十分に活用されてはいない。その理由として、同制度が請求人の関与の機会を十分に保障していないことなどが指摘されている。

1.3 不十分な手続保障

　請求理由が先行特許および先行文献に限定されている（35 USC 302 および 35 USC 301）など、再審査制度は本来的に限界のある手続きではあるが、さらに問題なのは、請求人の手続きへの関与が限られていることである。

　特許権者以外の者が請求した場合を想定するが、請求人の主張の機会は極めて限定されている。基本的には、請求の時点での主張だけである。再審査の請求をＰＴＯが審査し、そこに一応の理由があると認められると、その後は通常の審査と同様の手続きとなり、特許権者とＰＴＯとの間のやり取りだけがなされ、請求人には関与の機会はない。

　なお、手続を開始する際に、特許権者が答弁書を提出すると、請求人はこれに再反論することができる（35 USC 304）という形で、もう１度だけ主張の機会が生じる。しかしこの場合でも、それ以降は通常の審査手続と同じになる。しかも、特許権者が答弁書を提出しない場合には、請求人に再主張の機会が与えられることもなく通常の審査手続となるので、一般的に、特許権者は、請求人に機会を与えないように答弁書を提出しないものと言われている。したがって請求人は、最初の請求だけしか主張の機会は無いものと考えなければならない。

1.4 現状

　以上のように請求人には十分な手続保障がなく、有利な結果を得る見込みが立たないため、再審査制度は、むしろ特許権者の側の武器と化しているようである（権利者が自ら請求した上で権利を維持することで、後に無効とされる可能性を減ずるのに使う）。さらに、勿論、再審査では根拠とできない理由での無効を主張するためには、再審査制度は役に立たない。特許侵害訴訟での無効主張によるか、特許権者を相手取った無効確認訴訟によるか、いずれにしても訴訟の形をとる必要があることになる。

　したがって、再審査制度の設けられた現在でも、直接に訴訟の場面で無効とすることが、特許要件を満たさない特許がＰＴＯで認められた場合に対する手当てとして主要なものである（拙稿「米国特許制度におけるＰＴＯと裁判所の役割」(『月刊国際法務戦略』１９９２年１０月号および１１月号、筆者のウェブページhttp://homepage3.nifty.com/nmat/にも掲載)参照）。

　このように、再審査制度は実効を上げていないため、１９８１年に再審査制度が設けられた際と同様の趣旨で、このたび改めて新設されたのが、任意的当事者系再審査である。

2.1 １９９９年の新法

　Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999 が、１９９９年１１月１９日に可決され、１１月２９日に大統領が署名して法律になった。その一部として、当事者系再審査（Optional Inter Partes Re-examination Procedure）の制度が新設された。この法律は非常に大部なものであるが、その中で TITLE IV - Inventor Protection が特許に関するもので、さらにその中に Subtitle A から Subtitle H まであるうちで、ビジネスメソッド特許についての先使用権を認める Subtitle C、First Inventor Defense などと並んで、Subtitle F に Optional Inter Partes Re-examination Procedure、すなわち当事者系再審査に関する規定がある。

　この法典の作られ方からも明らかなように、今回の立法作業にはかなりの紆余曲折があり、最終的には非常に広範な法律の一部として成立したものである。この起草作業においていろいろな無理があるようで、条文起草に疑問のある点もいくつか見られる。

2.2 目的

　この新制度は、特許の有効性に関しての民事訴訟を減らすことを目指しての新しい手続であるとされる。再審査は、訴訟に比べてはるかにコストがかからないとされ、それを充実させるのが趣旨だとされる。従来との一番の違いは、Inter Partes と名付けられていることからも明らかな通り、請求人の手続き関与が保障されることである。

2.3 概要

　当事者系再審査の手続きは、基本的には従来の再審査と同様であるが、請求があるとＰＴＯが substantial new question が提起されたかどうかを３ヶ月以内に判断し、それがあると認められると、本来の再審査手続きが開始される。従来と違うのは、その中で或る程度まで対審的な手続がなされることであり、これが３１４条に規定されている。請求人の方もさらに主張を追加することができる。この当事者系再審査手続きでは、請求人は、権利者からの反論に対する再反論を内容とする written comments を提出できることになっている。

　また、不利な結論に対しては、上訴ができる。ただし、ＰＴＯのボードへの上訴は両当事者が可能であるが、請求人が出来るのはそれだけであり、裁判所への上訴は認められていない（35 USC 315(a)と同(b)）。

　再審査の結果として特許が維持された場合には、請求人は、後の訴訟において、再審査手続きにおいて提起したまたは提起できた理由を根拠として、特許の無効を主張をすることが禁じられる（35 USC 315(c)）。

　新制度の発効日は、法律の発効日であるが、その日以降の出願にかかる特許に対してだけ請求できる（〜 and shall apply to any patent that issues from an original application filed in the United States on or after that date. と規定されている）。したがって、当事者系再審査の実例がでてくるまでには、まだ時間がかかる。

　この新制度は、請求人が選択した場合には、ＰＴＯ限りで有効性の判断を終わらせてしまうものであり、後の民事訴訟で有効性が問題とならなくなるという点をとらえれば、日本の現状と同じであるとも言える（日本の方は、最判平成１２年４月１１日によって権利濫用となる場合が改めて認められたから、これから変わってくるとも思われるが）。さらに言って、特許維持の場合にＰＴＯのボードで手続きが終わってしまうという意味では、日本よりも過激な制度である。無効審判についての東京高裁での審決取消訴訟を無くしたような仕組みなわけであるから。

　新制度である当事者系再審査は、従来からの再審査を基本としたものである。以下では、いくつかの共通点を確認の趣旨で考察する。

3.1 主張できる瑕疵

　まず、主張できる瑕疵には限定がある点が共通している。

　従来の再審査では、３０２条および３０１条により、再審査の請求理由と出来るのは先行特許または先行刊行物に基づく特許性の瑕疵（非新規または自明）に限られ、その他の瑕疵（公用公知に基づく主張や明細書の開示に関する瑕疵など）は請求理由と出来なかった。

　当事者系再審査でも、従来の再審査についての３０２条と同じく、３１１条(ａ)が３０１条を引いており、そこで、請求の理由と出来る事項は同じく先行特許または先行刊行物に基づく特許性の瑕疵に限られる。

　このように、再審査はいずれも限定された手続きであり、すべての瑕疵の問題を取り扱おうという制度ではない。

3.2 訴訟での判断を原則とする米国

　日本では、侵害訴訟の裁判所でも無効判断をするべきではないかという問題について、それが許されるにしても（解釈としてまたは立法的に）、裁判所がいきなり無効判断を下すのは新規性が無い場合だけに限定する（進歩性の問題やその他の無効理由については特許庁の手続きに任せる）、などの議論がなされることがある。

　比較してみると、この点について米国での実務は、ＰＴＯでの再審査手続きの方こそ無効事由について限定的なものであり、或る意味で日本での議論の逆になっているのであり、興味深い。米国においては、あくまでも裁判所で有効/無効を判断することが原則であり、無効判断について裁判所の権能を限定することは、ＰＴＯによる行政行為の適法性を裁判所が判断することを制限することになるから、認めがたい、ということのように思われる。

3.3 ２段構えの手続き

　また、いずれも２段構えの手続きになっている。この手続きには、日本の現行の付与後異議の制度と似たところがある（取消理由通知が発せられて初めてその先の手続きに進むものである点で）。

　従来からの再審査の場合も当事者系再審査の場合も、請求から３ヶ月以内に、ＰＴＯが、特許性についての実質的な新たな問題（substantial new question of patentability）が提起されているものかどうかを判断する（従来からの再審査について 35 USC 303(a)、当事者系再審査について 35 USC 312(a)）。ここで適切な問題が提起されていると判断されると、第２段階に入る。これ以後の手続きは一種の審査であり、正に「再審査」というべきものである。審査について規定が一般的に適用される旨、定められている（35 USC 305 ないし 35 USC 314(a)）。

　この際に、従来からの再審査では、通常の審査とまったく同様に、審査官と特許権者だけのやりとりになってしまい、請求人には手続き関与の保障がなかった。当事者系再審査では、審査をベースとした手続きではあるものの、請求人に手続き関与の保障がある（35 USC 314(b)）。また、特許維持が決定された場合には、請求人はＰＴＯのボードへ上訴することが出来る（35 USC 315(b)）。

　当事者系再審査については、再審査の結果として特許が維持された場合には（門前払いの場合は除かれる; ボードでも維持された場合およびボードへの上訴をしなかった場合）、侵害訴訟での抗弁の形を含めて、後の無効主張は出来ないということが明記されている（35 USC 315(c)）。

4.1 禁止の内容

　３１５条(ｃ)に明記されているところであるが、再審査を改めて請求することが禁じられるだけではなく、民事訴訟においてその有効性を争うのも禁じられる。それも、再審査で現実に検討された無効事由だけでなく、主張できた無効事由のすべてについて、有効性を争うことが禁止される。

　こうした状況を悲観的に考えるなら、当事者系再審査を請求するのは、かなりのリスクを伴うことになる。特許を無効と出来ればよいが、特許が維持された場合には、もはやその有効性を争えなくなってしまう。

　この制度には、このように、裁判所の判断を受けられなくなってしまう点で、憲法上の疑義もある。後にさらに検討する。

4.2 後に禁止される主張の内容

　もっとも、主張できた事由というのがどういう範囲のものになるのか、疑問が残るところがある。

　まず、主張できた事由、というところから、当時は入手不能だった新規発見証拠に基づく主張は許されるが（この趣旨が(ｃ)の第２文でも確認されている）、これがどこまでか、はっきりしないところがある。たとえば、入手可能だったがたまたま手元にはなかった証拠などをどう扱うことになるのか、問題である。この関係では、Sec.4607 の記述が３１５条(ｃ)と微妙に違っていることをどう解するかも問題となる。

　また、再審査で提起可能なのは先行特許または先行文献に基づく瑕疵に限られることをどう考えるか、という問題もある。３１５条(ｃ)の規定から言って、これ以外の根拠によるのであれば、後の訴訟において無効主張することも可能なはずである。ここで普通に想定されるのは、たとえば、開示の問題や、文献になっていない公然実施に基づく主張であろう。おそらくはそうした主張は許されるのであろうが、ならば、文献公知の主体と同じ者の公然実施を後に主張するのは認められるのであろうか。それも、現実に再審査で審理した文献と同じ主体による公然実施ならどうか。必ずしも明らかでない。

　もっとも、さらに考えると、当事者系再審査での主張可能なのが先行特許または先行文献に基づく瑕疵に本当に限られるかどうかも、疑問無しとしない。３０１条を引いているのは、再審査請求についての３１１条(ａ)であり、請求の際には限定があることが明白であるものの、その後の主張が出来ないのかどうかは明確ではない。

　一応は、限定があるということだとは思われる。請求人は、ＰＴＯのアクションやそれに対する特許権者の反論において提起された事項への主張（written comments）が出来るとされているのみで（35 USC 314条(b)(3)）、新たな主張が出来るとされているわけではないからである。この辺りは、規定がはっきりしておらず、当事者系の手続きであることを十分に考えた条文になっていないように見える。

4.3 ダミーを使うことについて

　当事者系再審査を請求するについては、利害関係などの要件が要求されていない。そこで、３１５条(ｃ)による再主張禁止のリスクを避けるために、請求の名義を他の法人あるいは自然人にする、という手法が魅力的にも見える。

　しかしこれには、却ってかなりのリスクがあると思われる。

　要件が要求されていない以上は、そのダミー自身が真の請求人であり、そこに不当はないとの理屈もあるかも知れない。しかし、３１１条(ｂ)(１)が請求書においては real party in interest を表示することを求めていることに加えて、こうしたダミーを使うというやり方は、再主張を禁止する法制度に対して、不当な回避であるとの議論の方が常識的であろう。そうすると、制裁を受けることになる可能性があると思われる。特に、米国では、ディスカバリーを通じてこのような不都合な情報も明るみに出る可能性が相当に存在することに留意しておくべきである。

　当事者系再審査は、特許維持の場合の請求人の再主張を禁止している点で、憲法違反の疑いがある。

5.1 違憲の可能性

　上記のように、当事者系再審査による再審査手続開始の後に特許が維持された場合には、請求人は、再度再審査を請求することが禁じられ、さらに後に訴訟で有効性を争うことも出来なくなる。

　しかも、特許権者は特許が否定されるとフェデラル・サーキットへ上訴できるが、請求人は特許が維持された場合でも裁判所への上訴は出来ない。一旦、当事者系再審査を請求すると、ボードまでの手続で勝てば良いが、そうでないと裁判所の判断（有効性に関する判断）を受けることがまったく出来なくなってしまう（もっとも、門前払いの場合には拘束が無いが、現実的に意味のある話ではない）。

　これは、請求人が自ら選択して手続きをとった場合のことであるというところに救いはあるものの、裁判所の判断を全然受けられなくなってしまうという点で、いかにも合憲性に疑問がある。

5.2 違憲の可能性の起草者による自覚

　それをこの法律の起草者も半ば認めているのではないかと思われる記述がある。成立した法案の Sec.4607 が、上記の３１５条(ｃ)とほぼ同様の記述をしているが（USCはもともとは、成立していた法律を編集したものであるが、現在の立法ではそれをどのように直すかを指定する形を取るのが通例であるので、このような重複的な記述が生じる）、その後半に、「このセクションの執行が認められない場合でも、他の条項の効力はその結果として否定されるものではない。（If this section is held to be unenforceable,the enforceability of the remainder of this subtitle or of this title shall not be denied as a result.）」との文言がある。これはどうも違憲無効だとされることを予期しているかのように見える。

5.3 任意的であることによる合理化

　裁判所の判断を受けられなくても合憲だとの議論としては、この手続きはあくまでも請求人の任意の選択によるものである、という根拠によることが考えられよう。当事者系再審査を請求することは、この点についての裁判を受ける権利の自発的な放棄を意味しているのであり、よって裁判所による判断が受けられなくても合憲である、という議論である。

　確かに、請求人の権利（裁判を受ける権利）の問題点だけであれば、任意的であることから、説明を付けられる可能性もある。名称に、任意的（optional）との言葉を付しているのは、これを期待してのことと思われる。

5.4 やはり合憲性は疑問

　しかしさらに考えると、別の方向からの問題に気付かされる。

　当事者系再審査で特許が維持された場合、その当事者間の訴訟を担当する裁判所は、特許の有効性を否定できない、という状況に置かれることになる。しかも、その根拠とされる判断は、裁判所によるものでもなく、ＰＴＯの判断に過ぎない。特許の有効性について、裁判所がＰＴＯという行政庁の判断に拘束される、という状況は、米国での三権分立の考え方からすると、容認しがたいことのように思われる。

　筆者には、この制度はやはり違憲であろうと思われる。もっとも、後述のように、この制度を敢えて利用しようとする請求人がどれだけいるか疑問であり、そのため憲法問題を議論する機会がすぐに現れるかどうかは不明である。この点についての判断が下されるのは相当に先のことになるようにも思われる。無効とされるべき特許がペンディングな状態に残るのを避けるための立法であるのに、それ自体の有効性について疑問な状態が続くであろうというのは、はなはだ皮肉な状況である。

　ここで改めて、再審査と訴訟の相互関係についてまとめておく。両手続きの前後関係によって分けて考える。

6.1 再審査が先行の場合

　まず、再審査の結論が先行する場合を考える。それによって特許が否定された場合には、もはや特許が存在しないのであるから、侵害訴訟ではそのように扱うほかない。

　特許が維持された場合、従来からの再審査の場合は、後の訴訟において特許が存在するものとして審理されるが、無効と判断される可能性は残り、それも再審査手続きで検討された問題点についても無効との判断の可能性も残る。もっとも、再審査の判断が影響を与えることは当然であり、特に、有効性の推定がある上にそうした影響があるのだから、無効主張は相当に難しくなるべきものではある。

　当事者系再審査で特許が維持された場合には、同じ当事者については、後の訴訟での無効主張が禁じられる。ただし、その範囲については既に議論したような問題がある。

6.2 訴訟が先行の場合

　訴訟の結論が先行して下された場合、それが特許無効の判断であれば、既述のブロンダータング事件最高裁判決から言って、後の再審査手続きもそれに拘束されて特許が否定されるはずである。もっとも、そうした場合にわざわざ再審査の提起をする必要があるか、疑問である。

　無効ではないとする判断の場合も、３１７条(ｂ)によれば、もはや当事者系再審査を請求することは、既に提起したまたは提起できた理由に基づいては許されなくなる。訴訟での無効でないとの判断には、有効性の推定のために無効との判断を下すまでには至らない、という場合も含まれる訳であるが、そうした場合を含めて、許されないと規定されている。しかしさらに、当時は入手不能であった新規発見の先行技術に基づく場合は、禁止されない、と規定されている。

　これに対して、従来からの再審査手続きを請求することは可能であると思われる。そして、もしも、再審査手続きの結果として特許が否定された場合には、無効ではないとしていた判決も取り消されることになると思われる。もっとも、その手続きがどうなるのかははっきりしない。

7.1 証明責任

　理論的には、訴訟での無効主張よりも再審査の方が請求人にとって有利であるという見方もあり得る。証明責任の問題が、以下に説明するように、少なくとも理論上は再審査の方が特許の無効を主張する側に有利だからである。

　特許が成立している場合の裁判所の判断では、特許の有効性が推定されることになっており、無効と主張する侵害被疑者の側が証明責任を負担する（35 USC 282）。これに対して再審査は、文字通り改めて審査をすることであるので、特に有効性が推定されるわけではない。

　しかし、こうした理屈が大きな意味を持つのかどうかは、かなり疑問である。まず、訴訟では有効性の推定が働くとはいっても、ここで想定するべきは、従来ＰＴＯにおいて検討されていなかった先行特許や先行文献に基づく瑕疵の問題が提起されている状況であり、そうした場合には、有効性推定を覆すための敷居は決して高くはない。なるほど、こうした場合であっても有効性の推定自体が無くなるわけではないというのがフェデラル・サーキットの判例ではある。しかし、そうした場合には、比較的容易に無効証明が可能となるということもまたフェデラル・サーキットが認めていることである（Lindemann Maschinenfabrik BmbH v. American Hoist and Derrick Co., 730 F.2d 1452 (Fed. Cir. 1984).）。これは当然のことではある。

　さらに、一旦は成立している特許権を対象としていることを思うと、ＰＴＯの判断は、特許権者に有利なものとなることが期待されるように思われる。改めて審査をするという建前であって、有効性推定をしてはいないとは言うものの、現に１度は審査をパスした特許であるという事実は消えるものではない。ＰＴＯで改めて審査をする場合に、また特許を認める方向に流れがちではなかろうか、というのが想像されるところである。

7.2 切り離した手続きの不利

　筆者の想像では、たとえフェデラル・サーキットへの上訴の機会が与えられた場合ですら、当事者系再審査は請求人にとって余り有利ではない制度になると思われる。それは、侵害の場面と切り離して有効性を検討すると、それだけで、有効性維持の方向に偏りやすいと思われるからである。侵害訴訟の場面では、先行技術との関係と侵害被疑品との関係との両方を検討することになる。この両者のバランスから、特許権の行使にはおのずと限定が課されることになる。これに対して、有効性だけを検討するとなると、先行技術との些細な違いに着目して、特許を維持する方向に流れやすいように想像されるのである。

　判断主体がＰＴＯか裁判所かという問題もあるが、その要素に加えて、切り離すこと自体が請求人にとって不利になる面があると思われるということである。ましてや自分が負けた場合だけＰＴＯ限りだという新制度の現状では、請求人にとって余りにも不利である。

7.3 敢えて選択する場面

　こういうことを考えると、果たしてこの手続きをあえて選択することがあるのだろうか、という疑問が生じる。想像してみると、幾らコストがかからないと言われても、是が非でも無効にしないといけないと考えている当事者としては、この制度は選択できないと思われる。保障される手続きがＰＴＯ限りであるから、特に、実績も無い段階でこれをやろうとする当事者がいるのか、疑問である。

　使う当事者がいるとすれば、うまく無効になればそれを実施しよう、無効にならなければ実施しない、それでも構わない、といった考えの者であろう。

　手続き保障があるという割には不十分だということもあって、請求人の立場は有利なものではない。せめて裁判所への上訴ぐらいは認めないと、この制度を使う請求人がいないということになる可能性が大きいように思われる。

　（後記: このような制度となったのには、立法に際しての政治的妥協があるのだろう。）