1999年12月15日 米国における 特許を無効にする手続き 松　本　直　樹 ・ＰＴＯでの手続き....再審査、当事者系再審査（新法） ・裁判所での手続き....侵害訴訟の抗弁、無効確認訴訟 1. 裁判所の無効判断 1.1 特許法282条 　有効性の推定と、裁判所の手続きについての規定。 　clear and convincing の証明度。新証拠が提出されても、それ自体は変わらな い（達成され易くなることは否定できない）。もっとも、こうした証明度のレト リックには疑問を感じることも...。 1.2 無効判決の効果 　ブロンダータング事件最判により、無効判決が出ると他の者もそれを援用でき る。そこで、実質的に対世的に無効となる。 　ＰＴＯの登録が取り消されたりはしないが、特許法290条により、訴訟の提起 や判決があると、それが裁判所から特許庁に通知されてファイルに収められる。 この結果、特許に利害関係を持つ者は、訴訟の提起や結果を知ることができる （無効判決の援用の実効性がある）。 1.3 確認訴訟（有効/無効の判断をする場合） 　民事訴訟法2201条。紛争性（case and controversy）の必要。もっとも、非 侵害でも認められる（カーディナル事件最判）。 2. ブロンダータング事件（BLONDER-TONGUE v. UNIVERSITY FOUNDATION, 402 U.S. 313 (1971) ） 2.1 事案 　Isbell特許（USP3,210,767、60年5月の出願、65年10月成立、カラーテレビ受信に使え る広帯域単一指向性アンテナが内容）、権利者はイリノイ大学財団（University of Illinois Foundation）。 　最初の侵害訴訟の1つは、アイオワ州南部地区（被告はWinegard）。非陪審トラ イアルの結果、1967年、特許は自明故に無効とされた。68年、第8サーキット はこの判決を維持し、69年、裁量上告申立は採用されなかった。 　他方、66年、イリノイ州北部地区でも訴訟。ＢＴ社のシカゴの顧客が被告（な お、このケースではMayes特許も）。ＢＴが自ら被告となり、両特許は無効などと主張 した（他に、仮に有効だとしても侵害していない、独禁法違反、などの主張も）。こちらも非陪 審トライアル。68年6月27日、両特許は有効で侵害、との判決。70年、第7サー キットはこれを維持。ＢＴが裁量上告申立し、それが取り上げられた。 2.2 争点および結論 　サーキット間での矛盾した判断を上告理由としていたが、最高裁は、過去の判 例を維持するべきなのかどうか、それとも特許無効判決は拘束力を持つか、とい う問題設定をした。 　旧判例 Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936) では、 mutuality of estoppel の議論から、無効判決は後の別の被告に対する 訴訟を拘束しないとしていた。しかしＢＴ事件の当時にはすでに、他の分野では この議論は説得力を失っていた（旧時でも大分疑問だった; 旧判例の事案は、有効なクレー ムもあったもので、特殊な主張だった面あり）。それに追随する形で、ＢＴ最高裁判決は、 この議論を否定し、後の判決において別の被告が無効の判決を援用できるものと した。訴訟経済などが根拠。 3. カーディナル事件（CARDINAL CHEM. CO. v. MORTON INT'L, INC., 508 U.S. 83 (1993) ） 3.1 事案 　モートンは2件の特許の権利者。塩化ビニールの安定に役立つ化学物質。 　カーディナルに対する本件訴訟をサウスカロライナの地裁で提起。被告カー ディナルは、侵害を否定するとともに、特許無効を反訴請求。本件が地方裁判所 に係属している間に、モートンはさらに別の2件の訴訟を他の被告に対して提起。 1つはルイジアナ東部地区、もう1つはデラウエア。これらのケースの両方におい て、被告は、カーディナルの場合と同様に侵害を否認して、同時に無効確認を反 訴請求。 　3件についての中で最初に、88年、ルイジアナのケースが審理された。非侵害、 かつ特許は無効との結論。控訴審においてCAFCは、侵害がないとの判断を是認 して、無効との判断を取り消した。デラウェアのケースはペンディング。 　90年、本件が非陪審トライアル。サウスキャロライナ連邦地裁は、ルイジアナ 地裁と同様に、侵害は立証されなかったとし、特許は無効と判断した。 　控訴審においてやはり、非侵害を維持し、無効を取り消す判決が下された。 カーディナルが裁量上告を申立。モートンもこれに反対せず。 3.2 争点および結論 　CAFCの実務が争点。実務の先駆けとなったのは次の2件のケース: Vieau v. Japax, Inc., 823 F.2d 1510, 3 USPQ 2d 1094, (Fed.Cir. 1987)、Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (Fed.Cir. 1987)。 　元になった最高裁判例は、次の2件。Electrical Fittings Corp. v. Thomas & Betts Co., 307 U.S. 241 (1939)、反訴請求はなかった ケース。 　Altvater v. Freeman, 319 U.S. 359 (1943)、無効確認の反訴 請求があった場合、非侵害の場合でも有効性判断をするとしたが、侵害主張され ていた以外にもクレームおよび製品があった場合でその旨の指摘がされている。 　最高裁は、これらの自身の先例を維持しつつ、それによって現在のCAFCの実 務が要求されているものではないとして、検討をした。結論としては、反訴請求 があったなら、非侵害だというだけで有効無効の判断をしてはならないというこ とではない、と判示した。 3.3 コメント 　CAFCの実務にも係わらず、地裁が無効との判断を下していた理由（上級審で侵害 とされた場合のため; 事実審は一審制）。 　権利者の方も、CAFCの実務を批判していたことからすると、たとえ拘束力が 無くても、普通は無効判断に追随するものであることが分かる。 　また、少なくとも現在では、無効確認の反訴を必ず請求する実務になっている と思われる。 4. 再審査（reexamination） 　1981年からの新制度。 　無効理由が限定されている（特許か刊行物だけ）。手続開始を決定すると、その後 は審査と同じになり、申立人の手続き関与は保障されない。特許維持の場合も、 申立人に上訴の機会はない。日本の異議申立に似ている。 　282条による有効性推定が働かない。しかし、有効性を争う者によって活用さ れてはいない。 　再発行（reissue、訂正審判に近い）との共通性も（先行刊行物が新たに見付け られた場合に、有効性推定の実質を維持するために使われる）。そのような使われ 方しかしていないとも言われる。 5. 当事者系再審査（新法） 　本年11月19日可決（11月29日に大統領署名）の新法（Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999）の TITLE IV -- INVENTOR PROTECTION の Subtitle F. 5.1 手続き 　substantial new question が認められると、手続きが開始される （312条・313条）。 　対審的で、申立人に手続き保障あり（314条）。ただし、後の無効主張が禁じら れる（315条(c)とSEC. 4607. ESTOPPEL EFFECT OF REEXAMINATION、民事訴訟にお いても禁じられる）。 　ボードへの上訴は両当事者が可能であるが（315条(a)と(b)）、特許維持の場合 はその判断が最終で第三者申立人はCAFCへの上訴はできない（134条(c)）。特許 権者の方は、CAFCへの上訴ができる（141条）。 　対象となるのは、今後の出願だけ。 5.2 コメント 　282条による有効性推定が働かないはず。手続保障があり、上訴も可能（ボード へだけだが）。したがって、通常の訴訟で有効性を争うよりもむしろ有利だという 理屈にもなる。もしも活用されれば、有効性の判断はＰＴＯ限りになる（日本に近 づく）。 　しかしながら、活用されるようになるか、疑問。第三者は、ＰＴＯのボードま での手続きで、ここで一旦負けると、後に侵害訴訟において有効性を争うことで きなくなる（同じ根拠での主張は勿論許されず、可能だった根拠すべてで禁止さ れる）。有効性を争う者にとって非常に不利と思われる。合憲性にも疑問（裁判 を受ける権利、また陪審裁判を受ける権利、ただしこれは選択的な制度だからＯＫ か? また、上訴が制限される点も疑問）。 　明確に無効なものであれば、侵害訴訟よりも手続き的に簡便であるということ で選択されるかもしれないが、そのようなものであれば、そもそも正式の手続き を必要としない可能性も大きいと思う。あり得るのは、非常に安全を重視する者 が、取消された場合だけ実施する、というために請求する場合、くらいか?