侵害訴訟での無効判断

　北海道大学でのシンポジウムでレポートをしました。その際の準備メモに若干の加筆をしたものを以下に掲載します。

　題名からは若干ずれて、当事者系再審査の話とかもしていますが、重点は、侵害訴訟での無効判断について、米国の歴史を考察して、そこからＴＩ事件最判以降の問題を考えよう、というところにあります。　

目次
1. 米国の概要
2. ブロンダータング
3. カーディナル
4. 再審査、当事者系再審査
5. 日本の最判、ＴＩx富士通
6. 無効判断の効力（ブロンダータング事件最判との比較）
7. 無効判断の機会（カーディナル事件最判との比較）
8. 裁判所の判断の重要性
9. まとめ
10. 質疑応答

　米国では、以前から、侵害裁判所での無効判断があり得た。これは、米国特許法282条に明記されているし（有効性の推定と共に）、歴史の源流（英国における現代的特許制度の成立時）からそうだったと思われる。

　日本と違って、むしろ、裁判所の無効判断ばかり、だった。無効審判に相当するものが無かった。1977年の再発行制度変更や、81年からの再審査によって、或る程度はこれが出来たが、はなはだ不十分だった。修正の試みが最近なされた（任意的当事者系再審査）。4で後述する。

　裁判所での無効判断は、元々は相対効しか持たない。

　しかし、ブロンダータング事件最判（Blonder-Tongue Laboratories v. University Of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971)）で、ほぼ対世的になった。もっとも、その判決自体では、手続き保障の要件がかなり現実的なもののように書いてある（それによって対世効が否定される可能性が現にあるように書いてある）。

　現状は、そういうこと（対世効が否定されること）は殆ど無いというのが、普通の理解と思う。実例も知られていない。これは、ブロンダー最判が既存のもので、そう考えて当事者も行動するから、後から蒸し返しを許すべき場合というのはなおのこと登場しにくくなっているということだと思う。すなわち、対世効には強化される“循環”が存在する。

　カーディナル事件最判（Cardinal Chem. v. Morton Int'l, 508 U.S. 83 (1993)）は、非侵害でも無効認定をして良いとした1993年の最判。

　87年からのCAFCの実務で、無効かつ非侵害との地裁判決からの控訴事件において、控訴審が非侵害を維持する場合には、無効の点をそれだけの理由でルーティンに取り消していた。

　しかし、それでは両方向に難点があった。まず、せっかくの無効判断なのに、それが消えるので、後の行使の可能性が残る。そうすると、他の実施者が対応の労力を強制される（普通に考えれば、無効の特許なのに）。また、特許権者としても、良くはない。事実上の影響として、地裁の無効判断があったということが残り、それを本当に消し去る機会が無い。特許権者としても、むしろ、無効判断の中身を検討して欲しい。

　それで93年の最判は、無効確認請求の反訴がある限りは、非侵害であっても、それだけでは紛争は解消しておらず、無効判断もして良いのであり、中身も見ずに取り消す実務は認められない、とした。なお、それでも、まったくの非侵害でそれだけなら、やはり確認の利益が無いだろうが、侵害訴訟の提起があった以上は、確認の利益はある、という趣旨と思われる。

　米国では1981年に再審査制度が新設されたが、不十分と言われる。第三者請求人にとって主張機会の保障が無くて、弱すぎた。そのためなどで使われなかった。

　99年改正法で、任意的当事者系再審査が新設された。対審的な構造で、それなりの手続き保障がある。これまでとまったく違う。

　もっとも、第三者請求人の上訴は、ＰＴＯ限り。それでいて、後の無効主張が禁じられる。これには憲法上の疑問がある。それを起草者も自認しているように見える（後の無効主張を禁止する条項において、その条項が効力を否定されても他の部分の効力は残る、などと書いてある）。

　憲法問題で最初に気付くのは、裁判を受ける権利についての疑問であるが、それは、任意的だから良いのかも知れない。つまり、請求人はこれを放棄しているのだ、という説明が出来そうだ。そういうこともあるので、題名にまでわざわざ「任意的（OPTIONAL）」と付けているのだろう。

　しかしさらに問題がある。後の裁判所は、ＰＴＯの判断に拘束されることになる。これは、米国の憲法の考えからすると、かなり疑問。

　本年4月11日の最判（ＴＩx富士通）は、侵害訴訟における特許無効の判断を認めた。正確には、「無効理由が存在することが明らか」である場合について、権利濫用となることを認めた。

　この判決の意義を、限定的に理解することも出来る。判決のロジックでは、分割の前後で内容が実質的に同一だったことを前提にしているので、なるほどそれなら無効が明白なケースである。そういう範囲に限るとの理解も可能である。

　でも、実際の事案まで考えると、違う見方もある。このケースの両発明（分割の前後の）を同一だと理解するのは、とても大変。しかも、担当審査官は現に違う見解だったものである。この辺りからすると、それなりに大胆に無効判断することを許したケースのようにも読める。

　ＴＩ最判は、権利濫用というくらいで、相対効は、ことさらに明らか。

　しかし、実際にどうなるかは疑問。日本人のメンタリティなどから、一回無効と判断されると、それを覆すことは無いように思う。すなわち、ブロンダータング最判が無くても、同じことになるように思われる。おそらくそういう最判は出ないが、それは問題となるような状況が生じないからで（ブロンダーの事案は、実際に矛盾した判決が下級審で出たのだった）、むしろ事実上の対世効が定着してしまうのではないか。

　カーディナル事件最判も不要かと思う。地裁は、非侵害と認定しても、無効と考えた場合にはそれを判示する場合がありそうに想像される。それを上級審もわざわざ覆したりはしないだろう。上級審は、非侵害の点を覆すなら、無効の点を検討するが、被告敗訴の結論を維持する場合には、無効の点について何も言わないだろう、ということ。

　そうすると、カーディナル事件最判前の米国と、或る種共通する問題状況が生まれる可能性もある。一度無効とされると、事実無効では無かろうとも、その被告との関係で敗訴である限りは、無効との判断を争う手段が無い、という状況である。これは不当なことになることもあり得るが、その被告を相手にわざわざ始めたのだから、特許権者に多少の不利を課しても良いとの考えもあり得る。……シンポでは、この話を余り詰めなかった。

　それにしても、違う判断がされたりしないだろう。カーディナル事件での特許権者の主張を見ると、同事件最判以前の米国でも、一回無効が出ると、たとえ形の上ではそれが取り消されても、実際上は無効な特許と扱われていたようであるし。

　以上のような想像から、今後、日本でも裁判所の無効判断が重要となると予想する。そうなると、特許権の方から訴訟を知ることが出来た方がよいが、これが丁度出来ている。このたびの法改正による特許法168条3項。侵害訴訟の特許庁への通知。米国では、ブロンダー後の法改正で290条が出来たが、丁度早出回しにこの用意がされている。

　……シンポではこの話をするのを忘れた。

　日米の制度は、従来は対照的だったが、それが接近してきたと思う。

　考えてみれば、瑕疵ある特許は何にしても無効とすべきであり、それについて妙な限定をしていたのがおかしい。それを合理的にするということで、その結果として、接近している、ということだと見える。

　もっとも、米国の当事者系再審査の話を、それによって後の無効主張が禁止される点に注目して理解すると、日本のＴＩ事件最判とは逆方向、との捉え方も出来るかも知れない。しかし、この点の拘束はそれほど広範強力なものではないし、そもそも効力に疑問がある（憲法違反の疑いで；それはまたどの程度広範かによって変わってくるだろうが）。むしろ、実質的な無効審判に該当するものが初めて出来たと理解するのが適切と思う。

　スピーチ後のディスカッションの一部を、以下に、極簡単にメモしておきます。

a. 仲裁のアナロジー

　任意的当事者系再審査の有効判断の拘束力だが、ＰＴＯという行政庁の判断に拘束されるというと違憲のように見えるが、一種の仲裁と見れば、大丈夫かも知れない。

　……なるほど、そういう議論は、確かにあり得る。結論は難しい。

b. 変な裁判所の判断でも

　特許についての判断の用意が無いような裁判所の無効判断でも、それが後に効力を残して良いのか。

　……それが原告の選択の結果なのだから、効力を残して良いように思う。特に、現行民事訴訟法では東京か大阪の管轄が認められるのだから、それをわざわざ外す原告について、不備な裁判所の判断だからとの主張を認めるのはむしろおかしい（無効確認請求の場合は違う考慮もあり得るが）。

c. カーディナルは必要か?

　カーディナルとの比較で、田村先生から難しい設例が提示された。無効といわれた後で、救済を必要とすることがあるのではないか。無効かつ先使用権あり、という地裁判決に対して、先使用権の点では維持が当然という場合に、無効の点をどうするか。

　……なるほど、考えた方がよい場合がありそうだ。

　……でも、さらにその後考えてみると、その被告に対する権利行使が原告の選択であることを重視しても良いようにも思う。この辺り、上記7の後半では少し書いておいた。

d. ＴＩ事件最判の射程

　ＴＩ事件最判は、「無効理由が存在することが明らか」な場合についての判例であり、無効判断が許される場合は限られるのではないか?

　……事案の中身までみれば、必ずしも“特殊に無効が明白”という場合ではないと言える。その点からは、広く認めたものと理解できる余地があると思う。

　そして、広く認めるのが妥当だと思っている。それは、まず、侵害訴訟での無効判断を制限する議論は、侵害裁判所と特許庁との分担に根拠を求めることになろうが、それは、無効審判の存在理由にはなり得ても、侵害訴訟で無効判断が出来る状況になった場合にそれを認めないことの根拠とはならない。侵害の成否を検討する際には、全般的な技術判断が必要であり、無効判断が出来るのがむしろ当然だと思われる。

　また、分けるしかないという状況は、被告に不当に不利である。原告は、技術的範囲についての広狭の議論の使い分けをしがちである。